涉外定牌加工中商標侵權判定的檢視與再思考

李揚 李曉宇

〔摘要〕 涉外定牌加工中的商標侵權判定應堅持混淆可能性標準、馳名商標反淡化標準以及即發侵權法理的標準，否定以定牌加工不構成商標使用進而認定不構成商標侵權以及將“合理注意義務+實質性損害”作為判定涉外定牌加工侵權的做法。是否將定牌加工中的出口行為納入商標法規制范疇，取決于一國商標司法政策的考量。在法律屬性上應將涉外定牌加工認定為商標使用行為，但商標使用行為不是商標侵權判定的前置條件。在解釋論、立法論、法政策視點下，現階段不宜將涉外定牌加工認定為構成商標侵權。在“走出去”與“創新驅動”發展戰略下，我國馳名商標的海外市場與定牌加工產品所銷往的海外市場重疊時，可將相關公眾標準拓展至一般公眾標準，來判定定牌加工企業侵犯我國馳名商標權人的商標專用權。

〔關鍵詞〕 涉外定牌加工;商標侵權; 商標性使用;混淆可能性標準; 馳名商標保護

〔中圖分類號〕D923.43 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1000-4769（2019）05-0101-09

一、問題緣起

涉外定牌加工指的是國內加工企業接受境外委托人委托為其加工產品，并按照境外委托人要求貼附商標，產品全部出口到境外銷售的行為。①鑒于境外委托人要求國內加工方貼附的商標可能與國內商標權人的注冊商標相同或相似，因而涉外定牌加工是否侵害國內注冊商標權人商標權的問題常被提及。

對上述問題的解答，學者著述甚多，卻未達成一致意見，大致可分為三種觀點。第一種觀點是侵害論。王太平、張偉君等教授認為，考慮到我國當前商標保護政策與商標實踐操作，將涉外定牌加工定性為商標使用行為進而認定該行為構成商標侵權。②第二種觀點是非侵害論。張玉敏、劉迎霜等學者從非商標使用行為及利益衡量原則進行考量，主張涉外定牌加工不構成商標侵權。③第三種觀點為折中論。折中論又稱有條件的侵權論或者個案分析論。宋健、劉莉等法官認為，一般情形下涉外定牌加工行為不構成商標侵權，但國內被委托加工企業明知或應知定牌的商標為國內馳名商標或具有較高知名度的商標，境外委托方惡意搶注仍繼續接受委托的，應認定受托方未盡到合理注意義務，對國內注冊商標的商標權人造成實質性侵害，判定涉外定牌加工行為構成商標侵權。④學界各種爭論的背后，折射出不同學者對涉外定牌加工中商標侵權的判定標準、商標使用的法律性質以及商標法的政策性價值考量等問題上存在不同見解。但上述學者基本是從個案角度對涉外定牌加工商標侵權進行分析，未能從涉外定牌加工的歷史發展演變脈絡及我國基本國情上考量，也欠缺法解釋學與法哲學的高度。而在我國司法實踐中，由于缺乏統一的商標侵權判定標準，法院在審理涉外定牌加工商標侵權案件時往往舉棋不定，導致同案不同判的司法混亂現象。縱觀涉外定牌加工的審判結果及判決理由，法院對涉外定牌加工的態度大致從“涉外定牌加工行為構成商標侵權”轉變到“涉外定牌加工不構成商標侵權”再變化為“以合理注意義務+實質性損害作為個案審理標準”。涉外定牌加工侵權判定的三種結果呈交織并行的樣態。

定牌加工問題不僅影射定牌加工企業與商標權人之間的利益博弈，也反映了中國出口貿易、勞動就業以及經濟發展等基本民生問題。在“走出去”戰略與“一帶一路”發展格局之下，國內企業產品銷往海外的市場與定牌加工銷往市場重疊問題的出現，迫使商標法不得不對以下問題做出回應：涉外定牌加工中商標侵權的判定標準是什么？定牌加工行為是否構成商標法意義上的商標使用行為？商標使用行為是否作為判定商標侵權的前置條件？在法解釋學、法政策學、法哲學及立法論的視角下，能否為處理我國涉外定牌加工商標侵權糾紛做出妥善安排？本文試圖對上述問題進行重新梳理與檢討。

二、涉外定牌加工中商標侵權判定的司法考察

（一）以形式意義上的商標使用行為判定涉外定牌加工構成商標侵權

2013年新《商標法》頒布之前，本文收集判定涉外定牌加工構成商標侵權的典型案件共計6件。⑤法院做出侵害商標權判定的理由有二：一是商標的地域性原則。商標權人依本國法律在本國境內享有商標法意義上的排他性權利。商標法賦予商標權人全國范圍內的排他權，旨在保護商標標識背后的商譽，促進本國產業的發展。⑥商標的地域性意味著商標權并沒有域外效力，除非該標識依據他國法在該國境內因商標使用或注冊而獲得商標權。在涉外定牌加工過程中，國外委托方雖基于其本國法律在其國內享有商標專用權，但并不意味著在中國境內也享有商標權，除非其在中國境內也申請商標注冊登記。換言之，如果商標已被他人在中國境內注冊，境外委托方就應當尊重中國境內注冊商標權人的商標專用權，不能在中國國內使用其在本國注冊的商標。

二是法院根據2002年《商標法實施條例》第3條及2001年《商標法》第52條第1款的規定，判定涉外定牌加工行為構成商標侵權。上述條文規定只要“形式”上符合商標的使用即構成商標法意義上的商標使用行為，并未將“產生識別商品或服務來源的功能性效果”作為商標使用行為的構成要件。法院直接將條文中“商標相同或近似+商品相同或近似”作為商標侵權判定標準的做法，不過是簡單忠實地遵循了實定法的規定。簡單適用條文規定雖然得到內容合法的判決，但是案件判決產生的“社會效果”不佳，遭到社會各界的廣泛質疑。⑦將“形式”上的商標使用作為商標侵權判定的依據，擴大了商標權人的商標專用權的排他范圍，提升了定牌加工企業的法律風險與經營成本，忽視了商標法的目的在于禁止對商品或服務來源的標志的混淆性使用。

（二）認定涉外定牌加工為非商標使用行為進而判定不構成商標侵權

2013年新《商標法》頒布之后，法院傾向判定涉外定牌加工不構成商標侵權，理由有二：一是商標權的地域性原則。⑧根據商標權的地域性原則，獲得一國保護的商標依本國法律在其境內享有商標的排他權。同理，商標權的禁止權范圍同樣具有地域性，即商標權人無權禁止他人在其未取得商標權的其他國家中使用相同或類似的商標。商標權的地域性導致在不同的國家，相同或近似的商標可由不同的商標權人各自享有。不同的商標權人有權在其本國境內行使商標的積極權能。在涉外定牌加工中，商標的地域性原則導致相同商標或近似商標可由我國商標權人和其他國家的商標權人分別在其境內享有，我國注冊商標的商標權人無法禁止其他國家商標權人在其境內使用相同或類似的商標。

二是學界及判例通說認為涉外定牌加工貼附行為不構成商標意義上的使用行為。⑨該觀點主張商標最基本的功能在于保護商標的識別力，而商標只有在流通領域才能發揮區分商品或服務來源的功能。涉外定牌加工生產的產品全部銷往國外，并不流入中國市場，該標識未能在我國市場領域內發揮識別功能。據此認為涉外定牌加工中將商標貼附在產品上的行為并非“商標使用行為”，進而認定涉外定牌加工不構成商標侵權。

（三）根據“合理注意義務+實質性損害”標準判決涉外定牌加工的司法實踐

“合理注意義務+實質性損害”標準因“東風”案件被業界所熟知，但該標準并非“東風”案件首創。在“東風”案判決之前，福建省高級人民法院已經兩次運用該標準判決涉外定牌加工案件中定作人不構成商標侵權。⑩2015年“東風案”中，印尼的商標注冊人惡意搶注我國馳名商標，江蘇省高級人民法院二審運用“合理注意義務+實質性損害”標準，認為承攬人未盡合理注意義務，給國內商標權人造成實質性損害，認定承攬人侵犯國內商標權人的商標專用權。該案是2013年《商標法》修訂后罕見將涉外定牌加工案件認定為商標侵權的案例。頗值玩味的是，該案次年被最高人民法院再審以同樣的“合理注意義務+實質性損害”標準所推翻，再審認為承攬人已經適當履行了謹慎注意義務，并且沒有給國內商標權人造成實質性損害。自此，除2016年浙江省高級人民法院在“容大商貿公司訴于遜剛商標侵權再審案”中以“合理注意義務+實質性損害”判決承攬人侵害商標權外，其他案件雖然運用了“合理注意義務+實質性損害”標準，卻判決承攬人不構成商標侵權。

三、涉外定牌加工中商標侵權判定的檢討與學理評析

（一）認定“涉外定牌加工構成商標侵權”之司法綜合衡量因素的檢視

2013年新《商標法》修訂之前，法院主要以地域性原則及2001年《商標法》第52條第1款作為判決涉外定牌加工構成商標侵權的司法衡量標準。該判定方法存在巨大疏漏。首先，上述案件以商標地域性作為判決侵權的理由，忽視了商標權的立法目的與內涵范疇。一方面，就商標權的立法目的而言，一國賦予商標權人商標專用權，旨在通過禁止對本國境內作為商品或服務來源的標志進行混淆性的使用行為，保護商標使用者的投資與信用，促進產業發展，并保護消費者利益。簡言之，商標法追求的是標志的識別力。在涉外定牌加工案件中，受托方并未在境內銷售商品，所制作生產的商品一律在境外交易售賣，并未導致境內消費者對商品的來源產生混淆，該標識不會在我國領域內發揮識別性功能。

另一方面，從商標權的內涵范疇上看，商標權的權利范圍是否及于出口，換言之單純的出口行為是否屬于商標權的規制范疇？對此，我國商標法并沒有明確規定。但可以肯定的是，是否將出口行為歸置于商標專用權的范疇，完全屬于一國國內政策的考量。作為輸出型的發達國家，為了提升品牌影響力，充分發揮跨國企業優勢占據其他國家的市場，往往將出口規定為屬于商標使用的類型，賦予本國商標權人更大范圍的排他權。比如《歐共體商標條例》第9條第2款規定商標的使用形態包括進口、出口帶有該標志的商品。將出口納入商標規制范疇的還有《法國知識產權法典》第七卷第714-5條第3款、《德國商標和其他標志保護法》第14條第3款、《英國商標法》第10條第4款第（c）項等。反觀國內，出口行為是否屬于商標侵權行為，我國商標法上并沒有明確規定。鑒于我國沿海地區眾多中小企業仍依托涉外定牌加工作為企業的盈利途徑，一棒子將該貿易模式打死的做法并不可取。正如20世紀七八十年代，我國臺灣地區大量推行定牌加工產業，臺灣經濟也在該時期騰飛，使其一躍成為亞洲四小龍之首。定牌加工行為是否侵犯我國臺灣地區商標權人的商標專用權，臺灣地區司法機構分別于1983年與1993年針對該問題召開兩次論證會，會議的結果一致認為定牌加工行為不會侵害商標專用權。

其次，以2001年《商標法》第52條第1款及2002年《商標法實施條例》第3條的規定作為涉外定牌加工商標侵權的依據，存在兩大缺陷。第一，2002年《商標法實施條例》第3條規定并未囊括對商標使用的實質性要件。該款雖對商標使用進行規定，但只不過強調了商標使用的形式要件;實質性要件“商標用于識別商品或服務的來源”條文并未納入條文之中。誠如學者所言，與其說上述條款的規定是給商標使用下定義，不如說是給商標使用的方式下定義。如果形式上符合商標使用即認定構成商標侵權，有將商標權擴張之嫌，造成符號圈地與符號霸權。

另外一個不足在于，2001年《商標法》第52條第1款以商標使用作為判定商標侵權的標準是否合理？本文認為顯然是不合理的。一方面，形式意義上的商標使用并不必然導致商標侵權。例如，正當性使用描述性標志的行為與商標指示性使用行為并不構成商標權侵權。正當性使用描述性標志的行為與商標指示性使用行為，雖在形式上屬于商標使用，但是，描述性標示屬于公有領域，相關公眾不會將這些描述性標志作為識別商品來源的商標對待;商標的指示性使用只是為了客觀說明其所提供的商品或者服務用途、用品、對象或者其他特定屬性能夠與使用原告商標的商品或服務配套行為。因此，描述性標志使用與商標指示性使用行為均屬于注冊商標排他效力所不及的范圍，二者可作為商標不侵權的抗辯理由。另一方面，判定商標侵權與否的關鍵，在于商標使用行為是否導致消費者對商品或服務的來源產生混淆。商標的基本功能與價值目標是指示商品或服務的來源，發揮識別力的功能。商標一旦失去識別力的功能，其本身的市場價值就蕩然無存。由此可見，商標法規制的是混淆性侵權，商品或者服務來源的商標標志之間的混淆性使用會增加經營者與消費者的搜索成本，使經營者和消費者買不到自己真正想要的商品或服務，從而使消費者失去便捷選購商品的有力工具，妨害商標的識別力功能。從產業發展的角度而言，通過禁止對作為商品或者服務來源的標志進行混淆性使用行為，可保護商標使用者的投資與信用，保護消費者的利益，促進產業發展。正因如此，2013年商標法第57條第2款補充增加了“商標的混淆可能性標準”，作為商標侵權的判定標準。僅僅以形式上的商標使用作為商標侵權依據的做法，忽視了混淆性判定標準，背離了商標法的基本功能與價值。

（二）以不構成商標使用行為否定商標侵權存在的不足

法院判例與學界通說認為涉外定牌加工不是商標使用行為，該觀點是否必然正確？商標使用行為是不是判定商標侵權的前置條件？商標使用與商標侵權是什么關系？這一系列問題值得探究。

1.涉外定牌加工是否為商標使用行為

對于“涉外定牌加工是否屬于商標使用行為”這一問題的回答，存在否定說與肯定說兩種主張。法院與國內諸多學者持否定說觀點，他們以商標地域性原則為論證邏輯起點，認為涉外定牌加工產品全部銷外國外，并未流入境內市場流通渠道。如此一來，境內消費者實際上并未接觸上述產品，產品來源混淆可能性也就不會發生，故而不符合商標侵權的實質要件。在此基礎上，學界及實務界得出涉外定牌加工不屬于商標使用行為的結論。少數持肯定說的學者認為，商標使用行為分為“商標形成與維持意義上的商標使用”，以及“商標侵權判定意義上的商標使用”。從當前商標保護政策角度而言，在商標侵權判定中，將涉外定牌加工定性為商標使用更為合理。

本文認同肯定說的觀點，涉外定牌加工的行為構成商標使用行為。理由如下：其一，筆者認為，涉外定牌加工中貼附商標行為推定屬于識別或區分來源的商標使用行為。由于《商標法》第48條為了減輕商標權人的舉證責任對“商標使用”做了定型化處理，據此，只要注冊商標標志形式上被用于商品、包裝或其他商業活動中，就應推定為用于識別商品來源的行為，也就是商標使用行為。注冊商標標志形式上被用于商品、商品包裝或者容器以及其他商業活動中，而否定其屬于用于識別商品來源的行為，即商標使用行為的，必須承擔舉證責任。此種從識別機能角度理解商標使用的觀點，既有利于維持注冊商標的穩定性，也符合商標法授予排他性效力及于全國的商標權以促進產業發展的最終目的。

其二，從強商標保護政策上看，當前應當將涉外定牌加工定性為商標使用行為。商標法侵權意義上的商標使用，對其內涵和范疇的定性往往取決于一國或地區商標法的商標保護政策。從商標使用的范疇（使用形態）上看，與商標有關的生產經營形態涵蓋了生產、制作、貼附、運輸、出租、銷售、出口、進口以及商業宣傳推銷等商業性活動等，將上述哪些形態納入商標法規制的商標使用完全由一國的經濟發展狀況與商標保護政策決定。英、德、法、日等實行商標強保護政策的國家，會將包括產品的生產、出口等在內的生產經營形態都納入商標法規制。相反，在實行商標弱保護政策的國家比如南非，則會根據本國經濟發展及基本國情選擇性地將一些生產經營形態排除在商標法規制之外。在知識產權強保護政策以及創新驅動發展戰略的格局下，一刀切地將涉外定牌加工定性為非商標使用，不利于我國的跨國公司在海外的商標戰略布局和國際競爭力的提升，與國家鼓勵國內企業“走出去”的方針相悖。此外，頗為有趣的是，在三年不使用撤銷商標案件中，我國法院的做法卻通常將定牌加工認定為商標使用。

2.商標使用行為是否是判定商標侵權的前置條件

以涉外定牌加工不構成商標使用，進而直接否定商標侵權可能性的論證邏輯，暗示了商標使用行為是判定商標侵權的前置條件。上述論證是否具備邏輯上的自洽性？商標使用與商標侵權之間的關系如何？

國內大多數學者與法院判例主張應當將商標使用作為商標侵權前置條件，把商標使用行為納入商標侵權的規制范圍，從而將非商標使用行為排除在商標侵權之外。這種觀點的價值理念在于，商標使用是評判商標法上行為不法的準繩，只有契合商標法意義上的商標使用，才有進一步探討商標侵權的必要性。如果他人對商標標識的使用未能起到識別商品或服務來源的功能，則應排除在商標法禁止的范疇之外。從上述評判論證模式可看出，該觀點將“商標使用”與“混淆可能性”作為判定商標侵權的兩個獨立要件，二者之間在判定商標侵權中存在先后順序，缺乏其中一個要件意味著喪失商標侵權的可能性。在司法實務中，“輝瑞公司訴聯環藥業公司案”首次認可并采用上述前置條件作為判決依據。

本文則認為不應將商標使用作為商標侵權的前置條件，主要理由如下：

其一，從法律解釋學的角度而言，我國商標法并未將商標使用作為判定商標侵權的前置要件。商標法規制混淆侵權行為旨在使不同商標之間得以區分，有助于消費者根據標志購買自己真正想要的商品或服務。我國2013年《商標法》第57條規定，在注冊商標與標識相同的情況下，對注冊商標的保護是絕對的，直接推定商標侵權成立;在注冊商標與標識近似的情形下，還需在客觀上考量造成相關公眾混淆的可能性。該款規定與歐盟《商標指令》第5條第1項相似，在商標直接侵權判定上實行的標準為“相同”或“相似性+混淆可能性”。如果系爭雙方商標和商品符合商標相同、商品相同要件，《商標法》第57條第1款則直接推定存在混淆可能性，構成商標侵權;如果系爭雙方商標和商品符合商標相似性、商品相似性的要件，《商標法》第57條第2款則判定商標侵權是否成立還需考量是否存在混淆可能性。誠如日本著名學者田村善之所言，在商標侵權判斷中，被侵害的商標常常是已實際投入使用并凝聚商標權人信譽的標識，為保障商標權人已累積的信譽，對其是否使用應做擴大解釋，而不僅僅局限于“發揮識別機能的使用”。在此情形下，認定涉外定牌加工在形式上并非商標使用行為，進而在此基礎上認定該行為不侵害商標權的解釋方法并非最恰切的選擇。與其如此，還不如以涉外定牌加工行為不會導致相關公眾發生識別混淆，得出不構成商標侵權的結論。

其二，以商標使用作為商標侵權前置條件難以涵蓋商標侵權類型。我國《商標法》第57條中“視為侵害注冊商標專用權的行為”并不都以商標使用為前提，換言之，以商標使用作為商標侵權前置條件難以涵蓋所有商標侵權類型，主要體現為四個方面：一是，商標間接侵權不以商標使用為構成要件。在幫助他人實施侵犯商標專用權中，侵權人只不過為侵犯他人商標專用權提供了運輸、倉儲、印刷、網絡商品交易平臺等便利條件，幫助侵權人并未直接使用商標。二是，行為人擅自制造、偽造他人注冊商標標記等，行為人雖沒直接使用商標，但依然受我國《商標法》第57條第4款規制，將被視為侵害注冊商標專用權。三是未經商標權人許可同意，非商標權人即使未進行銷售或展覽，但已經做好商標使用的準備（還未實行商標使用行為），根據即發侵權理論及我國《商標法》第65條規定也可判定該行為構成商標侵權。四是新聞報道及評論違背客觀事實，對商標標識進行扭曲式或貶損式的使用，亦會構成商標侵權。由上述論證可知，將商標使用作為商標侵權前置條件存在掛一漏萬的弊端。

其三，從比較法視野上看，將商標使用作為商標侵權的前置條件遠未達成共識。例如在國際層面，美國《蘭哈姆法》與歐盟的《歐洲理事會協調成員國商標法一號指令》并未將商標使用作為商標侵權的前置條件。注重實用主義哲學的美國十分重視商標使用，1879年美國聯邦最高法院就提出與專利和版權的道德正當性不同，商標權的正當基礎在于使用優先權（priority of appropriation）。商標權的取得依賴于商業貿易中公開、持續的商標使用。美國《蘭哈姆法》并未明文規定商標使用是商標侵權判定的前置條件，商標使用并不適用于聯邦法院對注冊商標侵權的判斷。美國聯邦第二巡回上訴法院在Rescuecom Corp. v. Google Inc.以及Kelly-Brown v. Winfrey案中明確表示，商標使用并非商標侵權的先決條件，國會無意將商標使用適用于《蘭哈姆法》界定侵權行為條款;在經貿交易之中，一切未經許可的使用行為皆可構成商標侵權。在美國，判定商標侵權的核心要件為混淆可能性（Likely to cause confusion）。混淆可能性作為商標侵權成立要件亦被1946年美國《蘭哈姆法》第32條第（1）項所確立。歐盟法院在Arsenal Football Club v. Matthew Reed案中提及，無論被訴行為是否構成商標使用，只有該行為損害了商標的核心功能（識別商品來源功能），即可構成商標侵權。在立法上《歐盟商標條例》第9條規定，商標侵權中的行為是與商標和服務相關的標志使用（use of a sign），并未要求被控行為必須為商標使用行為。可見，無論是美國抑或是歐盟，在商標侵權判定中強調的是標識的使用，只要標識的使用可能導致相關公眾混淆，均可構成商標侵權，排除商標使用行為作為商標侵權判定前置條件的做法。

（三）對“合理注意義務+實質性損害”標準的詰問

“合理注意義務+實質性損害”作為涉外定牌加工商標侵權判定標準是否具有正當性與合理性？筆者的答案是否定的。首先，從實定法角度而言，我國商標侵權的判定標準以普通商標的混淆性判定標準和馳名商標反淡化反玷污判定標準為架構，二者對商標侵權認定的構成要件有差異。“合理注意義務+實質性損害”的個案審判標準并不屬于上述兩種類型，在缺少明確法律依據的前提下隨意創設新的商標侵權判定標準，有對商標過度保護之嫌，進而可能導致少數人掌控威脅力（threat power），造成社會分配不公。

其次，從司法適用上看，“合理注意義務+實質性損害”個案審判標準有被濫用的風險。濫用體現為，本應遵循商標混淆性標準與馳名商標反淡化標準的統一商標侵權認定標準，法院卻以個案審判原則為由回避，直接判定涉外定牌加工商標侵權。由于合理注意義務是一種主觀價值判斷，缺失確切的判定界限，個案審判在法律上也沒有格式化的判定標準，從而無法評判是否堅持了法律適用標準一致性的原則。回顧具有典型性的“東風”案，涉外定牌加工企業是否未盡“合理注意義務”，并給國內注冊商標權人造成“實質性損害”？案件中印尼公司已在印尼國內申請商標注冊并獲授權批準，在此情形下認定國內定牌加工企業未盡合理注意義務令人難以信服。在定牌加工產品全部銷往國外，未流入中國市場的情況下，定牌加工企業沒有擠占國內商標權人的市場份額，不會對商標權人造成實質性損害。

再次，以“合理注意義務+實質性損害”作為標準判定涉外定牌加工商標侵權缺乏合理性。一方面，“合理注意義務”意味著對行為人的主觀過錯或過失判斷，商標權是實行過錯歸責原則還是過錯推定歸責原則亦或是無過錯歸責原則，學界、法律條文對此并無一致意見與規定。限于篇幅本文無意深入探討該問題，可另著文探討。在合理注意義務是否構成商標侵權判定構成要件尚存爭議之際，貿然適用該標準有違法的可預期性以及安定性。退言之，涉外定牌加工屬于商標直接侵權的類型之一，在商標直接侵權判定中，行為人在承擔停止侵權行為、排除侵害危險行為時，無須主觀上的過錯;注冊商標權人在行使停止侵害和排除侵害危險兩個方面的請求權時，無需承擔證明行為人主觀存在過錯之義務。另一方面，“實質性損害”作為涉外定牌加工中商標侵權判斷要件，亦有不妥之處。行為人的行為符合《商標法》57條第1項與第2項，即使沒有造成實質性損害，依然可認定其侵害了商標權人的商標專用權。只不過在沒有實質性損害發生時，商標權人享有的是停止侵權的請求權，并不必然享有損害賠償請求權。換言之，實質性損害是確定商標侵權損害賠償時的考量因素，而不是認定商標侵權的構成要件。

四、涉外定牌加工中判定商標侵權的路徑及展望

（一）法解釋學視點下定牌加工商標侵權判定的路徑選擇

從法解釋角度而言，不管是否認定涉外定牌加工構成商標權侵害，邏輯上都應當堅持混淆可能性法理、即發侵權法理或者馳名商標反淡化法理。排除當然否定涉外定牌加工行為屬于“用于識別商品來源的商標使用行為”，進而直接認定涉外定牌加工不構成商標侵權的做法。

1.非馳名商標涉外定牌加工商標侵權的判定

對普通類型（非馳名商標）的涉外定牌加工而言，應當以“混淆可能性”作為商標侵權判定的標準，以契合商標法原理。在現階段，我國不宜將普通類型的涉外定牌加工作商標侵權處理。首先，從涉外定牌加工的法律性質上看，筆者認為，涉外定牌加工行為當然屬于“用于識別商品來源的商標使用行為”。本文不贊成涉外定牌加工之所以不侵害國內注冊商標權，是因為該行為“不是商標使用行為”（如最高人民法院在“PRETUL”商標案中所持觀點）或者“不是用于識別或區分來源的商標使用行為”（如最高人民法院在“東風”商標案中所持觀點）。如前所述，一方面，從強商標保護政策上看，當前應當將涉外定牌加工定性為商標使用行為;另一方面，商標使用行為并非判定商標侵權的前置要件。除了我國商標法并未將商標使用作為判定商標侵權的前置要件之外，以商標使用作為商標侵權前置條件也難以涵蓋商標侵權類型。而且從比較法國際視野上看，將商標使用作為商標侵權的前置條件遠未達成共識。

其次，從商標法的趣旨上看，商標法旨在保護的是商標的識別力。商標的基本功能是識別商品或服務的來源，商標侵權行為的構成要件及范圍規定應當圍繞商標的識別功能的維護而展開。由此可知，商標侵權判定中，關鍵在于考察被訴侵權人使用他人商標的行為是否導致相關公眾對商品或服務的來源產生混淆。如果相關公眾容易產生混淆，則預示著相關公眾無法準確識別商標并通過商標購買自己所需的商品或服務。商標的識別功能被扼殺，其就失去了存在市場的價值。具體到涉外定牌加工商標糾紛案件中，筆者認為，涉外定牌加工行為之所以不宜作為侵害我國注冊商標權行為處理，根本原因在于定牌產品全部銷往境外，盡管定牌加工屬于商標使用行為，但客觀上不可能導致相關公眾混淆。本文所持此種觀點，可以稱為定牌加工行為不構成對國內商標權侵權的“非混淆論”。

再次，對普通類型涉外定牌加工不做商標侵權處理可從“知識產權法哲學”角度闡釋分析。知識產權法哲學認為，在討論商標權在內的知識產權的確立、結構、擴張與實施等相關問題及理論時，應當采取工具論的立場。一是，知識產權的工具論借鑒了法經濟學的方法，它支持計算知識產權的保護成本。涉外定牌加工產品未流入國內市場，不會擠占國內市場，就不會對商標權人造成利益損失。一味禁止涉外定牌加工產業侵害了定牌加工企業的經濟利益，妨礙相關從業人員的就業機會。當前經濟貿易形態下賦予商標權人出口權的做法，既妨礙他人工作權，違背了公共利益;也可能使那些在出口權未授予商標權人之前從事涉外定牌加工貿易，而在出口權授予商標權人之后則不能從事該種貿易的人陷于貧困。這種極大干涉了涉外定牌加工企業及相關從業人員的消極自由權、徹底剝奪了相關個人及企業從事某些交易的權利的做法，從利益衡量論、法經濟學以及實用主義哲學視角上看都是不合理的。二是，知識產權工具理論服務于道德價值。對他人消極自由的限制而造成的壟斷，被視為是一種經濟投機行為;壟斷造成的暴利行為受到道德上的批判。普通類型的涉外定牌加工中，商標權人在合法利益未受到侵害的前提下，禁止涉外定牌加工企業自由從業的做法，應受到道德上的非難。

2.馳名商標涉外定牌加工商標侵權判定

對于馳名商標涉外定牌加工商標侵權的判定，可分為國內馳名商標權人沒有在境外使用商標以及國內馳名商標權人在境外有使用商標兩種情形。從國際層面而言，我國馳名商標甚多，在國外常遭搶注。但是按照商標地域性原則，如果某個商標未在某個國家申請注冊或未在某個國家進行使用，則該國沒有保護義務，完全可以搶注。我國境內使用的馳名商標，如果在境外沒有進行使用，知名度不能及于其他某個國家，無法與境外某個國家的相關公眾發生聯系，在該國內也不能必然作為馳名商標進行保護。像上述“東風”商標案中我國知名或馳名商標在境外被搶注的問題，需要按照被搶注國商標法以及《巴黎公約》《TRIPS協定》等相關國際條約關于知名商標、馳名商標保護等規定由商標被搶注國處理，而不能因為我國的知名或馳名商標在境外被搶注就推導出我國知名或者馳名商標權人在國內受到了實質性損害，進而認定定牌加工行為構成對我國注冊商標權的侵害。

另一方面，從國內層面而言，在“走出去”國家發展戰略下，我國擁有注冊馳名商標的品牌企業在海外市場與定牌加工產品所銷往的境外市場重疊時，可否在我國現行法律框架體系內對馳名商標給予特殊保護？答案是有的。相對于普通注冊商標的保護而言，運用制止混淆的保護機制足以保護普通注冊商標的識別功能。與普通注冊商標保護不同的是，注冊馳名商標的反淡化保護理念在于防止其他企業借用馳名商標的知名度，在相同或不同類別的商品或服務上使用相同或類似商標。在不同類別的商品或服務上使用與馳名商標相同或近似商標，雖然不會產生混淆，但是會沖淡馳名商標的顯著個性與識別力，造成貶損商譽與削弱影響力的不利后果。由此可看出，注冊普通商標與注冊馳名商標的商標權人所控制商譽范圍的不同，存在范圍廣度上的差異。商譽越廣，商標權所覆蓋的范圍相應越廣，對商標類別的要求也越低。這意味著，擁有良好商譽的注冊馳名商標的商標權人可以在不同類別商品或服務上享有排他性的商標專有權。由于立法上缺乏對相關公眾的內涵做界定，對跨類的馳名商標保護中相關公眾的認定，可借鑒美國《蘭哈姆法》第43條第（c）款第2項第（A）目的判定標準，采用比“相關公眾”更廣泛的“普通公眾標準”來認定馳名商標。此外，《關于馳名商標保護規定的聯合建議》第2條對認定馳名商標中“相關公眾”的外延界定，除了實際或潛在的消費者外，還涵蓋經銷渠道上所涉及的人員。關于馳名商標的保護，該建議第4條又給予各成員國較大彈性的立法空間，規定各成員國可將“相關公眾”擴展到一般公眾標準。解釋論上則可通過“即發侵權行為”，或者將受托從事涉外定牌加工者、負責定牌加工品出口報關者、負責運輸者等其他經營者解釋為可能被混淆或者誤導的相關公眾，進而認定涉外定牌加工行為構成商標侵權，從而為將涉外定牌加工行為認定為侵害商標權行為提供理論依據。

（二）法政策學視角下定牌加工商標侵權判定的建構

法政策學所關注的問題，不是具體的案件糾紛，而是關乎不特定多數人在現在及將來的公共性、政策性問題。在此基礎之上，法政策學試圖給出立法、制度設計的大致方針建議及方法。因此，從法政策學角度上看，涉外定牌加工中商標的司法保護政策及立法的調整應與我國經貿發展水平相一致。一方面，就定牌加工企業而言，由于無需高昂研發成本、入行門檻低，再加上剛入WTO時我國勞動力成本低，定牌加工產業得以在東部沿海地區迅猛發展，給社會提供大量的就業機會。不可否認，外向型經濟是我國經濟的重要組成部分，涉外定牌加工在我國經濟形態中尚占有重要地位;但不能忽視定牌加工產業處于產業鏈的底端，具有利潤低、抵抗法律與經濟風險弱的內在缺陷。一旦定牌加工行為被認定為商標侵權，定牌加工企業無疑將面臨破產的滅頂之災。總而言之，從維護國內大量受托加工中小企業利益、促進國際貿易角度而言，作為法政策選擇，現階段尚難以將涉外定牌加工行為一概認定為侵害我國商標權的行為。

另一方面，隨著我國經濟形勢的發展與轉變，不排除未來受托加工方所在國商標法也將涉外定牌加工行為都認定為侵害其所在國商標權的行為可能性。就國內注冊商標權人而言，在國家推行“走出去”與“創新驅動發展”戰略政策之下，國內大型企業布局拓展海外市場，提升企業的國際核心競爭力，勢必尋求并強化品牌在全球范圍內的保護機制。境內走出去企業與定牌加工企業在海外市場重疊時，利益的沖突與經貿摩擦爭端難以避免。如何調和國內商標權人尤其是走出去享有知名度企業與定牌加工企業間的糾紛矛盾、平衡二者間利益，需要司法保護政策根據經濟社會發展階段適時地做出階段性調整，從而在促進市場繁榮基礎上構建公平的競爭秩序。因此，隨著經濟發展形勢，修訂商標法，賦予商標權人出口權，直接滅殺涉外定牌加工行為，強化注冊商標權人權利的保護，亦未嘗不可。賦予商標權人出口權，意味著全盤否定涉外定牌加工的合法性，這種做法在我國現階段經濟發展形勢下應慎重適用。此外，在擁有注冊馳名商標企業的海外市場與定牌加工銷往的市場重疊時，運用注冊馳名商標跨類保護的標準，利用司法解釋的形式將相關公眾解釋為包括負責定牌加工品出口報關者、負責運輸者等在內的主體，給予馳名商標更強的保護，不失為一種簡便經濟的特殊處理方式。

① 涉外定牌加工又稱涉外貼牌加工，英文縮寫為OEM。參見李揚：《商標法基本原理》，北京：法律出版社，2018年，第245頁。

② 王太平：《從“無印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性質》，《法學評論》2017年第6期;張偉君、張韜略：《從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題》，《同濟大學學報》（社會科學版）2017年第3期。

③ 張玉敏：《國際貿易“定牌加工”性質分析》，《重慶工學院學報》（社會科學版）2008年第1期;劉迎霜：《國際貿易中涉外貼牌生產中的商標侵權問題研究》，《國際貿易問題》2013年第5期。

④ 宋健：《對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀——以“東風”案為例》，《知識產權》2016年第9期;劉莉：《對涉外定牌加工商標侵權認定的再思考》，《人民司法》2016年第11期。

⑤ 參見深圳市中級人民法院（2001）深中法知產初字第55號《民事判決書》;廣東省高級人民法院（2006）粵高法行終字第22號《民事判決書》;浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第284號《民事判決書》;山東省高級人民法院（2011）魯民三終字第156號《民事判決書》;珠海市中級人民法院（2011）珠中法知民初字第1號《民事判決書》;浙江省高級人民法院（2012）浙知終字第285號《民事判決書》。

⑥ 李揚：《論商標權的邊界》，《知識產權》2016年第6期。

⑦ 宋亞輝：《經濟政策對法院裁判思路的影響研究——以涉外貼牌生產案件為素材》，《法制與社會發展》2013年第5期。

⑧ 參見上海市第一中級人民法院（2013）滬一中民五（知）終字第209號《民事判決書》;常州高新技術產業開發區人民法院（2013）新知民初字第91號《民事判決書》;上海市浦東新區人民法院（2014）浦民三（知）初字第92號《民事判決書》;浙江省寧波市北侖區人民法院（2017）浙0206民初8716號《民事判決書》。

⑨俞則剛：《海關視角下涉外定牌加工案件的處理》，《電子知識產權》2018年第3期;王娜：《我國涉外定牌加工中的商標問題及其防范》，《學術探索》2014年第1期。

⑩ 參見福建省高級人民法院（2012）閩民終字第378號《民事判決書》（該判決是最高人民法院公布的2012年中國法院知識產權司法保護50件典型案例之27）、福建省高級人民法院（2014）榕民終字第1322號《民事判決書》。

參見浙江省高級人民法院（2016）浙民再121號《民事判決書》、江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號《民事判決書》（該判決認為“東風案”構成商標侵權，但已經被最高人民法院再審推翻）、最高人民法院（2016）最高法民再339號《民事判決書》。

王蓮峰：《論商標的使用及其認定——基于商標法第三次修改》，《公民與法》2011年第3期。

《十二國商標法》翻譯組譯：《十二國商標法》，北京：清華大學出版社，2012年，第54、83、419頁。發展中國家印度借鑒英國商標法，在《印度商標法》第56條第1款規定，對從印度出口的商品構成商標使用行為，詳見《十二國商標法》第167頁。

參見我國臺灣地區司法機構1983年9月18日舉行之第四期司法業務研究會及1993年6月1日舉行之第二十二期司法業務研究會紀要。

陳明濤：《商標連續不使用撤銷制度中的“商標使用”分析》，《法商研究》2013年第1期。

學者觀點參見劉迎霜：《國際貿易中涉外貼牌生產中的商標侵權問題研究》，《國際貿易問題》2013年第5期;俞則剛：《海關視角下涉外定牌加工案件的處理》，《電子知識產權》2018年第3期;王娜：《我國涉外定牌加工中的商標問題及其防范》，《學術探索》2014年第1期。法院判決參見：最高人民法院（2014）民提字第38號《民事判決書》;上海市浦東新區人民法院（2014）浦民三（知）初字第92號《民事判決書》。

王太平：《從“無印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性質》，《法學評論》2017年第6期。

參見北京市高級人民法院（2010）高行終字第265號《民事判決書》。

劉鐵光：《〈商標法〉中“商標使用”制度體系的解釋、檢討與改造》，《法學》2017年第5期;李士林：《商標使用： 商標侵權先決條件的檢視與設定》，《法律科學》2016年第5期。

輝瑞產品有限公司等訴江蘇聯環藥業股份有限公司侵犯商標權糾紛再審案，參見最高人民法院（2009）民申字第268號《民事判決書》。

姚鶴徽：《論商標侵權判定的混淆標準——對我國〈商標法〉第57條第2項的解釋》，《法學家》2015年第6期。

〔日〕田村善之：《商標法概說》（第二版），東京：弘文堂，2000年，第143頁。日本裁判所的意見可以參見東京高等裁判所關于“VUITION”案件的判決，東京高裁平五（行ヶ）168號。

參見我國《商標法》第57條第6款。

Trade-Mark Case，100U.S.82（1879）.

Siegrun D. Kane，“Trademark Law： A Practitioners Guide， Practising Law Institute，”New York City，2002， § 5：1.10.

“Rescuecom Corp. v. Google Inc.： A Conscious Analytical Shift，” Iowa Law Review， vol. 95， issue1 （Novenmber 2009）， pp.281-332.

Kelly-Brown v. Winfrey，717 F.3d 295，307（2nd Cir.2013）.

Richard L. Kirkatrick， Likelihood of confusion in Trademark Law， New York： Practising Law Institute， 2010， §1：1.

美國《蘭哈姆法》第32條第（1）項規定，任何人未經注冊人同意（a）在商業貿易中對注冊商標進行復制、仿冒、抄襲或有意模仿，并與商品或服務的銷售、許諾銷售、運輸廣告相聯系，極有可能產生混淆或誤認，或者造成欺騙。

“Arsenal Football Club v. Matthew Reed，” European Law Reports， vol.6， Issue 6（November 2002）， pp.807-820.

Tobias Cohen Jehoram， Constant van Nispen and Tony Huydecoper， “European Trademark Law： Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law，”Kluwer Law International，2010， § 8.4.1.

標識的使用行為與商標使用行為存在根本性差異。參見何懷文：《“商標性使用”的法律效力》，《浙江大學學報》（人文社會科學版）2014年第2期。

參見《商標法》第57條第2款。

參見《商標法》第13條第3款。

Peter Drahos， A Philosophy of Intellectual Property， Indiana， UK： Dartmouth Publishing Company Limited， 1996， p.161.

熊文聰：《“商標個案審查原則”的誤讀與澄清》，《法學家》2018年第4期。

李揚：《我國商標搶注法律界限之重新劃定》，《法商研究》2012年第3期。

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用若干問題的解釋》第八條借鑒了世界知識產權組織大會《關于馳名商標保護規定的聯合建議》中相關公眾的界定，但條款中“與前述商品或服務的營銷有密切關系的其他經營者”缺乏準確的邊界，在學界存有分歧與爭議。

解亙：《法政策學——有關制度設計的學問》，《環球法律評論》2005年第2期。

（責任編輯：周中舉）