淺析禁止重復(fù)授權(quán)在實際審查過程中的問題

張俊鋒

摘 要：本文從專利法第九條第一款“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的法律立意出發(fā)，分析了我國現(xiàn)行的禁止重復(fù)授權(quán)原則在審查實踐中仍可能遇到的問題，結(jié)合實際案例，對現(xiàn)階段涉及重復(fù)授權(quán)的現(xiàn)象進行研究分析，并提出處理建議，為進一步完善禁止重復(fù)授權(quán)原則提供參考。

1. 前言

“禁止重復(fù)授權(quán)”是我國專利制度的一項基本原則，對于同日的申請，專利法中規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)的例外情況：“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。這一修改對同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的情形做出了嚴(yán)格的規(guī)定。但在實際審查過程中，這些審查規(guī)定仍有完善的空間。

2. 問題的提出

在實際審查過程中可能遇到難以判斷是否為重復(fù)授權(quán)的情形，例如針對同一申請人所涉及的一件專利申請和一項專利權(quán)的處理過程中，可能遇到兩種情況：第一種是同一申請人先提交實用新型，而后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造又提交發(fā)明專利申請，那么審查員在進行專利審查時，可以將實用新型作為抵觸申請來評述發(fā)明專利的新穎性;第二種是同一申請人先提交發(fā)明專利申請，而后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造又提交實用新型，由于實用新型不進行實質(zhì)審查，僅經(jīng)過初審即可授權(quán)，因此實用新型授權(quán)周期短，可能造成后申請的實用新型已授權(quán)，而在先申請的發(fā)明申請剛進入實質(zhì)審查的情形。

第二種情況在現(xiàn)行專利法中并無相應(yīng)的規(guī)定，審查員無法以禁止重復(fù)授權(quán)為由拒絕對在先的發(fā)明專利申請授權(quán)，因為這種處理方式違背了先申請原則，通常只能對在先的發(fā)明申請授予專利權(quán)，但是這會導(dǎo)致發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利同時有效存在，違背了禁止重復(fù)授權(quán)原則的設(shè)立目的;并且，如果審查員對在先的發(fā)明申請授予專利權(quán)，同一申請人又通常不會主動去無效掉自己的實用新型，從而可能導(dǎo)致發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利同時長期有效存在。筆者在審查過程經(jīng)常會遇到第二種難以處理的情況，以下將通過實際案例進行分析。

3. 案例分析

3.1 案例一

申請?zhí)枮?015101578189的專利申請，申請日為2015年4月6日，申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本發(fā)明專利的同日申請了實用新型專利，該實用新型專利申請?zhí)枮?015202005207，但是該實用新型被另一個在后申請的實用新型2015208053401要求作為優(yōu)先權(quán)文本，在先申請的實用新型專利自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍Ｔ诤笊暾埖膶嵱眯滦?015208053401的申請日為2015年10月14日，于2016年6月22日授權(quán)公告，其享有優(yōu)先權(quán)日2015年4月6日。

根據(jù)專利審查指南第二部分第三章6.2.2節(jié)的規(guī)定可知，上述發(fā)明專利的裝置權(quán)利要求所請求保護的技術(shù)方案分別與在后的實用新型專利的權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不符合專利法第9條第1款關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定。并且，該節(jié)中還指出“對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)”。因此，由于申請日不相同，申請人不能通過放棄實用新型的方式來取得發(fā)明授權(quán)，因為這兩件申請不屬于專利審查指南中所規(guī)定的“僅指申請日”的同日提交，只能通過修改權(quán)利要求或無效實用新型來獲得發(fā)明專利的授權(quán)。

針對這件案子，最后申請人修改了發(fā)明專利的保護范圍，從而避免了重復(fù)授權(quán)的問題。但是此種處理方式給申請人帶來了困擾，申請人被動修改了裝置權(quán)利要求，無法獲得預(yù)期的保護范圍，損害申請人的權(quán)益。

3.2 案例二

申請?zhí)枮?016106665756的專利申請，申請日為2016年8月12日，申請人在其發(fā)明專利請求書中聲明了申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本發(fā)明專利的同日申請了實用新型專利，該實用新型專利申請?zhí)枮?016208792022。由于發(fā)明專利申請是優(yōu)先審查，因此，其實審的審查過程較快，實審審查員在進行實審的過程中，同日實用新型并未獲得授權(quán)公告。實審審查員在2017年3月15日發(fā)出的第三次審查意見通知書中指出權(quán)利要求不清楚，并預(yù)期該申請具有授權(quán)前景，但預(yù)期修改后的某些權(quán)利要求會與同日申請的實用新型具有相同的保護范圍，因此建議申請人修改發(fā)明專利申請或放棄實用新型。

申請人答復(fù)第三次審查意見通知書時提交修改克服了權(quán)利要求不清楚的缺陷，并提交了放棄實用新型的聲明。然而，收到該修改文本和放棄專利權(quán)聲明時，該同日申請的實用新型仍然處于“授權(quán)及公告”審查階段，審查狀態(tài)為“等年登印費”，初審審查員認(rèn)為此時本實用新型并未完成授權(quán)流程，此時申請人不具備提交放棄實用新型的資格，因此發(fā)出了“放棄實用新型聲明視為未提出通知書”。因此，實審審查員無法對發(fā)明專利做出授權(quán)，后續(xù)經(jīng)過與申請人的溝通，申請人在初審審查員發(fā)出的授予實用新型專利權(quán)通知書規(guī)定的辦理登記手續(xù)期限內(nèi)未繳納年登印費，視為放棄取得實用新型專利權(quán)的權(quán)利。初審審查員于2017年7月21日發(fā)出“視為放棄取得專利權(quán)通知書”，此后實審審查員于2017年8月7日發(fā)出“授予發(fā)明專利權(quán)通知書”。由上述審查過程可知，由于現(xiàn)行專利法對于此種特殊情況的處理方法并未給出明確的規(guī)定，以及初審審查員和實審審查員之間的信息溝通不足，導(dǎo)致從第三次審查意見通知書到授予發(fā)明專利權(quán)通知書之間耗費了將近五個月的時間，延長了審查周期，拖慢了優(yōu)先審查的時效性。

4. 思考和建議

由于將相同的發(fā)明創(chuàng)造采用同日提交的方式進行申請具有一定的益處，我國申請人選擇提交“同日申請”的情況越來越普遍。在我國發(fā)明專利申請審查速度大幅提升的背景下，可以預(yù)知，與本文案例類似的情況還會不斷出現(xiàn)，我國現(xiàn)行的禁止重復(fù)授權(quán)原則在審查實踐中仍可能遇到問題，需要在今后專利審查和司法實踐中對現(xiàn)有法規(guī)進行進一步的完善和細(xì)化。如何避免本文案例類似的情況所導(dǎo)致的申請人無法通過選擇性放棄的規(guī)定來獲取發(fā)明專利的授權(quán)，筆者建議如下：

（1）申請人建立屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的關(guān)聯(lián)申請文檔，加強同日申請專利案件的信息關(guān)聯(lián)。對專利局發(fā)出的針對關(guān)聯(lián)申請的意見通知書，申請人應(yīng)當(dāng)隨時記錄兩者的審查狀態(tài)，保持兩者在變更申請人、申請日時一致。

（2）專利審查部門應(yīng)當(dāng)完善審查標(biāo)準(zhǔn)，加強對實用新型專利的審查，在實用新型專利審查時也要注意“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的審查，并在不同類型的專利申請間保持審查標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行一致，對可能重復(fù)授權(quán)的實用新型專利申請做出駁回決定。

（3）專利審查部門應(yīng)當(dāng)在專利審查系統(tǒng)中加強同日申請專利案件的信息關(guān)聯(lián)，在發(fā)明專利審查過程中，查看同日實用新型申請的信息，方便審查員的審查;同時也在實用新型專利審查過程中，能夠查看同日發(fā)明申請的信息，從改進專利審批系統(tǒng)的角度來實現(xiàn)通過信息關(guān)聯(lián)和共享，解決部分重復(fù)授權(quán)問題。如此，則可以在審查過程中避免或減少重復(fù)授權(quán)問題，進而有利于授權(quán)專利的穩(wěn)定性，最終有利于保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，也可以避免后續(xù)的無效或者專利糾紛，從而節(jié)約審查資源。

上述觀點只是筆者在實際審查中遇到的實際問題的思考、分析和總結(jié)，僅代表個人看法，如果存在有偏頗和不妥之處，歡迎大家批評指正。