對“缺乏必要技術(shù)特征”過度質(zhì)疑的分析

周瑞瑞 張博

摘要：在審查實(shí)踐中，由于技術(shù)理解有偏差、過多代入說明書中更優(yōu)實(shí)施例的內(nèi)容或法條混淆等，會出現(xiàn)關(guān)于缺乏必要技術(shù)特征過度質(zhì)疑的問題。本文以實(shí)際案例，分析了缺乏必要技術(shù)特征過度質(zhì)疑的原因，并從立法本意和法條適用性層面上進(jìn)行了缺必特法條和容易發(fā)生法條混淆的不支持法條的對比分析，給出了是否存在缺乏必要技術(shù)特征缺陷的一些判斷標(biāo)準(zhǔn)，以期為審查過程提供參考幫助。

關(guān)鍵詞：缺乏必要技術(shù)特征;過度質(zhì)疑;法條混淆

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2019）09-0053-03

Abstract： In the practice of examination， inaccurate interpretation of the technique，excessive attention of the better embodiment in the description and confusion of the law clause may lead to the case of excessive querying of the lack of essential technical features. Based on real cases， this paper analyses the reason that lead to this phenomenon， performs an comparative analysis between the law clause of “l(fā)ack of essential technical features” and “l(fā)ack of support” in the angel of applicability and original intent， and provides some criterions that can help to decide whether the defect of “l(fā)ack of essential technical features” is existed.

Key words： lack of essential technical features; excessive querying; confusion of the law clause

1 引言

2010年2月1日起實(shí)施的《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。”《專利審查指南》[1]第二部分第二章進(jìn)一步指出“必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案”，同時指出：判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將實(shí)施例中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征。

2 關(guān)于“缺必特”過度質(zhì)疑的問題

在案例的審查過程中，如果審查員在進(jìn)行權(quán)利要求的解讀時對必要技術(shù)特征的概念理解得不夠透徹，過多地將說明書實(shí)施例的內(nèi)容納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，將一些特定、優(yōu)選實(shí)施例中的參數(shù)理解為解決技術(shù)問題所不可缺少的必要技術(shù)特征，或者為了保證授權(quán)權(quán)利要求的穩(wěn)定，尤其是獨(dú)立權(quán)利要求過短且未檢索到合適的對比文件時傾向于從嚴(yán)審查，先用缺乏必要技術(shù)特征（簡稱“缺必得”）法條（《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款）進(jìn)行質(zhì)疑，以期申請人將說明書或從屬權(quán)利要求中的內(nèi)容加入獨(dú)立權(quán)利要求中，將導(dǎo)致缺必特法條的過度質(zhì)疑。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款規(guī)定的“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征”是指：具有創(chuàng)造性的權(quán)利要求自身應(yīng)當(dāng)完善，以形成能夠解決技術(shù)問題的完整技術(shù)方案。從立法本意來看，其針對的是“技術(shù)方案完整不完整”，不能將上述法條單純地理解成“為在權(quán)利要求中并入技術(shù)特征以縮小保護(hù)范圍”而設(shè)立的條款。只要獨(dú)立權(quán)利要求中對必要技術(shù)特征有著完整的文字描述、完整的上位概念或完整的功能性概括，則不存在缺乏必要技術(shù)特征的缺陷（完整的上位概念或功能性概括是指，該上位概念或功能性概括包括了必要技術(shù)特征的全部特性，例如必要技術(shù)特征為“能夠?qū)崿F(xiàn)雙模壓控的振蕩器”，則其完整的上位概念或功能性概括為“雙模壓控振蕩器”，而不是更下位的“壓控振蕩器”或“振蕩器”等）。

3 案例分析

下面將通過一個案例（見圖1），對缺少必要技術(shù)特征的過度質(zhì)疑情況進(jìn)行分析，通過解讀權(quán)利要求的技術(shù)方案與能夠解決的技術(shù)問題，來客觀分析導(dǎo)致過度質(zhì)疑的原因。

【案例】一種吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)

該申請所解決的技術(shù)問題為：提供一種結(jié)構(gòu)緊湊、連接牢固、穩(wěn)定的吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)。

該申請的發(fā)明點(diǎn)為：將電熱絲的放置位置設(shè)置在空心鉚釘和過電片之間，并通過第二鉚釘進(jìn)行固定。

相關(guān)權(quán)利要求的技術(shù)方案如下：

1.一種吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)，包括有云母片1、電熱絲2，其特征在于：在云母片1上鉚接有兩個空心鉚釘3，空心鉚釘3的兩端與云母片1的兩側(cè)面緊密連接，過電片4設(shè)置在云母片1的正面，且其一端設(shè)置在空心鉚釘3的上方，過電片4上設(shè)置有與空心鉚釘3一一對應(yīng)的通孔5，過電片4的另一端與過熱保護(hù)器6連接，第二鉚釘7設(shè)置在空心鉚釘3的中孔8內(nèi)，電熱絲2的一端固設(shè)在空心鉚釘3與第二鉚釘7之間，過電片4壓住電熱絲2的一端，第二鉚釘7鉚接在空心鉚釘3上，將電熱絲2的一端、過電片4的一端固定。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)，其特征在于：所述的電熱絲2的一端從空心鉚釘3與第二鉚釘7之間的一端伸入并從另一端伸出固定。

審查員在通知書中使用《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款的相關(guān)審查意見為：“權(quán)利要求1要求保護(hù)一種吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)，根據(jù)說明書的記載（參見說明書第0002、0003、0009段），本申請所要解決的技術(shù)問題是：提供一種結(jié)構(gòu)緊湊、連接牢固、穩(wěn)定的吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)。然而，權(quán)利要求2中記載的技術(shù)特征‘所述的電熱絲的一端從空心鉚釘與第二鉚釘之間的一端伸入并從另一端伸出固定’是解決電熱絲避免出現(xiàn)位移（即連接牢固）這一技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。因此，權(quán)利要求1不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款的規(guī)定”。

關(guān)于該案例，根據(jù)說明書的文字記載，其所要解決的技術(shù)問題為“提供一種結(jié)構(gòu)緊湊、連接牢固、穩(wěn)定的吹風(fēng)機(jī)電熱絲雙鉚釘固定結(jié)構(gòu)”，為了解決電熱絲的雙鉚釘固定，權(quán)利要求1的技術(shù)方案中采用了“空心鉚釘?shù)膬啥伺c云母片的兩側(cè)面緊密連接;第二鉚釘設(shè)置在空心鉚釘?shù)闹锌變?nèi)，電熱絲的一端固設(shè)在空心鉚釘與第二鉚釘之間，過電片壓住電熱絲的一端，第二鉚釘鉚接在空心鉚釘上將電熱絲的一端、過電片的一端固定”的固定方式，該部分內(nèi)容通過完整的文字描述限定了電熱絲的固定方式，以從上到下“第二鉚釘-過電片-電熱絲-空心鉚釘-云母片”的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了電熱絲的固定，解決了上述結(jié)構(gòu)緊湊，連接牢固、穩(wěn)定的技術(shù)問題，因此權(quán)利要求1中記載了“解決技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征”，能夠解決本申請的技術(shù)問題。

審查員在理解案情時，認(rèn)為只有采用權(quán)利要求2中所記載的“電熱絲的一端從空心鉚釘與第二鉚釘之間的一端伸入并從另一端伸出固定”的方式進(jìn)行固定，才能解決該案例的技術(shù)問題，屬于在理解案情時過多地帶入了說明書實(shí)施例中的內(nèi)容;事實(shí)上，權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征是對電熱絲的具體放置方式的進(jìn)一步限定，能更好地防止電熱絲發(fā)生位移，從而連接更加牢固、穩(wěn)定，然而，無論是否采用權(quán)利要求2中的特定放置方式，只要電熱絲的放置位置是按照權(quán)利要求1所述的方式設(shè)置在空心鉚釘和過電片之間，并通過第二鉚釘進(jìn)行固定，就能夠解決本申請的技術(shù)問題，因此權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征不是必要技術(shù)特征;權(quán)利要求1、2之間的保護(hù)范圍是逐步遞進(jìn)的關(guān)系，采用權(quán)利要求2的方式能夠更優(yōu)地解決電熱絲固定的技術(shù)問題，但是即使未采用權(quán)利要求2中更優(yōu)的方式，權(quán)利要求1的方案本身也構(gòu)成了能夠解決本申請的技術(shù)問題的完整技術(shù)方案，因此權(quán)利要求1不存在缺乏必要技術(shù)特征的缺陷，并不需要使用《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款來對技術(shù)方案作進(jìn)一步的完善。

4 缺乏必要技術(shù)特征和得不到說明書支持的法條適用對比分析

通過案例的分析，可以發(fā)現(xiàn)，審查員在進(jìn)行權(quán)利要求的解讀時，過多地代入了說明書實(shí)施例中的具體實(shí)施方式，未從發(fā)明解決的技術(shù)問題出發(fā)，基于整體來考慮技術(shù)方案的完整性，而是錯誤地將《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款作為一種僅僅是為了“在權(quán)利要求中并入技術(shù)特征以縮小保護(hù)范圍”而設(shè)立的條款。

在實(shí)際審查過程中，能夠在權(quán)利要求中并入技術(shù)特征以縮小保護(hù)范圍的法條除了缺必特條款（專《利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款）之外，還包括不清楚條款（《專利法》第二十六條第四款）和不支持條款（專利法第二十六條第四款）。使用上述條款的最終結(jié)果都是縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但是其立法本意各不相同，縮小的動機(jī)也不相同：不清楚條款是為了保證權(quán)利要求的保護(hù)范圍能夠準(zhǔn)確界定;不支持條款是為了保證公開的內(nèi)容和要求保護(hù)的內(nèi)容相匹配;缺必特條款是為了保證權(quán)利要求的技術(shù)方案整體上的完善性。不清楚缺陷和缺必特缺陷從定義上就很容易區(qū)分，在審查的時候一般也不會造成法條使用混淆，常見的是缺必特法條和不支持法條的混淆使用。

筆者認(rèn)為，關(guān)于缺必特法條和不支持法條的適用性，應(yīng)當(dāng)從其立法本意出發(fā)，從根本上分析權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案存在的缺陷，進(jìn)而確定相應(yīng)的法條。從立法本意出發(fā)，要判斷權(quán)利要求的完善性和公開與保護(hù)的匹配性。例如，權(quán)利要求中采用了功能性概括“一個由數(shù)字控制字和控制電壓共同控制的開關(guān)尾電流源陣列，用于產(chǎn)生尾電流，該尾電流與壓控振蕩器的輸出擺幅成正比;使不同調(diào)諧曲線上提供的尾電流可調(diào)，使不同調(diào)諧曲線上不同頻率提供的尾電流也可調(diào)”的方式對開關(guān)尾電流源陣列進(jìn)行了限定，既然能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能，就必然可以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，因此不缺乏解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，從整體上構(gòu)成了一個完整的技術(shù)方案;而從公開與保護(hù)的匹配性來看，權(quán)利要求中限定的功能在申請文件中是通過說明書實(shí)施例中的特定電路結(jié)構(gòu)的開關(guān)尾電流源陣列來實(shí)現(xiàn)的，說明書中僅僅公開了一種特定結(jié)構(gòu)的開關(guān)尾電流源陣列，而申請人請求保護(hù)的卻是能夠?qū)崿F(xiàn)上述功能的任何結(jié)構(gòu)的開關(guān)尾電流源陣列，由于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法明了該功能還能用其他說明書中未提到的方式來完成，因此屬于保護(hù)范圍和公開內(nèi)容不匹配，應(yīng)當(dāng)以“不支持”的缺陷進(jìn)行質(zhì)疑，避免錯誤地將缺必特和不支持的概念進(jìn)行混淆導(dǎo)致缺乏必要技術(shù)特征和過度質(zhì)疑的問題。

5 小結(jié)

審查員在進(jìn)行案件審查時，應(yīng)當(dāng)在正確解讀立法本意的前提下，從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，判斷權(quán)利要求中是否存在著必要技術(shù)特征本身完整的文字描述、完整的上位概念或完整的功能性概括，應(yīng)避免由于技術(shù)理解有偏差以及過多帶入說明書中更優(yōu)實(shí)施例的內(nèi)容而簡單地將說明書實(shí)施例中特定實(shí)施方式的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征。此外，還要準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，在理解法條適用性的前提下，準(zhǔn)確解讀權(quán)利要求的技術(shù)方案是否存在相應(yīng)的缺陷，避免錯誤理解法條競合導(dǎo)致的概念混淆，從而導(dǎo)致缺必特過度質(zhì)疑的缺陷。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010（修訂版）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017：141-152.