基于風險管控的企業專利管理研究

蘇東贏 于川芳 朱智志 劉建芳 孟慶華

對企業專利管理過程中可能出現的不確定性進行分析和研究，探討影響專利授權質量的各個環節所涉及的技術風險、說明書撰寫風險、權利要求書風險、管理風險、答復風險、復審風險、無效風險、侵權風險、合作風險、財務風險、法律環境風險等，提出在專利管理過程中風險應對策略，以期優化企業專利結構、提升授權專利的質量、有效開展專利的實施轉化和產業化。

企業專利管理過程的技術分解

企業知識產權管理貫穿于企業的科技活動、經營活動和組織管理活動中，涉及企業內部的基礎條件、人力資源、經費支持、組織協調、合作協作和知識產權的代理機構，也與企業外部的行業環境、法制環境、經濟市場環境和政治環境等有密切關系。如企業的科技活動產生專利、計算機軟件著作權等，企業產品商標，銷售活動中的侵權風險，采購（或招投標）活動中知識產權風險，已授權專利被他人無效宣告，知識產權組織管理活動存在疏漏，人力流動導致的知識產權風險等。

專利管理是企業知識產權管理的重要組成，也是企業管理的重要內容。企業專利管理工作按照時序進行分解，大致可以分為專利申請前、申請后授權前、授權后及實施轉化過程、無效后四個階段。專利申請前，主要涉及專利素材的挖掘、專利的誕生、說明書撰寫、權利要求項規劃、申請人及發明設計人確認、代理機構及代理人選擇、說明書及權利要求書修定、申請費用交納等步驟;申請后授權前階段主要包括發明專利實質性審查費用交納、實質性審查意見的答復、駁回后的復審請求及復審意見陳述、授權前費用交納等環節;專利授權后及專利實施轉化過程中，可能更多地涉及專利被無效或部分無效、侵權與被侵權爭議、實施轉化或產業化規劃、專利價值分析評估、合作單位選擇、轉化收益的分配、各級獎勵的申請及分配、專利盤點與評估、專利年費繳納等內容。

四個階段所涉及的各個環節，按照來源進行分析，可以簡單劃分為內部因素和外部因素。外部因素主要包括社會環節、市場環境、法制環境、合作協作單位、專利代理服務機構、專利審查機構、專利行政管理機構、其他企業或個人、企業法律委托機構等;內部因素主要涉及專利素材挖掘與布局、職務發明的界定、專利說明書和權利要求書的設計、申請策略與時機、優先權設計、申請資料的歸整、答復資料（含復審資料）及授權資料的歸整、技術人員及技術管理人員、各項管理的規章制度、財務經費支撐等。在內部因素與外部因素中，有很多需要深入溝通交流的環節，如發明設計人與代理人的溝通、代理人與專利審查員的溝通、代理人與發明設計人關于答復的溝通、甚至發明設計人與審查員的溝通、合作協作單位聯合申請專利的溝通、企業與委托機構（專利代理機構、法律服務機構等）就無效宣告及侵權的判定與應對、知識產權管理員與專利行政部門就專利申請獎勵等。

專利管理中存在哪些風險

企業的所有活動的各個環節是多種因素共同作用的結果，因此也就存在更多不確定性。企業在專利申請前、申請后授權前、授權后及實施轉化過程、無效后四個階段都存在一定的風險，這些風險可能來自企業內部或者企業外部。來自外部的部分風險可能還是由于內部因素導致的。

專利申請前階段

專利申請前階段主要有以下幾個方面的風險。

①技術的理解和專利布局：技術挖掘深度、廣度不夠，專利群組設計有缺失，沒有形成合理的專利布局或涵蓋范圍有疏漏，相關專利間權利要求項設計有疏漏，專利類別設計不合理等。在開展企業專利價值分析和評估時，我們發現該現象比較突出，尤其是早期的專利，因為缺少挖掘和布局意識幾乎很少形成專利組群，對專利素材缺乏系統認識或認識不充分而造成對創造性的判定沒有把握，更多發明專利素材僅申請了實用新型。

②專利說明書及權利要求書：專利權利要求書范圍過小或過大，背景技術有隱瞞或描述不充分，沒有檢索或檢索不充分，專利說明書沒有對權利要求項提供足夠的支撐，實施案例對說明書的支撐不足夠，說明書附圖有缺失，數值及組合范圍不合理，有效數字位數不合理等。尤其是檢索不充分或隱瞞部分背景技術資料現象比較普遍，技術人員可能擔心背景技術會對自己的專利創造性有影響而故意隱瞞了部分與該專利密切相關的文獻，代理人如果不再進行深度檢索分析的話，會出現因為背景技術的參考文獻提供不充分導致在專利答復過程中所進行的陳述無法說服審查員。

③申請文件：申請人或發明設計人存在多出、疏漏，申請人或發明設計人名稱有筆誤、失誤，申請人或發明設計人的簽字蓋章不夠清晰，未經過單位界定的職務發明成果申報為非職務發明成果，疏忽了“優先權”，沒有將相關專利于同一申請日完成，對是否提前公開設定失誤等。

專利申請后到授權前階段

①通常情況下，專利申請正式公開后，其說明書一般不能主動修改。因此，對專利申請前的某些失誤，必須在該專利公開前向國家知識產權局申請更正，或撤回原案重新申請。整理公開后，只能另案申請，但可能會因為新穎性而致不予授權，甚至可能有非正常申請的嫌疑。

②關于專利實審意見的答復：實際工作中，經常遇到技術人員對專利實審意見的閱讀和研判不充分，很多情況下為減少麻煩而放棄答復，該原因導致的未授權專利所占比例較高，應引起專利申請人、專利管理人員、專利代理人員的高度重視。企業某次答復意見討論，專利管理人員在協助技術人員進行對比文獻閱讀時，發現了兩個專利之間有明顯區別的幾個關鍵詞，而正是因為該關鍵詞的區別，無論從設備角度還是在設備上運行的物料，特色鮮明、特點突出;而物料的物理形狀的巨大變化，使得工序目標的實現、工藝目標的完成等更加充分，使得專利的技術特征和技術效果顯著，最終獲得授權。該案例中，專利管理人員的專業技術背景和工作經驗起到了重要作用，也成為企業專利培訓中很有代表性的案例之一。

③關于權利要求項的修改：通常情況下，技術人員可能會建議代理人員通過對權利要求項的合并或范圍縮小以實現專利授權。隨著對專利技術的理解不斷深入以及對該技術的意義不斷延伸拓寬，申請人或發明設計人更多地感受到專利的權利要求設計不充分，也會存在部分具有重要意義的內容在專利申請時沒有體現在權利要求書中，或者應該成為獨立權利項的技術方案誤入從屬權利項中。沒有體現在權利要求書的技術方案將成為公知，而沒有列為獨立權利的技術方案可能會失去部分使用場景的保護。提升專利質量，已經成為企業的要求和需求，因此，專利權利要求書的設計將更加重要。

④答復時的佐證：由于專利說明書的某些先天不足而導致需要在專利實審意見答復時提供必要的佐證，包括科技項目立項過程及立項文件、研發過程文件、試驗步驟過程記錄、試驗數據及分析、試驗結果的檢測檢驗、項目評審評價文件、有益效果、商業成功信息等，這些作為佐證的文件資料必須能夠充分證明與該專利技術密切相關。因此，應該盡可能保存項目研發過程文件，甚至按照實驗室儀器試驗規定的操作記錄、委托檢驗檢測記錄等資料都應該具有很好的追溯性。

專利授權后及實施轉化階段

①關于已授權專利的權利要求項：技術人員或代理人員探討已授權專利的權利要求項時，經常有遺憾，認為對某些權利要求的堅持不夠，如果當初能夠再堅持爭取，也許授權專利的保護范圍可能會更大、專利會有更大價值，甚至可以成為維護自身權益的最好的工具。一方面反映了技術人員和代理人員對該技術方案的不完全自信，另一方面也反映了對技術的挖掘和專利組群的布局設計有一定的缺失。

②關于授權專利的實施：更多的專利是根據現有技術進行的改進或提升，因此在企業實施已授權專利時，需要重點研究是否存在在先權利。如存在在先權利，則需要與在先權利人進行協商簽訂許可合同，可能是單向的許可，也可以是雙向的相互許可，避免生產規模擴大后的權利糾紛及訴訟。專利的實施轉化后效益的分配，需要遵從專利申請時或專利實施前的合同約定。

③關于與在后權利的許可：技術創新是持續的，申請專利也是市場主體的主動行為。企業申請專利后，其他企業有可能在該專利基礎上進行再創新、申請專利并獲得授權。因此，企業專利管理人員和技術人員應跟蹤專利的被引用情況、專利技術的演變及發展，密切關注其他企業的授權專利。必要時，作為在先權利與對方的在后權利進行協商并簽訂許可合同。

④關于無效宣告：某項專利授權后，其他企業或個人可能會針對該專利的部分權利要求項或全部權利要求項，向國家知識產權局提出部分無效或全部無效的請求。根據企業的知識產權應急預案，企業的專利管理人員、技術人員和專利代理人員及律師等認真研究授權專利的權利要求的穩定性，提出合理、合法的應對策略，維護企業利益，確保將損失降到最低。

⑤關于侵權訴訟：企業將自己擁有的專利實施轉化為具體的產品，并向市場進行宣傳、銷售，因各種原因可能會受到涉嫌侵權的律師函或訴訟;同樣，其他企業在未獲得本企業許可進行生產宣傳、銷售相關產品時，一旦獲取相關信息，企業管理層、技術人員及專利代理人員和律師需進行研究和判定，確認對方涉嫌侵犯本企業專利權時，應及時向對方發出律師函。

⑥關于專利產品的招投標活動：企業各類主體都特別重視知識產權。采購方及招標代理機構一般會提醒投標方的技術或產品是否擁有核心的、基礎的知識產權，或是否取得知識產權的許可;投標單位一般為彰顯企業的技術優勢和市場優勢，往往標識出在某一領域或所及的全部領域擁有的知識產權情況。擁有知識產權的投標方在招投標活動中明顯占據絕對優勢;全社會已經形成了尊重知識產權的良好氛圍，采購方為避免風險，也會更傾向于采購該領域擁有知識產權的技術或產品。因此，專利技術、專利產品及市場的跟蹤和分析，對企業知識產權管理人員是必要的，對企業更是必要的。

專利失效前后

①企業準備主動放棄某個專利前，通常需要考慮幾方面問題，認真檢查其中的不確定因素，以達到減少風險、排除風險、掌控風險的目的。評估內容包括：該專利剩余年限多少？有相關技術標準嗎？是標準的必要專利嗎？已經應用的范圍？實施效果如何？還可以擴展到哪些地方？主動放棄后有哪些被動？還有其他相關專利或知識產權類型保護嗎？能不能轉讓交易？相關的技術或產品的升級改造？新技術更新換代及保護方案等。

②關于其他企業的失效專利：各種原因導致專利失效成為社會資源，這些專利資源被有些人成為“金山銀山”，可見失效專利具有相當的使用價值。但失效專利的利用也要注意其風險性的存在，如失效的實用新型專利背后可能有發明專利保護，或者有專利組群的其他專利保護等。如果需要利用這些失效專利，企業的技術人員、專利管理人員及律師等需要對相關專利進行認真分析，確認實施該失效專利的風險可控。

專利的各種管理環節

企業專利管理工作是一項復雜而系統的內容，應該有一定的人力、物力、財力的支撐，也必須有技術、技術管理和行政管理的支撐。專利管理不僅針對專利的創造、保護、運營，對專利和專利技術相關的研究、分析和評價同樣不可缺失。

通常，企業的專利管理人員可能更多地致力于專利的流程管理，即職務發明的界定、創造性程度判定;與發明設計人的溝通，與代理機構和代理人的溝通;辦理專利申請的過程文件的審批，資料歸檔;相關資助和獎勵的申請，專利績效考核獎罰等。而企業專利戰略和專利策略設計、專利素材和專利技術的挖掘和布局、專利文件（說明書和權利要求書）撰寫質量、專利實審意見的答復與復審意見陳述、專利定期盤點、專利及專利價值的評估評價、企業專利微導航等環節在不同的企業都有不同程度的需求。

在合作研發專利技術規程中，首先對知識產權進行約定和規劃十分重要。因為缺少相應的約定或沒有嚴格遵守約定，會出現申請人之間沖突，或者被某些人無意或惡意地公開，或者被某些人轉到其他企業申請，或者合作企業不愿意承擔責任和義務等。

另外，專利的各項費用準備不足將導致專利不能獲得授權、授權專利可能會失效、專利實施轉化效果無法實現、市場銷售達不到預期等。經費涉及：專利挖掘布局費用、申請費（含實審費）、代理費、復審費、授權前費用、專利年費、專利許可費、實施轉化的預備資金、生產銷售費用等。

規避風險的應對策略

在分析了專利的各種風險后，企業則應該在管理工作中重點規劃和設計風險規避的具體策略，主要體現在態度理念、流程管理、技術層面、顯著效果等方面。

技術研發及專利申請前

基本原則是：全面布局、防止遺漏;表述嚴謹，清晰充分;嚴格規范、實事求是。

①專利技術研發階段。在科技活動準備啟動前，研發人員應與企業專利工程師、專利管理人員及專利代理師等，首先簽署一份保密協議;然后對項目研討和深入溝通并對項目路徑進行技術分解，對分解的各個環節進行技術分析和初步判定;圍繞核心技術和關鍵環節初步籌劃較為全面的專利布局，包括從屬專利和外圍專利，也包括上游技術和下游技術（或產品）等，形成合理的專利組群，避免出現遺漏，防止科技成果流失;隨著技術研發的深入，補充和調整前期的專利布局。如對塑料薄膜平整度檢測裝置和方法進行分析時，引申出一個關于塑料薄膜拉伸特性檢測的方法，豐富了設備的檢測范圍及檢測方法。假設當初沒有找到拉伸特性這個點，則表明技術挖掘存在有疏漏。

②專利資料撰寫階段。作為專利質量的基礎和保障，該階段的重點是說明書撰寫和權利要求項的撰寫，包括專利組群布局設計、各專利間權利要求項的設計規劃等。專利管理人員應提醒技術人員：對現有技術和參考文獻的不足和缺陷應清楚、準確地描述出來;權利要求項應包括了技術方案所及的具有創新內容的環節;說明書應該對權利要求書提供足夠支撐;專利技術方案和具體實施步驟更清晰地、更具體地描述專利技術和應用及效果的情況;專利技術具體應用的多個實施例，應該是對說明書提供強有力支撐;建議用設備圖、流程圖、結構圖、示意圖、電氣控制圖等方式表達，便于理解專利技術方案和實施步驟等;對技術方案的部分環節，要注意技術手段的替代性，可劃分為不可替代、可替代性差、可替代性一般、可替代性強四個等級;對專利技術的創造性初步判定，以決策專利申請的類型等。

在權利要求項的規劃策略中，相對簡單的技術或產品一般采用“單獨立權利+多從屬權利”形式設計;而比較復雜的系統及產品等，建議采用“多‘獨立權利+多從屬權利’”形式設計。難易程度：前者撰寫相對容易，在分析和答復實質性審查意見時相對容易把握，也比較容易判定授權前景，但在形成專利組群時因為數量多而需要更多的預算;后者相對經濟，但撰寫難度大，在分析和答復實質性審查意見時難度較大，需要答復的內容多，不易判定專利的授權前景。保護力度：前者能夠形成較大的專利組群，在今后專利的實施許可、無效及侵權訴訟等環節有一定優勢;采用的專利一旦授權，基本上就確定了專利權利人在該技術領域或產品市場形成絕對優勢或壟斷地位，短時間內不會被其他企業超越。

③專利文件提交階段。除了預算和安排專利各階段費用外，建議專利管理人員更多關注對專利授權及授權專利的實施轉化后收益分配產生影響的內容：職務發明與非職務發明的界定;是否采用發明和實用新型“一案雙申”形式同時申報;發明設計人名單與順序的確定、發明設計人及貢獻率約定;聯合申請專利時，還應約定各申請人及貢獻率、聯合申請各方的責任權利義務及違約罰則;與專利相關的研發過程的資料和文獻保存;代理機構在專利撰寫及申請前的檢索與分析、發明專利授權前景分析與判斷;實事求是地出具《專利委托書》和《發明設計人名單》;是否已公開發表有相關論文等。

專利申請后到授權前

對專利實質性審查意見的答復是本階段的主要內容。基本原則是：認真閱讀，態度誠懇，深入分析，客觀答復。

根據統計，截止到2019年1月4日，國家知識產權局公開了2014年及之前的發明專利共計4 982 535件，這些發明專利申請中有2 634 857件獲得授權。即發明專利的授權率大約在52.88%，其余47%多的發明專利沒有授權，而這些未獲得授權的發明專利無償地向社會公開了申請人的技術方案，成為社會資源和先有技術。

筆者曾經對某企業十年來未能授權的發明專利進行統計和分析，因“新穎性不足”不再答復的占10%左右且多屬于早期發明專利的申請，對“創造性不足”直接放棄答復或者放棄第二次答復的占50%左右，“創造性不足”答復意見沒有被認可且不再提起復審的占40%左右。因此，關于專利實質性審查意見的答復十分重要。

實質性審查意見通常有三種形式：肯定性意見、不定性意見、否定性意見。三種審查意見的答復需要有各自的重點和方式。建議技術人員、管理人員和代理人員一起研究并有針對性地答復。

答復實質性審查意見時，經常遇到的創造性不足問題。造成審查員有疑惑的地方，一是與專利相關的背景技術和發明內容描述方面有較大的缺陷，二是技術人員在撰寫背景技術時有隱瞞或顧慮，三是沒有找到合適的背景技術，這些缺陷很可能導致發明設計人無論如何陳述都無法顯現專利的創造性高度。

某些情況下，需要將部分權利要求項合并;甚至部分效果較好的實施案例成為權利要求項。盡管專利的權利保護范圍縮小了，專利還有一定的授權前景。因此，背景技術撰寫、專利說明書撰寫和權利要求撰寫決定了專利是否能夠授權、授權專利是否具有合理的保護范圍、授權專利是否擁有較高的質量。

在某些專利的實質性審查意見中，審查員可能建議申請人進行分案。在專利布局時，尤其是“多‘獨立權利+多從屬權利’”籌劃階段，如果申請人已經預測了該專利的分案可能和資料準備，那么申請人和代理人在答復階段能夠從容應對。

企業可能會在某些領域進行連續、持續的投入，形成新的技術路徑，并對新技術和產品通過申請專利的形式加以保護，進而形成在某個產業或行業的優勢，豐富了對企業未來發展有重大影響的技術儲備、產品儲備、人才儲備等。如鄭州煙草研究院在檢測某些成分含量的試劑條（盒）及檢測方法布局的專利群陣具有一定的代表性。項目組隨著相關研發活動的深入和延續，自2015年到2018年間陸續申報了四組專利，同時，專利產品為行業和相關企業提供了快捷、準確的檢測手段，使鄭州煙草研究院在行業及該領域的技術優勢和產品優勢更加明顯。

專利授權后

有人認為，拿到專利證書后就可以直接生產實施，不會有侵權風險了。事實上，新技術更多的是以在先權利為基礎上進行地改進和發展，同時授權專利也成為在后技術的背景技術。因此，在專利授權后的實施轉化前，一定要跟蹤分析，本著“友好協商，加速轉化，促進應用”原則，與在先權利、在后權利進行許可或交叉許可;如果出現侵權，應該據理力爭，維護企業的利益。

專利授權后，建議企業定期對已授權專利進行評估、評價和分析，按照專利的重要程度進行分層、分級管理，維持核心專利和關鍵專利的有效性;加快實施推廣，或尋求許可轉讓，做好升級換代準備;專利無效后，企業應該積極開展再創新;堅持“綜合研究，避免侵權，二次創新，變廢為寶”的思路，充分利用無效專利資源。

楊正宇、齊茜通過對涉訴專利的雇員、雇主情況進行了研究1，認為雇員持有專利維持年限總體偏低，而雇主持有專利維持年限呈兩極化。兩主體持有專利的維持時間，反映了對抗風險能力、轉化條件、轉化能力及專利評估能力等方面的差距。

據《2014年中國有效專利年度報告》顯示：2014年，我國發明專利平均維持年限為6年，維持超過10年的只占7.6%;《2017年中國知識產權發展狀況評價報告》顯示：2017年，我國發明專利平均維持年限為6.2年。

司云波、李春新、趙星對埃克森美孚公司截至2012年底在美有效專利的存活年限分布進行了研究2，總結出：埃克森美孚公司大多數有效專利的存活年限為6～10年;存活年限超過10年的專利占有效專利的比例約50%，存活年限超過15年的專利占有效專利的比例約為30%。

通過比較，我國的專利質量有待進一步提升，涉及專利技術的含金量、專利說明書的撰寫質量、專利權利要求的撰寫質量、專利代理質量、專利布局質量及專利運作質量等。

結 語

通過對企業專利管理過程中可能出現的不確定性進行分析和研究，探討了影響專利授權質量的各個環節所涉及的技術風險、說明書撰寫風險、權利要求書風險、管理風險、答復風險、復審風險、無效風險、侵權風險、合作風險、財務風險、法律環境風險等，提出在專利管理過程中風險應對策略和基本原則。

目前，相關研究學者及企業的管理工作者正在加大和強化各類風險的細化分析和規避策略的設計。希望我們的研究對企業在優化專利結構、提升授權專利的質量、有效開展專利的實施轉化和產業化等工作及知識產權管理工作者有參考價值。

基金項目：河南中煙工業有限責任公司科技計劃資助項目“專利分析評價體系的研究與應用”（ZW2015013）。

作者簡介：蘇東贏（1966—），男，本科，河南中煙工業有限責任公司，高級工程師，主要研究方向：科技管理;于川芳（1971—），女，碩士，中國煙草總公司鄭州煙草研究院，研究員，主要研究方向：科技管理;朱智志（1972—），男，本科，河南中煙工業有限責任公司，高級工程師，主要研究方向：質量管理;劉建芳（1970—），男，本科，鄭州聯科專利事務所，助理研究員，主要研究方向：專利及應用、知識產權訴訟。

通訊作者：孟慶華（1965—），男，本科，中國煙草總公司鄭州煙草研究院，高級工程師，主要研究方向：知識產權管理。