淺議如何基于專利審查意見視角提高申請文件撰寫質量

吳慧 趙中英

摘 要：審查意見是基于申請人提交的專利申請文件發出的中間文件之一。通過對審查意見的解讀，有助于專利代理師認識到撰寫的專利申請文件存在的不足，有助于引導專利代理師以后撰寫專利申請文件時對專利技術交底書進行深入的挖掘。基于審查意見視角，對審查意見中提出的問題進行研究，可反向指導專利代理師提高專利申請文件撰寫質量。

關鍵詞：專利三性;技術特征;獨立權利要求;公開充分

中圖分類號：G306 文獻標識碼：A 文章編號：1671-2064（2019）13-0223-02

隨著“提高知識產權審查質量和審查效率”工作的開展，國家知識產權局以營造更好的營商環境和創新環境為導向，采取多項措施推動專利審查工作深入發展。在這樣的背景下，專利代理工作也面臨著全新的形勢。因此，全面、準確、深入理解審查員針對專利案件發出的審查意見通知書，是配合專利提質增效工作、提高專利代理水平的重要措施。

筆者在從事專利代理工作中，通過對審查員發出的審查意見通知書中提出的問題進行總結發現，當前審查意見通知書中針對專利案件提出的問題主要集中在以下三個方面：（1）專利“三性”對專利案件的影響;（2）必要技術特征對專利案件的影響;（3）說明書公開的充分性對專利案件的影響。

《專利法》等法律法規對權利要求書和說明書的撰寫提出了相當具體的要求。在專利代理工作過程中，筆者深刻體會到，申請文件撰寫質量的好壞，在很大程度上決定了專利案件是否能夠被授予專利權，申請人利益是否能夠得到真正保護。本文將從以下三個方面論述如何利用審查意見反向指導專利代理師提高申請文件撰寫質量，為專利代理工作貢獻綿薄之力。

1 專利“三性”對專利案件的影響

專利“三性”是指：新穎性、創造性、實用性。專利申請能夠獲得授權的核心條件是要求保護的技術方案必須具備新穎性和創造性。與此同時，由于專利屬于工業產權，也就要求其必須具備實用性。《專利法》對專利“三性”有明確規定，專利的新穎性、創造性和實用性是授予專利權的核心實質性條件，至關重要。

專利代理師在撰寫申請文件之前，應對案件“三性”進行分析把握。

1.1 對專利技術交底書技術方案進行深入理解

專利代理師通過專利技術交底書確定專利申請內容及與專利申請技術方案最接近的現有技術。首先，專利代理師應根據技術交底書明確專利申請所要解決的技術問題;其次，根據技術交底書中記載的內容判斷專利申請的技術方案是否能夠解決其技術問題，羅列出技術交底書中為解決技術問題所需的所有技術方案并與現有技術中的技術方案進行比較;然后，找出現有技術方案與專利申請提出的技術方案之間的各項技術特征（區別技術特征、必要技術特征、特定技術特征和非必要技術特征），并找出與現有技術無關的技術特征，并進行對比。

針對專利申請的技術方案與現有技術中的技術方案，對于各項技術特征之間存在的主要差別和次要差別進行分析。專利代理師在判斷各項技術特征之間存在的相關性時，應立足于本領域技術人員的角度，從整體上對各技術特征進行分析，判斷其相關性。基于所要解決的技術問題找出現有技術和發明技術區別點，以便確定發明點和創新點。

1.2 判斷專利申請產生的有益效果

專利技術交底書中記載的技術方案為克服現有技術中存在的不足所產生的技術效果即為專利申請發明點和創新點產生的有益效果，應當注意的是：技術方案也可能產生多種相關的技術效果，專利代理師要從整體出發全方位考慮。因此，專利代理師應利用現有技術存在的技術問題，理解、分析、核查專利技術交底書中所描述的技術問題、技術方案、技術效果，并合理的修正、更正、補齊相應的技術效果，確保技術效果必須與技術問題、技術方案相對應。

1.3 對現有技術進行檢索

在充分理解技術交底書中記載的技術方案的基礎上，專利代理師需要對現有技術文件進行檢索并與專利申請中的技術方案進行對比。根據專利申請所解決的技術問題、提供的技術方案確定檢索的范圍、技術領和關鍵詞，依次對專利文獻、各類論文、文獻、發行期刊、互聯網絡等進行檢索。專利代理師檢索找出最接近的對比文件，對專利申請中技術方案的新穎性、創造性和實用性進行分析，依據專業知識和執業經驗判斷是否滿足專利申請的基本條件。

1.4 專利“三性”判斷

在對專利的“三性”進行判斷時，一般按照以下思路進行：首先確定技術方案的實用性，通過分析專利申請的技術方案是否能夠制造、實現，是否具有積極的、有益的技術效果來判斷。其次確定技術方案的新穎性，關于新穎性從兩個方面進行考慮：（1）結合現有技術判斷專利申請的技術方案是否存在抵觸申請，若存在抵觸申請，則影響專利的新穎性導致無法申請;（2）若不存在抵觸申請，通過將技術方案中的所有技術特征與現有技術、對比文件、公知常識中的相關技術特征進行對比分析來判斷技術方案的新穎性。最后判斷技術方案的創造性以確定專利申報類型，專利交底材料能否申請專利的前提是技術方案是否具有創造性;這就要求專利代理師要明確技術方案所屬技術領域，并站在所屬技術領域的技術人員的角度，將專利交底書的技術方案與最接近的現有技術相比較，確定專利交底書的技術方案能夠產生的有益技術效果，判斷專利交底書的技術方案與最接近的現有技術相比是否具有（突出的）實質性特點和（顯著的）進步，并初步判斷專利交底書中技術方案的授權前景，判斷技術方案是否滿足新穎性和創造性的要求，評估其創造性程度，專利代理師根據執業經驗給出專利申報類型的建議。

2 必要技術特征對專利案件的影響

必要技術特征是指：發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案。必要技術特征包括兩部分：（1）使獨立權利要求相對于現有技術做出貢獻的區別技術特征;（2）與現有技術共有的技術特征，這兩部分特征構成解決基本問題的完整技術方案。

2.1 必要技術特征未寫進獨立權利要求

判斷某一技術特征是否為必要技術特征，應從所要解決的技術問題出發并考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將具體實施方式中的技術特征直接認定為必要技術特征，要對具體實施方式中的技術特征進行適當的上位概括。在實際操作中，不宜為追求過大的保護范圍而對獨立權利要求做過分上位概括;專利代理師撰寫完權利要求書后，應換位思考，從審查視角自查所寫的獨立權利要求能否解決現有技術存在的技術問題，即專利代理師應將自己獨立于專利申請之外對獨立權利要求中涉及的各個技術方案進行分析，在不考慮其它從屬權利要求的情況下只考察獨立權利要求中的技術特征是否能夠獨自構成一個完整的技術方案、構成的技術方案是否能夠解決技術問題;此外，還要著重分析獨立權利要求在解決技術問題的前提下是否還存在其它多余技術特征，多個技術特征之間是否有相同特征、相關技術效果能否進行上位概括。

2.2 非必要技術特征被寫進了獨立權利要求

一般存在以下兩種狀況：（1）由于專利代理師未能根據專利技術交底書中給出的技術內容準確地找到本申請的真正改進點，即專利申請的發明點;專利代理師在撰寫權利要求時應找準本申請所要解決的技術問題，然后根據所要解決的技術問題去選擇對本申請來講必要的技術特征，獨立權利要求撰寫的原則是在確保獨立權利要求滿足新穎性、創造性和實用性的條件下做減法。（2）在保證獨立權利要求具備專利三性的條件下，沒有將多個具體實施方式進行上位概括，或者采用的上位詞不合適，無法對發明點進行有效的保護。

因此，專利代理師在撰寫專利申請文件時應當從以下幾個方面布局：（1）以專利申請所要解決的技術問題為主線撰寫權利要求書，適當確定獨立權利要求的保護范圍，確保解決每一個技術問題對應的技術方案的完整性和清楚性。（2）從屬權利要求中應當包含所有改進、優化技術，其涉及的技術特征是對獨立權利要求的層層細化，且保護范圍小于獨立權利要求的保護范圍。（3）如果審查員提出權利要求存在缺少必要技術特征的理由，應仔細核實并與專利申請人進行交流和確認，若獨立權利要求確實存在缺少必要技術特征的缺陷，專利代理師應當在規定的期限內提交相應的修改文本。

3 說明書公開的充分性對專利案件的影響

《專利法》規定：“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”。《審查指南》中關于清楚的解釋是：說明書的內容應當清楚，關于完整的解釋是完整的說明書應包括有關理解、實現發明或實用新型所需的全部技術內容。

3.1 專利代理師撰寫專利申請文件時的自我定位

說明書應當對權利要求書中的每條權利要求均進行充分地展開式說明，即對于每條權利要求盡可能多地去列舉多個實施例，以滿足充分公開的要求，并解決相應的技術問題。因此，專利代理師在撰寫說明書時，（1）需要將自己看成是產品設計人員，將撰寫說明書的過程作為對應產品的設計過程，需要清楚該產品為解決其聲稱的技術問題需要哪些部件，以及各個部件的組合方式。（2）需要將自己看成是一名產品的測試人員，將撰寫說明書的過程作為對應產品的測試過程，需要清楚該產品在解決其聲稱要解決的技術問題的過程中各個部件的工作方式。（3）技術交底書不屬于法律文件，專利代理師是將發明人的發明構思轉化成法律文件的中間樞紐，專利代理師對專利技術交底書中技術方案的理解和挖掘，對于撰寫專利申請文件和專利申請質量影響重大。

3.2 專利代理師與發明人進行技術溝通

對于專利代理師而言，在撰寫專利申請文件前，需要做好充分的準備，認真閱讀專利技術交底書，根據其記載的內容準確地找出創新點。對于疑惑或是不理解的內容，需要帶著問題和發明人溝通。在溝通過程中，（1）需要和發明人確認本申請所要解決的技術問題是什么，主要用于驗證代理師是否準確找到了本申請的核心技術點;（2）專利代理師經過和發明人溝通，相較之前能夠更加準確、透徹地理解技術方案，這時，專利代理師應該給出更多、更好的等同替代的技術方案，無形中相當于拓展了專利技術交底書中的內容。因此，在撰寫專利申請文件前與發明人溝通非常必要，溝通過程就是對技術內容進行挖掘、進行再次理解的過程，也是對權利要求進行合理構架的過程。

4 結語

本文基于筆者從事專利代理工作的經驗，從審查意見視角出發，從“三性對專利案件的影響”、“必要技術特征對專利案件的影響”、“說明書公開的充分性對專利案件的影響”三個方面闡述了專利代理師在撰寫專利申請文件時的注意事項，望對于提高專利申請文件撰寫質量有所幫助。由于筆者水平有限，如有不當之處，還望方家不吝指正。

參考文獻

[1] 中華人民共和國專利法[M].知識產權出版社，2008.

[2] 中華人民共和國專利法實施細則[M].知識產權出版社，2010.

[3] 專利審查指南[M].知識產權出版社，2010.