淺議專利先用權制度之完善

楊麗然 楊伯永

摘 要 專利先用權是指某項發明創造在申請人提出專利申請以前，任何已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好制造、使用該相同產品或者相同方法的必要準備的、在該發明創造授予專利權以后，有在原有的范圍內繼續制造或者使用該項發明創造的權利。 實踐中，因其相關問題是否構成侵權，一直存有爭議，也是急需明確解決的問題。本文對制度完善方面提出改進建議。

關鍵詞 專利先用權 必要準備 原有范圍 制度完善

作者簡介：楊麗然，西南政法大學學生;楊伯永，天津市寶坻區人民檢察院檢察官。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.131

一、關于專利先用權的有關爭議

（一）專利先用權性質

抗辯權說：這是目前司法實踐認同的觀點。尹新天主編的《專利代理概論》中認為“先使用行為不是作為一種可以單獨存在的權利來看待，而是作為一種抗辯的理由。” ;張學兵所著《專利法——案例與學理精解》中認為只有當專利權人就專利侵權提起訴訟請求時，才可能有先用權抗辯。尹新天認為：“先用權并不是一種單獨存在的權利，而僅僅是一種對抗專利侵權指控的抗辯權。” ;張玉敏主編《知識產權法學》中闡述先用權不是一種單獨存在的權利，是作為對抗專利權人提出的侵權之訴的一種抗辯。

獨立權利說：專利先用權是一種獨立性質的權利，具有抗辯的功能。張曉所著《專利先用權研究》認為專利先用權是一種獨立的權利，具有抗辯的功能 ;羅軍所著《專利權限制研究》中認為先用權是一種可以獨立存在的權利;陳子龍《關于先用權原有范圍的再思考》一文中認為“先用權既然作為一項能夠與專利權相對抗的民事權利，其本身就是相對專利權而獨立存在的，有其自身的權利范圍。”

在先使用行為說：趙棟所著《先用權法律問題初探》中認為先用權不是一項權利，本質上是一種在先使用行為，即使抗辯，也是因為在先使用行為的客觀存在。

先用權是對專利權的一種限制，產生前提是為彌補先申請原則的不足，因其與訴訟的密切聯系，在我國司法實踐初期先用權唯一目的在于抗辯專利權人的訴訟請求，加之我國專利法中沒有規定專門確認先用權的程序和機構，因此先用權是對抗專利權的一種抗辯權;至于在先使用行為說僅僅將先用權看作是一種行為，忽視了先用權作為一種權利的本身內容;隨著知識經濟時代的到來，知識產權日益完善，更多學者提出專利先用權是一種獨立性質的權利。首先，因為先用權有獨立的主體、客體與內容，并非只依附專利權而存在。其次，先用權在專利權人提出請求之前其實是以商業秘密的形式存在的，而商業秘密是一項獨立的財產權利，所以演變為先用權后也當視為一項獨立的權利。因此，把先用權視為獨立權利，更符合公平效益原則與立法精神。

（二）“必要準備”條件

“必要準備”是先用權成立的四個要件之一，而這種“必要準備”需要達到什么樣的程度是目前學者研究的問題。

最高人民法院司法解釋對“必要準備”作了明確，一是完成了發明創造必要的主要技術圖紙、工藝文件;二是制造或購買了必需的主要設備或者原材料。以上兩項標準只要滿足其中之一即被視為已經做好了制造、使用的“必要準備。王凌紅在《先用權制度探析》中認為此規定較為片面。“必要準備”的標準須考慮兩個要素：一是先使用者客觀上應當具備可隨時實施特定技術的條件;二是先使用者主觀上有意將這些物質技術條件用于實施與專利相同的技術 。吳勝華在《專利權的限制：先用權問題之再探討》一文認為，已做好“必要準備”的要求過于苛刻，而“正在準備”在司法認定中更具有操作性，只要在申請日前將產品設計圖紙和工藝設計文件準備完畢，與供應商簽訂了專用設備和產品模具的訂貨合同，并且按合同交付了定金，就可認定為“正在準備” 。王曉航在《論專利制度中的先用權》一文中建議將“必要準備”界定為在“技術上、生產上已經實施了專利申請的發明創造有密切關系的或因果關系的準備”。張曉在《專利先用權研究》認為先用權四要件之間的關系，既內在統一，又相互獨立，法律應對《專利法》第69條相關規定進行細化 。

（三）先用權“原有范圍”界定

我國目前《專利法》中關于“原有范圍”的規定采取的是量化的標準，湯宗舜在《專利法解說》中認為允許先用權人繼續使用在先使用的技術，其范圍應該在限制在申請日前的范圍。范圍的標志是產量，即不能突破申請日前的產量。

德國、日本等一些西方國家采取的是“范圍標準”。即只要不超出目的事業范圍即可。徐中強在《關于先用權若干問題的研究》一文中認為“原有范圍”就是要維持先用權人原有的產量，不僅包括當時的實際產量，也包括設計能力可以達到的產量。吳勝華在《專利權的限制：先用權問題之再探究》中提出應該允許原有范圍擴大實施，只要不超越原有實施方式和產業領域，產能的擴大不應視為侵權。

我認為采取的是“范圍標準”比量化標準相比更為合理，它在維護了專利人權利的同時，也充分肯定了先用權人的勞動成果。畢竟專利法立法目的并不僅限于保護專利權人，而是為了促進科學技術進步和經濟社會發展。

二、先用權權利內容

專利權的內容一般包括制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權。那么，先用權人是否全部享有以上權利呢？

先用權不包括許可使用權和繼承權，因為這是專利權人特有的權利內容。

繼續制造權：我國《專利法》第69條第（二）項明確規定先用權人可在原有范圍內繼續制造、使用。

銷售權、許諾銷售權、使用權：如果只對法條做字面理解，先用權只包括繼續制造權，這顯然不符合經濟效益與立法目的。有學者認為，先用權除進口行為之外，專利權中的制造、使用、許諾銷售、銷售等權利都應包括在內 。目前司法實踐中已承認先用權銷售權與使用權，北京市高級人民法院《意見》規定：“對依據先用權行為產生的產品的銷售行為，也不視為侵犯專利權。” 張曉所著《專利先用權研究》認為先用權應包括銷售權、許諾銷售權、使用權，此三項權利是先用權人依法享有收益的權利。

轉讓權：先用權必須隨同制造相同商品、使用相同方法的企業或者企業中制造相同產品、使用相同方法的一部分，或者隨同為此準備的企業或者一部分一起轉移 ;根據《專利法》相關司法解釋，先用權可以隨同先用權人的企業整體一起轉讓和繼承。

進口權：在先用權是否包括進口權，存在一定的爭議。我認為，應對我國《專利法》做更為寬泛的目的解釋：在先用權原則上不應包括進口權，但如果在先行為人已經做好銷售、進口專利產品的必要準備，則其在專利授權后繼續實施原有的銷售或進口行為，不構成侵權。

三、我國先用權制度的完善

張峣在《專利先用權研究》中認為德國專利法規定的善意先用人取得先用權制度符合我國國情。并提出構建專利先用權證制度的建議。由國家知識產權局專利局依法定程序登記并授予先用權證，公示先用權。我國推行專利先用權證書制度的意義，一方面有利于明確先用權的獨立存在;另一方面先用權證書是一種侵權免責證書，可以避免司法資源的浪費 。

關于司法制度的完善方面，首先，在立法上承認先用權是一項獨立的權利，而非抗辯權;其次，肯定先用權權利內容包括繼續制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權;再次，應當采取范圍標準來解釋“原有范圍”;最后，根據我國國情，立法確立能夠讓先用權人取得合法“先用權”的制度。

注釋：

張玉敏主編.知識產權法學[M].北京：法律出版社，2017年版.

李國光主編.知識產權訴訟[M].北京：人民法院出版社，1999年版.

尹新天.專利權的保護[M].北京：知識產權出版社，2005年版.

張曉.專利先用權研究[M].北京：知識產權出版社，2017年版，第191頁.

陳子龍.關于先用權原有范圍的再思考//法官論知識產權[M].北京：法律出版社，1999年版.

王凌紅.先用權制度探析[J].電子知識產權，2010（11）.

吳勝華.專利權的限制：先用權問題之再探討[J].安徽工業大學學報：社會科學版，2010年.

尹新天.專利權的保護[M].北京：知識產權出版社，2003年版.

王保民，張峣.我國專利先用權制度實施的困境與立法完善[J].知識產權，2013（8）.

參考文獻：

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[2]張駿翔.關于我國專利先用權制度“原有范圍”探討[D].華東政法大學，2015.