向惡意搶注說不

德國博世西門子公司（以下簡稱德國博西公司）總部設在德國，創建于1967年。1999年1月，德國博西公司在德國申請注冊Hisense商標，指定使用在第7、9、11類的商品上，同年2月25日獲得注冊。隨后，該公司申請了馬德里商標國際注冊和歐盟（時稱歐共體）商標注冊，并且要求優先權。這令中國海信公司在歐洲的商標注冊全面受阻。2004年9月，海信在歐洲被迫啟用新商標HSense。

2004年10月，德國博西公司派江蘇博西家用電器銷售有限公司（以下簡稱江蘇博西公司）副總裁為代表，與中國海信公司談判。來自海信公司的消息稱，江蘇博西公司最初曾同意將注冊在藍色電器上的Hisense商標轉讓給海信公司，索價4000萬歐元。與此同時，海信公司收到德國博西公司在德國法院起訴的訴狀。由于雙方意見不一致，此次談判不歡而散。

隨后，海信公司啟動法律程序起訴至德國商標局，要求依法撤銷德國博西公司注冊的Hisense商標。后來，西門子集團介入，2005年3月6日，海信公司與德國博西公司達成和解協議。據報道，海信公司回購商標的最終價格為50萬歐元。

筆者認為，注冊后既不真正作為商標使用，更不精心進行品牌培植，而只是在商標談判時漫天要價，惡意搶注商標的商業目的非常明確。海外惡意搶注我國企業知名商標，不僅是對我國品牌國際化的阻礙，更是對現代國際市場競爭秩序的嚴重威脅。

我國企業正在越來越多的場合面臨國際競爭對手的打壓，知識產權、技術標準、反傾銷等已經成為新貿易保護主義的常規手段。我們必須從理論上對形勢有清楚認識，從實踐上采取有效的法律措施，絕不能讓這種不正當的商業行為橫行于世。

什么是惡意搶注

惡意搶注指的是以獲利為目的，以不正當手段搶先注冊他人在該領域或相關領域已經使用并有一定影響的商標、域名或商號等權利的行為。

我國《商標法》第三十二條規定：“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響力的商標。”因此，惡意搶注就是申請人利用不合理或不合法的方式，將他人已經使用但尚未注冊的商標以自己的名義向商標局申請注冊的行為。

那么，是不是惡意，可以從哪些現象分析？總的來說有三大方面（圖1）。

第一，看其注冊成功后是否是自己使用，即用在自己的產品上;如果使用在自己產品上，這種產品是否和被搶注人的產品屬同類或近似產品。

第二，是否對搶注人高價轉讓或高價許可使用該商標。

第三，是否直接控告被搶注人侵權，并提出賠償請求。

我國建立的商標保護制度主要是圍繞注冊商標進行一系列規范，大家工作、生活中接觸最多的也是注冊商標，這些因素造成一種誤解，令很多人以為只有經過注冊的商標才能獲得法律的保護。其實這樣理解有些片面，我國《商標法》和《反不正當競爭法》中都有保護未注冊商標的規定，只是其保護對象需要達到一定標準。條件有三（圖2）：

其一，被搶注的商標需有一定知名度。

其二，搶注商標采用了不正當的手段，而非符合常理的不知情情況下的注冊。

其三，需要在法定期限內提出商標被搶注的主張，否則相當于自動放棄自己的維權權利。

我國《商標法》規定的救濟期限是商標初步審定公告之日起30天的異議期及注冊日之后的5年（惡意搶注他人馳名商標的情形不受5年期限限制）。

如何界定不正當手段

如果申請人搶注商標采用了不正當手段，就可以確定是惡意搶注，那么哪些可以界定為不正當手段？可以從3個方面界定（圖3）：

第一，申請人利用與他人同行的關系。中小型企業最容易成為被搶注的對象，因為中小型企業在市場推出自己的產品時，往往并不是先注冊商標，更多的是在自己的產品有一定的影響力后才注冊。所以，作為同行的申請人搶注商標容易取得成功。

第二，申請人利用與他人曾經合作過的背景。作為合作者，他們是最清楚被搶注人的商標使用情況的，有的在合作期間即偷偷地把合作者的商標注冊為自己所有;有的則是在合作結束后，將合作者的商標搶先注冊。

第三，同一區域內了解內情的其他人。利用其不同的條件和自有的優勢，如管理者、法律顧問、記者、商標代理人等，在進行管理工作或新聞采訪等過程中了解到經營者商標使用的情況，并能了解到搶注該商標帶來的利益而搶先注冊。

遭遇惡意搶注如何維權

在商標已經被搶注的情況下，該如何維權？

如果商標還沒有注冊完成，那么需要準備商標在先使用知名度、商標被惡意搶注的證明證據，在搶注商標的公告期內向商標局提出異議申請，遞交證明。

若商標已經注冊完成，則向商標評審委員會提出被搶注商標的無效宣告申請。同時，申請人和搶注人雙方也可以通過協商解決，如果不愿協商或者協商不成，就可以走司法途徑，依據《商標法》及《反不正當競爭法》的規定，就搶注行為向有關人民法院起訴。

企業商標注冊就像行軍打仗，需兵馬未動糧草先行，早注冊是防止被人搶注的最佳策略。

搶注商標維權的證據清單

以下證據既包括商標的使用及宣傳證據，也包括商標在相關商品上的知名度證據（圖4）。

（1）公司商標直接使用于指定商品上的證據。包括商品、包裝、標簽、合格證、吊牌等。

（2）公司商標所使用商品的銷售證據。包括印有商標的合同、發票、提貨單、銀行進賬單、進出口憑據等。

（3）商標所使用的商品的銷售區域范圍、銷售網點分布及銷售渠道、方式的相關證據。包括與代理經銷商、合作企業之間的合作協議，以及經銷商、合作企業使用宣傳公司商標的相關證據等。

（4）商標的廣告宣傳證據。包括廣播、電影、電視、報紙、期刊、網絡、戶外等媒體廣告、媒體評論及其他宣傳活動的合同、發票及實際投放的廣告照片、報刊復印件、電視網絡截屏及其他廣告宣傳證據。

（5）商標所使用的商品參加展會的證據。包括展覽會、博覽會等宣傳的邀請函、合同、發票、會刊、照片等。

（6）具有合格資質的評估機構就公司商標出具的無形資產價值評估報告。包括對商標指定商品銷售額、廣告宣傳費用進行的專項審計報告等。

（7）具有公信力的權威機構、行業協會公布或者出具的涉及公司商標所使用的商品/服務的銷售額、利稅額、產值的統計及其排名、廣告額統計等。

（8）業內專業期刊及其他媒體對該商品、該行業內市場格局、排名情況中對公司企業及商標、商品好評的相關報道。

（9）商標的獲獎情況。包括商標、商品獲得的品牌知名度、行業排名、影響力等榮譽證書，如著名商標、馳名商標、名牌產品、免檢產品、質檢報告、認證證書等。

（10）提供企業介紹、經營狀況及知名度的相關證據材料。包括企業簡介、宣傳材料、各種榮譽證書、行業排名等。

在此，筆者需要提示的是：

（1）公司提供的商標知名度的證據，應顯示該商標在我國境內使用和宣傳的情況。

（2）商標使用和宣傳的證據應盡量提交產生時間最早的，應體現出使用、宣傳的連續性。

（3）合同證據應有發票等實際履行的證據予以佐證。發票最好能夠與合同對應，不能對應的，提供數額較大或者能夠體現商標及商品名稱的發票。如合同和發票不能體現出商標，應提供對應類型和規格的商品的照片，商品照片應體現出商標。

（4）所有證據材料最好能夠體現出商標、指定商品、公司企業名稱、證據產生的時間。

老工廠商標被惡意搶注

這個案例是筆者的一個客戶。客戶是一個小型機床加工廠的老板，該加工廠是從傳統加工廠的模式經營到自動生產機床，前后做了十幾年，因為有固定的客戶源，商品不愁銷路，生意一直紅紅火火。

這位客戶雖然在生意場上久經考驗，但品牌意識不強，思想相對保守，10多年過去，從來沒留意過商標這回事，所以一直都沒有注冊商標。

后來他聘請了一個辦公室主任來管理生產車間。這位辦公室主任在工廠工作期間對工廠的基本流程都非常熟悉，在得知這家公司并未對其商標進行注冊后，在任職期間偷偷去把牌子的商標注冊了，離職后反過來告工廠侵犯了他的商標權。

為此，這位客戶幾經周折找到了筆者。經過筆者的協調，最終以10萬元從原辦公室主任的手里買回了商標。

通過這個案例，筆者想說的是，對于創業者來說，一定要盡快做好自己的品牌保護。不盡快注冊自己的商標，也可能變相地“侵犯”他人的商標權利。

“王致和”的海外維權路

“王致和” 老字號與“同仁堂”同齡，均創于1669年（康熙八年），至今已有350年歷史?！巴踔潞汀鼻宄瘯r曾進入宮廷御膳房，并被慈禧太后賜予“御青方”的稱號。

2006年7月，王致和集團擬在30多個國家進行商標注冊，發現“王致和”腐乳、調味品、銷售服務三類商標，已被一家名叫歐凱的德國公司于2006年3月在德國注冊。而歐凱公司申請的商標標識與王致和集團產品使用的商標標識一模一樣。歐凱公司是柏林一家主要經營中國商品的超市，其員工全部是華人。調查發現，歐凱公司還曾搶注過“白家”“洽洽”“老干媽”“今麥郎”等眾多知名商標。同年8月，王致和的代理律師向歐凱公司發出律師函。隨后，王致和公司接到歐凱公司運營商中咨貨運公司的電話，稱想要拿回商標，必須付出一定代價。2007年年初，王致和向慕尼黑地方法院提起訴訟，要求判定歐凱公司無償歸還商標并予以賠償。

2009年4月23日，慕尼黑高等法院對王致和訴歐凱公司商標侵權及不正當競爭一案做出終審判決：歐凱公司不得擅自使用王致和商標，否則將對其處以25萬歐元的罰款或對其主要負責人處以6個月監禁;歐凱公司應注銷其搶注的“王致和”商標。至此，備受關注的王致和訴德國歐凱惡意搶注商標案，經過兩年零三個月的訟爭，最終以“王致和”商標物歸原主畫上了圓滿的句號。

此案號稱“中國知識產權跨國維權第一案”，是中國加入世貿組織后第一起中國企業在國外以原告身份進行的商標訴訟案，也是國內企業在海外勝訴的第一個知識產權官司。

商標權是知識產權的重要組成部分，跨國企業普遍對此予以高度重視。相比之下，我國企業的商標權意識比較薄弱，因而更容易在“走出去”的過程中遭遇商標搶注糾紛。商標一旦在國外被搶注，我國企業產品要進入被搶注國家或地區，就需要以重金買回本該屬于自己的商標或“改名換姓”，這兩種方法都需要付出高昂的代價。因此，企業應事先在潛在海外市場進行商標注冊，將商標作為自己海外市場戰略的先頭兵，為自己的產品開山鋪路，占地圈營。這是一種成熟的商業戰略，也是最經濟、最簡單、最有效的自我保護方式。