商業秘密侵權案件臨時禁令“不可挽回的損害”推定之限制

李若源

一、案情簡介

Malamed是Financial Management Advisors （以下簡稱為FMA）的創始人，FMA在2008年被First Western Capital Management（以下簡稱為First Western）收購之后，他成為First Western的一名員工。2016年Malamed得知First Western Capital正在考慮被他不喜歡的一家公司收購之后，Malamed復制了5000 位First Western客戶的合同信息，包括客戶名稱、他們股份的市場價值和First Western向他們收取的費用。2016年9月1日Malamed的勞動合同到期后，First Western依據2016年聯邦商業秘密保護法（以下稱為DTSA）和科羅拉多統一商業秘密法（以下稱為CUTSA），在聯邦地區法院對Malamed提出包括盜用商業秘密在內的多項指控。為制止Malamed搶走First Western的客戶，First Western申請了臨時禁止令（temporary restraining order）和臨時禁令（preliminary injunction）。地區法院簽發了臨時禁令，Malamed提出了上訴。2017年12月30日，美國第十巡回上訴法院做出了裁定。

二、法院裁判

（一）裁判理由

臨時禁令通常會有四個要求條件，即（1）原告有較大的勝訴可能性，（2）不簽發將會導致原告不可挽回的損害，（3）對申請人可能造成的損害要大于禁令可能招致相對方的損害，（4）禁令的簽發不會損害公共利益。上訴法院關注到地區法院在裁決中免除了First Western對其不簽發禁令將會受到不可挽回的損害的證明。本案中，地區法院發現Malamed濫用或威脅濫用涉及First Western客戶的商業秘密，依據Star Fuel案[1]，不可挽回的損害被推定存在不需要First Western再去證明。上訴法院認為，地區法院在本案中的裁決限縮了Fish案中[2]中Star Fuel Marts推定。依據被推翻的裁判，僅僅在申請禁令的一方依據的法律將禁令作為違反法律的救濟，法院才可以推定“不可挽回的損失”，而不是當法律僅僅規定了禁令救濟。上訴法院認為DTSA和 CUTSA僅僅規定了禁令救濟，而沒有要求一定采用。因此，在本案中，上訴法院認為First Western沒有權利推定不可挽回的損失。沒有不可挽回損害推定，First Western不符合臨時禁令不可挽回損害的要求。因為裁決推定成立的判決之外，地區法院認為沒有推定禁令救濟將不會簽發，因為金錢損失可以被合理量化，能夠使First Western得到補償。即使原告證明了勝訴可能性，不可挽回損害實質可能性的欠缺就會使得臨時禁令救濟不適當。因此，本案中臨時禁令的簽發并不合理，應當被推翻。

下文將對本案中引用的Fish案、DTSA和CUTSA相關規定等內容進行詳細介紹。

（二）Fish案

盡管申請臨時禁令的一方通常一定要展示四個因素，在少數情況下法院可以推定不可挽回的損害并簽發禁令救濟。Fish案闡釋了推定什么時候適用，即當法律明確將禁令救濟規定為一種對違法或即將違法行為的救濟，有效限制了法庭決定這種救濟是否被準許的傳統的裁量權。[3]在該案中，盡管申請方未證明，法庭仍推定不可挽回的損害并且簽發了禁令。但是當法律僅僅進行規定而沒有明確應當適用禁令救濟，法庭必須審查申請方已經完成了簽發禁令救濟要求的四因素。[4]

Fish案中，堪薩斯州的選民起訴了堪薩斯州的國務卿，稱全國選民登記法案（以下稱為“NVRA”）第5條[5]更改了堪薩斯州要求出示公民身份證明來進行選民登記的法律規定（以下稱為“DPOC”）。地方法院發現原告“強烈表明堪薩斯州的DPOC法律被NVRA第5條更改”，并同意原告提出的初步禁令，反對強制執行堪薩斯州的DPOC要求。[6]政府上訴，稱原告未能達到不可挽回的損害標準。

原告在上訴中為法庭的決定辯護稱遵循先例他們不需要證明不可挽回的傷害[7]，當“被告從事或即將從事法律禁止的行為，且該行為在法律中規定了禁令救濟加以制止”時，不可挽回的損害不必要進行證明。[8]法庭拒絕這種主張，因為Atchison和Star Fuel等系列案件一定要根據最高法院后來“澄清了不可挽回的損害推定可以依據國會立法產生的少數情況。”的觀點去解讀，[9]只有當國會明確地打算偏離現有的衡平法原則并強制要求禁令救濟時，法院才會推定不可挽回的損害。“NVRA中沒有任何跡象表明，衡量禁令是否應簽發時，國會打算限制或改變傳統衡平法規則的運用。”法庭認為原告為獲取禁令救濟應當證明不可挽回的損害。

（三）DTSA和CUTSA相關規定

DTSA和CUTSA對禁令救濟進行了規定但未強制要求。DTSA表示“法庭可以……簽發禁令……以防止任何現實的或潛在的挪用，”或法庭可判“因盜用商業秘密而造成的實際損失。”[10]DTSA還提供了其他執行方式，允許獲得因“未包括在實際損失計算中……不當得利”和因商業秘密被“故意和惡意盜用”的“懲罰性賠償”。同樣地，CUTSA規定了“臨時禁令和永久禁令……在法院認為合理的情況下可以簽發，以防止或限制現實或潛在地盜用商業秘密。”[11]它還允許“原告……彌補因盜用而造成的損失”，“包括因盜用所造成的實際損失和在計算實際損失時沒有考慮在內的不正當得利。”[12]

法庭認為DTSA和CUTSA就像Fish案中的法律一樣，僅僅規定了禁令救濟但并未要求一定要采用，因此并未允許不可挽回推定損害的推定。法庭不需要決定Fish案是否推翻了Star Fuel案，僅僅需要承認，如法庭在Fish案中裁決的那樣，一定要依據后來最高法院案例闡明的不可挽回損害推定的正確適用方式來解讀Star Fuel案。正如此處適用的，如果First Western不能證明不可挽回的損害，就不能獲得禁令救濟。

三、案件評析

由于禁令的簽發往往涉及到雇員的就業自由和市場競爭秩序等，其簽發需要慎之又慎。法庭往往需要對臨時禁令的四要素進行謹慎的審查，并依據具體情況進行考量。判例亦通過舉證責任的嚴格要求指出禁令簽發的慎重——“發布預先禁令是一種特殊的衡平法上的救濟方法，在請求方未能盡到完全的舉證之責時不得適用。”[13]由于現實生活中權利人往往希望通過禁令防患于未然，當實際損害并未發生，“不可挽回的損害”面臨著巨大的舉證困難。

（一）“不可挽回的損害”認定

對于不可挽回的損害，英國Diplock法官在American Cyanamid案中列舉了幾種情形：“（1）被告很可能無能力支付審理中可能判決的金額;（2）加害行為是無以補償的;（3）損害不是金錢上的，例如誹謗、滋擾、商業秘密;（4）沒有可以使用的市場，例如當時在市場上不能得到的貨物;（5）損害賠償的金額難以估算，例如喪失商譽、瓦解營業。”美國對不可挽回的損害的理解與英國類似。[14]不符合這些情形的，可能在案件中不被認為為“不可挽回的損害”而排除禁令的簽發，因為可以通過其他方式進行救濟，如侵權者已經給權利人造成的可以由金錢計算的損失，且侵權人可以承受，應當由侵權者進行賠償。考慮到現實生活中舉證的困難，美國法院在部分商業秘密侵權案件中對不可彌補的損害采用“推定原則”，即申請人只要清楚證明其主張商業秘密是有效的，且損害事實存在或者說權利受到侵害具備勝訴可能性就可推定不可彌補損害已經發生。依據“推定原則”，披露商業秘密本身在法律上已經構成了不可挽回的損害。[15]

（二）“不可挽回的損害”推定的適用限制

本案中，地區法院依據Star Fuel案裁定禁令應被簽發，理由是當被告從事或即將從事法律禁止的行為，且該行為在法律中規定了禁令救濟加以制止時，不可挽回的損害不必要進行證明。根據地區法院的觀點，由于DTSA和CUTSA都規定了盜用商業秘密的行為可以通過禁令救濟的途徑加以救濟，即兩者皆承認了盜用商業秘密的行為可以推導出不可挽回損害的存在，而無須通過其他方式證明。Malamed的行為可被認定為盜用First Western客戶信息，故而First Western無須再通過其他方式證明“不可挽回損害”的存在。

上訴法院則援引了Fish案，認為對Star Fuel案的解讀應當根據最高法院后來的觀點解讀，即限制對“不可挽回損害”的不當推定，因為不當推定是對現有衡平法規則的一種破壞，只有當國會明確打算偏離現有的衡平法原則并強制要求禁令救濟時，法院才能推定不可挽回的損害，這就大大限制了“不可挽回損害”推定的適用范圍，將諸多法律規定排除在推定范圍之外，不得不仍采用傳統衡平法進行考慮。本案中，DTSA和CUTSA對禁令救濟均進行了規定但未強制要求。如DTSA中針對侵權人盜用商業秘密的行為，禁令和損害賠償都是救濟的方式，此外權利人還可獲得侵權人不當得利以及懲罰性賠償，CUTSA也有類似的規定。面對權利人現實或潛在的損害，依據法律規定的救濟方式多樣，禁令的選擇本非必要且原告并未完成“不可挽回損害”的證明，上訴法院還認為First Western勝訴的情況下金錢損失可以被量化并且足夠彌補First Western，簽發禁令的理由并不充分。

禁令的簽發是一個多方利益衡量的結果，權利人固然面對舉證難的現實狀況，但結合對權利人權利保障、對被訴侵權人就業和競爭等諸多領域行動自由的干預以及社會激勵競爭促進創新等多角度的考量，禁令的簽發仍應當保持足夠的謹慎。“不可挽回損害”推定的不當適用會在舉證上造成向權利人的傾斜，大大威脅被訴侵權人的行動自由，甚至使得訴訟尚未進行完畢，被訴侵權人的行動已經受到限制，也使得其他可能更為適宜采取的救濟措施實際上被擱置。

以知識產權侵權訴前禁令為視角，要求法院作出禁令前審查和確認“如不及時制止，被申請人的行為將會給權利人造成難以彌補的損害”。我國法院在案件中體現出“審慎型”和“積極型”兩種態度。持審慎觀點的法官認為應當嚴格把握審查標準，申請人提供切實充分的證據證明存在或可能存在難以彌補的損害，若僅存在侵權或損害的一般可能性就不能簽發禁令。持積極觀點的法官往往不論及損害要件，而是在確定侵權的情況下直接推定損害要件成立。[16]可見“不可挽回的損害”在司法實務中面對著舉證難的困境，法官在裁決中面臨著較大的自由裁量空間，不同案件往往裁判結果不統一。我國應在嚴格把握條文的前提下審慎探索，拒絕對“不可挽回的損害”要件的不當推定，避免不當推定成為對案件實質上的速裁，甚至事實上的錯誤裁判。在形式上可以先將對現有案件反映的問題梳理總結并加以引導，適時通過司法解釋等方式發布，待條件成熟再在商業秘密領域法律中單獨加以規定。

參考文獻

[1] Star Fuel Marts， LLC v. Sam's East， Inc.， 362 F.3d 639 （10th Cir. 2004）.

[2] Fish v. Kobach， 840 F.3d 710 （10th Cir. 2016）.

[3] Fish， 840 F.3d at 751 n.24.

[4] Bedrossian v. Nw. Mem'l Hosp.， 409 F.3d 840， 843 （7th Cir. 2005）.

[5] 52 U.S.C. § 20504.

[6] Id. at 716.

[7] Atchison， Topeka & Santa Fe Ry. Co. v. Lennen， 640 F.2d 255 （10th Cir. 1981）.

[8] Fish， 840 F.3d at 751 n.24 （quoting Atchison， 640 F.2d at 259）

[9] Winter v. NRDC， 555 U.S. 7 （2008）.

[10] 18 U.S.C. § 1836（b）（3）（A）， （B）

[11] Colo. Rev. Stat. § 7-74-103

[12] Id. § 1836（b）（3）（B）， （C）.

[13] Caf é 207 v.St.Johns County， 989 F.2d 1136， 1137 （11th Cir.1993）.

[14] 彭向陽、劉玲、彭一翔：《淺析知識產權訴前禁令審查標準》，《科技管理研究》2017年第4期。

[15] Williams v. Compressor Eng'g Corp.， 704 S.W.2d 469， 470 （Tex. App.—Houston [14th Dist.] 1986）.

[16] 楊靜：《“難以彌補的損害”之判斷規則及類型化研究——以知識產權侵權訴前禁令為視角》，《電子知識產權》，2014年第8期。