美國馳名商標反淡化制度對中國立法之啟示

(華東政法大學知識產權學院 上海 200042)

一、商標淡化表現形式

對于商標淡化的表現形式有諸多爭議，但根據美國《商標反淡化法修正案》(Trademark Dilution Revision Act，下文簡稱“TDRA”)中的規定將商標淡化類型一分為二，表現為商標弱化與商標丑化。因此本文也將將淡化行為分為弱化與丑化兩種表現形式進行闡述。

(一)弱化

所謂商標弱化，它是指無權使用人將馳名商標用于其它類別的商品或服務，導致馳名商標與原先特定類別中特定來源的商品或服務之間獨一無二的聯系被切斷，從而削弱了馳名商標識別特定類別中特定商品或服務來源的能力。根據TDRA的規定，弱化(dilution by blurring)是指因某種商標或商號馳名商標近似而引起的聯系，這種聯系會削弱該馳名商標的顯著性。①弱化是一個逐漸稀釋和沖淡的過程，最初存在的商品與商標之間的唯一聯想，由于其他人在其他商品上對該商標的使用，會變得越來越模糊。②對于商標權人而言將是一個巨大的損失。“淡化是一種感染，雖然其損害一開始并不明顯，但如果任其擴散，將最終摧毀商標的廣告價值。③

(二)丑化

所謂丑化，是指對于馳名商標或與馳名商標類似的商標的使用造成消費者產生不良聯想，以至于貶損馳名商標聲譽的使用行為。在TDRA 中，丑化(dilution by tarnishment)是指因某商標或商號與某馳名商標近似而引起的聯系，這種聯系會損害該馳名商標享有的聲譽。④

二、美國反淡化法制度評介與中國立法之現狀評析

針對學術界爭論較大的幾個問題，通過篩選以下幾個方面介紹美國的主要做法，從而對我國反淡化的保護與法條修改的完整性提供經驗借鑒。

本文擬對于幾個學術界有爭議的商標淡化核心問題進行探究，在介紹美國理論與實務界的規定與做法的同時，對中國現行立法狀況進行評介。

(一)淡化的適用領域問題

關于商標淡化的適用領域，在美國《蘭哈姆法》中明確了商標淡化的適格條件并不要求將馳名商標使用在非競爭商品或服務上，因此也就意味著反淡化保護可以適用于競爭性領域。而后《商標淡化修正法案》之中也延續了該規定，表明“無需考慮競爭有無”。⑤美國《第三次不公平競爭法重述》也支持上述觀點。因此，將馳名商標使用在競爭性商品或服務上時，消費者會發生混淆并不影響此種使用行為應當得到反淡化保護。我國《商標法》第十三條規定的是關于馳名商標的內容，其中第二款⑥規定的是針對未注冊馳名商標使用在相同或類似商品或服務上導致混淆的情形之規制，第三款⑦規定的則為已注冊馳名商標在不相同不相類似商品或服務上導致的淡化行為之規制。此條傾向于將淡化保護的范圍被限定在在不相同不相類似的商品之上。這種傾向性導致對于在相同或類似商品之上的淡化現象無法得到規制，造成立法上的缺失與空白。筆者認為，若能適當參考與借鑒美國法中的規定，在立法中明確將商標淡化行為擴大到競爭性領域，不僅能填補我國商標淡化適用領域的立法空白也能指導司法實踐，推進商標淡化制度在我國的落實進程。

(二)商標馳名的地域范圍

對于商標淡化行為認定所要求商標馳名的地域范圍，美國2006年頒布的《聯邦淡化修正案》,要求馳名商標必須在“美國”廣為知曉。不僅如此，美國國會有關原法案的報告也要求商標淡化保護所要求商標馳名范圍為“美國大部分地區”，原美國商標協會的建議也如出一轍。美國商標法界泰斗級教授麥卡錫也指出受到商標淡化保護的商標馳名范圍應為“在全國75%以上人口所在地”，或者在全國范圍內使用方可獲得反淡化保護。根據我國《馳名商標認定和保護規定》的規定,馳名商標是指“在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標”。但對于該商標的馳名范圍的具體限制則沒有加以規定。筆者認為，由于反淡化保護實際上是對馳名商標人權利的一次擴張，此種擴張必然意味著公共利益與其商標權人利益的限制，因而提高商標反淡化保護的門檻不失為一種良策。本文建議將反淡化保護的馳名商標范圍限于在“全國范圍內馳名”的商標更為符合我國現階段的國情，美國立法中有關商標馳名的地域范圍之規定可為我國立法者所參考借鑒。

(三)商標馳名的公眾范圍

對于商標馳名的公眾范圍問題，美國理論界與實務界已達成共識，即該商標需要同時在馳名商標自身與在后商標所在領域馳名，且若想要獲得反淡化保護，該馳名商標需要在“一般公眾”中獲得一定的知名度。我國《商標法》中的規定則將商標的馳名范圍限定于“相關公眾”。而若要在我國《商標法》中明確引入商標淡化制度，則當前的規定已然不符合當前商標反淡化保護的需求，筆者建議將商標馳名的公眾范圍限定為“一般公眾”則更為合理，此舉也更加符合當前國際馳名商標淡化規定的潮流與趨勢。

(四)實際淡化與淡化可能性

對于馳名商標的淡化認定為“可能淡化”還是“實際淡化”，美國司法實踐歷經爭議與曲折。不僅各州法院對于此問題各執己見，美國聯邦最高法曾提出的“實際淡化”之標準也飽受批判與詬病，而此后TDRA則明確規定商標淡化認定應遵從“淡化可能性”標準，我國立法中并未對此問題作出正面回應，因此筆者建議立法者若有意在《商標法》中明確淡化的損害標準，則應當在全面分析我國當前司法實踐需要的前提下謹慎選擇，在合理借鑒美國立法模式的同時探尋出符合中國司法現狀的進路。

三、對我國馳名商標反淡化保護制度的啟示

(一)我國商標淡化現狀與不足

對于我國立法中是否已存在關于反淡化制度，一部分學者認為，根據《商標法》、司法解釋中的相關規定，“不可否認我國商標法已提供了反淡化保護的法律依據”，⑧并斷定我國的商標法含有商標淡化理論的意味。但是，即使目前我國加大對馳名商標反淡化的立法保護，仍沒有能形成系統的法律體系。⑨我國在1982年通過了《中華人民共和國商標法》，1993年、2001年和2013年我國進行了多次商標法修改，但多重版本的商標法條文中都沒有出現過“商標淡化”文本，并且對于我國《商標法》13條第二款以及法釋{2009}3號第9條第2款的理解頗具爭議，與立法上還存有疑義不同，我國商標淡化糾紛日益增多，司法實踐幾乎沒有回避的余地，為了應對實踐中的法律糾紛與沖突，商標淡化在司法裁判文書中屢屢被提及，法庭在很大程度上已經采納了淡化理論，但有不少法官對淡化與混淆之間的關系存在諸多誤解，并且不同的法官對淡化理論也各執一詞，甚至運用方式也大有不同。尋根溯源則會探知皆因我國關于商標反淡化保護立法存在缺失。

為了解決司法實踐中的諸多現實問題，也為了彌補我國馳名商標淡化立法缺失，在商標法中引入淡化理論的迫切性日益凸顯。

(二)對我國商標反淡化立法之啟示

為了完善我國立法中關于商標反淡化保護規則，則必然要探析其他國家與地區的立法規制。由于美國是世界上對于商標淡化保護最成熟的國家，因此本文通過對美國商標淡化立法進行研究，對我國商標淡化立法得出如下啟示：

1.商標淡化立法應與國情相適應

依據我國當前經濟發展狀況與馳名商標在世界范圍內的影響力，馳名商標反淡化的保護力度應當與之相適應，既不能照搬照抄發達國家如美國商標反淡化立法規定，也不能回避問題對現有缺失置之不理。因此筆者建議立法者在商標法中完善商標反淡化規則時應當審時度勢，綜合考慮多重因素以提供最符合我國當前情勢的立法保護。

2.合理借鑒他國經驗，完善我國立法規制

正所謂他山之石，可以攻玉。如前文所言，美國作為當今世界對商標淡化保護最為成熟與完備的國家，其對于商標反淡化保護的理研究與立法規制都可為我國所參考、借鑒。如前文中所提及的種種問題如對于商標反淡化保護適用領域問題，美國立法中的相關規定較為符合我國商標淡化保護現階段的需求，加以合理借鑒則能在一定程度上彌補我國馳名商標淡化制度的立法空白與缺失。

【注釋】

①United Stated Code,title 15,1125,2008.

②黃暉：《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年版，第145-146頁

③李明德：《美國知識產權法》，法律出版社2014年版，第360頁。

④United Stated Code,title 15,1125,2008.

⑤李小武：《商標反淡化研究》，浙江大學出版社2011年版

⑥《商標法》第十三條第二款:就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用。

⑦《商標法》第十三條第三款:就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

⑧吳漢東.知識產權基本問題研究北京：中國人民大學出版社,2005：598.

⑨劉明江.商標權效力及其限制研究[M].北京：知識產權出版社,2010：45.