《專利審查指南》修改解讀
——規范創造性審查和公知常識舉證

周胡斌

為落實習近平總書記關于“提高知識產權審查質量和審查效率”的重要指示，貫徹國務院深化“放管服”改革的具體部署，國家知識產權局在2017年底啟動了《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）的修改工作。歷時一年有余，關于修改《專利審查指南》的第328 號公告于2019年9月23 日發布，并于2019年11月1 日施行。

此次《指南》修改充分考慮了新技術快速發展的需要，積極回應了創新主體的訴求，也認真總結和固化了審查工作中的有益經驗。修改進一步規范了對分案申請申請人（發明人）的規定，明確了分案再分案的提交時間，鼓勵審查員與專利代理師進行會晤和電話討論，強化對胚胎干細胞和涉及GUI的產品的外觀設計的保護，以及引入對于發明和外觀設計專利申請的延遲審查制度等。作為《指南》修改工作的直接參與者，筆者想就這次《指南》修改最受關注的內容，即創造性審查、公知常識舉證和延遲審查制度與讀者分享在修改過程中對相關問題的理解和思考。

一、規范創造性的審查思路

《指南》（2010 版）第二部分第四章規定了發明創造性，更具體地說，非顯而易見性的判斷方法，包括：第一步，確定最接近的現有技術；第二步，通過比較確定發明與最接近現有技術之間的區別特征，由區別特征所達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題；第三步，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，即所謂的“三步法”。上述方法的第二步，基于區別特征所達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題是創造性判斷的難點，也是專利代理師/申請人和審查員經常有爭議的地方。

第328 號公告對《指南》第二部分第四章第3.2.1.1 節（2）“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”部分進行了修改。一是將“根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”修改為“根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”，即增加了“在要求保護的發明中”；二是在該節最后增加“對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果”。

上述修改強調了應當整體考慮確定發明實際解決的技術問題。在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基于區別特征本身固有的功能或作用，而是應當根據區別特征在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，同時考慮特征之間的聯系，來確定發明實際解決的技術問題。在根據該區別特征確定發明實際解決的技術問題時，區別特征在“要求保護的發明中所能達到的技術效果”，或者說區別特征與其作用或所產生的效果之間的這種聯系，除本申請之外，也應當在對比文件中有明確記載或者是本領域技術人員根據其在申請日時的知識和能力就可以直接認識到的，否則，就犯了事后諸葛亮的錯誤。

【案例1】權利要求要求保護制備二苯基砜化合物的方法，特征在于反應是在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行。

申請人在說明書中指出，發明所要解決的技術問題是防止金屬離子造成的二苯基砜化合物產品著色，耐腐蝕層可以是玻璃或含氟樹脂等。對比文件1 公開了一種二苯基砜化合物的純化方法，權利要求與對比文件1 的區別在于本申請使用的容器具有耐腐蝕層。但對比文件1 未對反應容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物產品著色的問題。

如果依據玻璃或含氟樹脂涂層本身固有的耐腐蝕效果，將本發明實際解決的技術問題直接認定為“如何防止反應容器發生腐蝕”，就會輕易地得出本申請權利要求1 是顯而易見的結論。但是，對比文件1 僅僅涉及二苯基砜化合物的常規后處理步驟，其中并未具體提及金屬離子雜質，也未提及金屬離子會導致二苯基砜化合物產品著色的問題。在對比文件1 的基礎上，本領域技術人員并不能認識到上述技術問題的存在，也就很難有動機去改進現有技術，進而提出本申請要求保護的方案。就本申請而言，考慮區別特征在要求保護的發明中能夠達到的技術效果，發明實際解決的技術問題應為“如何防止二苯基砜化合物產品著色”，這也是申請人在說明書中聲稱的本發明所要解決的技術問題。實際上，如果對導致產品著色這一缺陷產生原因的認識已經超出了所屬領域的技術人員在申請日前的認識水平和能力，本申請的貢獻則恰好在于發現了該原因并提出相應的解決方案，發明具有創造性。

另外，在確定發明實際解決的技術問題時，應整體考慮區別特征在要求保護的發明中達到的技術效果，機械地根據每一個區別特征的作用或效果分別確定一個技術問題，再分別評價是否存在技術啟示的做法是不正確的（如此做法割裂特征之間的聯系，并未將權利要求作為“一個”技術方案進行整體考慮），除非要求保護的主題本身就是已知技術手段的簡單“堆砌”，各個技術手段之間不存在相互支持或相互作用的關系，實質上各自獨立解決多個問題。需要注意的是，在確定發明實際解決的技術問題時，其中的“實際”二字即隱含了審查員認為發明“能夠”解決該技術問題的含義，也就是說，本領域技術人員根據原始申請文件不能認定的事實不能作為認定發明實際解決的技術問題的事實基礎，例如，說明書泛泛聲稱、沒有提供任何證據予以證明且本領域技術人員根據現有技術也不能預期的技術效果。

【案例2】權利要求要求保護一種熱帶水果罐頭，其特征在于由蓮霧60～80g，人參果80～100g，火龍果80～100g，芭樂66～80g，加冰糖和水灌裝而成。

說明書僅泛泛聲稱所得產品營養豐富，美容養顏，并沒有提供混合后的水果罐頭有任何進一步有益效果的證據。對比文件1—4 分別公開其中一種水果制品，審查員采用四篇對比文件結合評價創造性。申請人答復審查意見時爭辯說：現有技術缺乏將這四篇現有技術結合的啟示，因此本申請是有創造性的。據此，審查員對該案予以授權。

從申請的說明書來看，權利要求的四種水果組分之間不存在并且也沒有證明它們之間存在相互支持互相作用的關系，具有所謂“營養豐富，美容美顏”的效果。要求保護的主題實際上是多篇現有技術簡單拼湊而成，效果也僅僅是已知手段預期效果的疊加，本領域技術人員只需簡單組合現有技術即可獲得要求保護的發明，不需要克服任何技術上的困難，也不需要付出任何創造性勞動，因此權利要求相對于現有技術是顯而易見的。對于這樣發明，審查員借鑒《指南》（2010 版）第二部分第四章第4.2 節對“組合發明”創造性的判斷思路也是允許的，即考慮組合的各技術特征在功能上是否彼此支持，并取得了新的技術效果，或者說組合后的技術效果比每個技術特征效果的總和更優越。

另外需要說明的是，這樣的權利要求，歐洲專利局會認為屬于現有技術的“拼湊”，并非真正的“組合發明”，其《指南》明確規定在評價“拼湊”發明的創造性時無需考慮所謂的“結合啟示”，因為它解決的不是“一個”技術問題而是多個各自獨立的技術問題；日本特許廳甚至認為可將其拆分成多個獨立的“發明”，采用多篇現有技術評價要求保護的主題的新穎性。

創造性是指與現有技術相比，發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，“三步法”是評判發明對本領域技術人員是否顯而易見，進而評價創造性的一種方法。創造性本身是一個程度的概念，“三步法”力求通過規范判斷過程以達到基本一致的、合理的判斷結果，應當正確認識“三步法”和創造性條款本質要求的關系，避免機械使用“三步法”。

二、加強公知常識舉證

（一）關于公知常識

外界對創造性審查質疑較多的另一個方面是公知常識使用不當的問題，包括對公知常識的認定過于隨意、舉證不足、說理不充分等。上述問題一方面反映了審查員的舉證意識和舉證能力有待提高，另一方面也說明了正確理解發明的路徑（特別是理解發明的出發點）尚需進一步規范。此次《指南》（2010 版）對第二部分第八章進行相應的修改，強化了公知常識的舉證要求，明確了舉證優先的原則：當申請人對審查員引用的公知常識提出異議時，要求審查員應優先采用舉證而非說理的方式進行回應。另外，考慮到外界對于審查員評價創造性時機械進行比對特征、直接將申請人認為是“發明點”的區別特征認定為公知常識而不舉證的反映非常強烈。在修改《指南》（2010 版）第二部分第八章時，一方面增加“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明”，也就是明確了審查員如果將申請人認為的“發明點”認定為公知常識時通常應當舉證的原則。該處的“對技術問題的解決作出貢獻的技術特征”，首先是指申請人在說明書指出的發明所要解決的技術問題，也就是申請人所認為的“發明點”；當然，審查員確定的最接近的現有技術很可能不同于申請人在說明書中列舉的背景技術，在評判創造性時確定的發明實際解決的技術問題也可能不同于申請人聲稱要解決的技術問題，這時“通常”的含義也是建議審查員在可能的情況下盡可能舉證。另一方面，此次對《指南》（2010 版）于第二部分第八章“閱讀和理解發明”部分也做了相應的修改，要求在審查過程中，理解發明應首先從說明書記載的背景技術出發，包括：了解發明所要解決的技術問題、理解解決所述技術問題的技術方案和該技術方案所能帶來的技術效果，以及把握發明對背景技術的改進思路，也就是說，強調審查員在檢索和審查之前，應當先從發明人的角度理解申請文件，再制定檢索策略，開始進行檢索和審查。

（二）作為評價創造性技術啟示的“公知常識”與公知常識性證據

《指南》（2010 版）第二部分第四章第3.2.1.1 節創造性的判斷方法中首次引入公知常識的概念：在判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見時，認為現有技術中存在技術啟示的一種情況是：“當所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，字典、教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。”應當注意的是，在上述評價創造性的“三步法”語境下，不論記載于“字典、教科書或者工具書的技術手段”，還是所謂的“慣用手段”，技術啟示的存在總是與該“重新確定的技術問題”密不可分的。從這個意義上來說，教科書或者工具書等只是公知常識的最常見載體，技術信息記載于教科書或者工具書并不必然意味著存在技術啟示；對慣用手段而言，慣用手段以起“慣用”為本領域普通技術人員所公知（可能并不必然記載在字典、教課書等特定載體上），在評價創造性時如認為某技術手段屬于本領域的慣用手段而構成技術啟示時，審查員應當說明“為什么該技術手段在該技術領域解決該具體技術問題是公知的”，而非簡單斷言某特征是慣用手段。根據《指南》（2010 版）的規定，對于評價創造性時可以構成技術啟示的公知常識，不僅要求該區別技術特征（技術手段）已經在字典、教科書或者工具書（或另一篇對比文件）中公開或者屬于慣用手段，還要求審查員作為本領域技術人員而言，對于該區別特征在要求保護的發明中能夠解決的問題或者產生的效果也應當有明確的預期，或者說，本領域技術人員能夠確信將該技術手段（特征）應用到要求保護的發明的方案中也能解決具體技術問題，產生預期技術效果，否則，就不能認為存在創造性意義上的技術啟示。

【案例3】 權利要求要求保護制備4-異丙氧基-4'-羥基二苯基砜的方法，包括在提純步驟中添加乙二胺四乙酸（EDTA）或其鹽。

根據說明書的記載，4-異丙氧基-4'-羥基二苯基砜是已知顯影劑，用作條型碼/收據等的熱記錄紙。說明書中還記載，發明人發現工業化生產時反應容器溶出的微量雜質金屬Fe 離子可以催化二苯基砜的氧化作用而使其著色，進而影響產物的品質（該案為案例1的系列申請，是發明人對同一技術問題提出的另一個解決方案）。對比文件1 公開了所述產品的制備方法以及通過萃取、分離和重結晶除去未反應的原料和反應副產物的提純步驟。審查員認為本申請權利要求與對比文件1 的區別是公知常識，即EDTA 可以與金屬Fe離子結合形成絡合物，并提供一本教科書作為公知常識性證據，其中公開鐵離子可和多種金屬螯合劑包括EDTA 或其鹽結合形成穩定絡合物，因此，本申請權利要求相對于對比文件1 是顯而易見的。

進一步分析發現,對比文件1 同樣涉及二苯基砜的制備方法，其中的提純步驟屬于常規后處理步驟，目的在于除去未反應的原料、溶劑和反應副產物。對比文件1 并沒有公開或隱含產品中可能存在雜質金屬離子(如Fe 離子），也無Fe 離子可催化產品的氧化反應從而影響產品品質的任何記載或暗示；在作為“公知常識”的教課書中，記載了多種金屬離子如銅離子、鎂離子以及 Fe 離子等均可以與EDTA 結合形成穩定絡合物，是一般性公開，對Fe 離子（在發明中）的作用無任何教導；而且，Fe 離子在此反應中并非反應副產物那樣的常規雜質，它實際上是反應容器或溶劑中溶出的其他微量物質。如果不是看到本申請的內容，或者不是申請人發現Fe 催化二苯基砜氧化反應的這種現象，本領域技術人員在申請日時很難認識到二苯基砜產品中Fe 離子的存在或者認為有除去Fe 離子的客觀需要，也就說，由于本領域技術人員基于申請日時知識和能力水平很難認識到申請實際解決技術問題的存在，因此很難有動機去改進最接近現有技術以獲得要求保護的發明。因此，并不能僅僅因為區別特征記載在教科書上，就認為能夠構成技術啟示。

從廣義的角度，公知常識的使用不限于創造性審查中是否存在技術啟示的判斷，它經常作為一種證據表現形式，即所謂的公知常識性證據，公知常識性證據的載體往往也是字典、教科書或者工具書等。《指南》（2010 版）提到公知常識性證據通常與舉證要求有關，例如《指南》（2010 版）第四部分第二章第4.1節理由和證據的審查中規定：“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術領域的公知常識，或者補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。”2002年《最高人民法院關于行政訴訟證據若干問題的規定》第68 條規定，眾所周知的事實，自然規律及定理，按照法律規定推定或證明的事實，根據日常生活經驗法則推定的事實等不需舉證，法庭可以直接認定，除非當事人有相反的證據推翻。此處“眾所周知的事實，自然規律及定理”等，往往會被認為屬于“公知常識”而屬免證事實。公知常識和公知常識證據緊密關聯，在不同語義和場景下有不同的含義和要求，在理解和實務中不應當將它們混淆起來。

在創造性審查中，如果申請人對于審查員引用公知常識或慣用手段存在疑義，一方面可以請求審查員舉證，這也是這次《指南》修改大力倡導和明確要求的；另一方面也可以就舉證內容是否構成創造性意義上的技術啟示進行爭辯，即：評價創造性不應僅僅基于區別特征本身固有的功能或作用或者因為相應技術信息記載在字典教科書等特定載體上，就認為存在技術啟示，可以請求審查員說明“為什么該技術手段在該技術領域解決該具體技術問題是公知或慣用的”。正如前面在案例1 和案例3 論述的那樣，固然玻璃或含氟樹脂涂層的耐腐蝕作用是其固有的屬性，Fe 離子和EDTA 可以形成穩定絡合物也是所屬領域普遍知曉的普通技術知識，甚至記載在教科書上成為”公知常識“，但是，聯系到“如何防止二苯基砜化合物產品著色”這個技術問題而言，這些特征或手段并不“公知”，區別技術特征與“如何防止二苯基砜化合物產品著色”這一技術問題之間的關系，既沒有在教科書中有明確文字記載，也不是本領域普通技術人員根據申請日時的普通技術知識可以直接認識到的，因此，并不能認為存在所謂的技術啟示。

三、關于延遲審查

為落實《“十三五”國家知識產權保護和運用規劃》,改進審查周期管理，滿足創新主體多樣化需求，國家知識產權在優先審查制度的基礎上，對于發明和外觀設計專利申請設立了延遲審查制度。對于發明的延遲審查制度，以通信技術領域的呼聲最為強烈。在通信領域，標準必要專利在國際競爭中至關重要，但是標準制定周期長、競爭激烈，標準的文本從草案、批準到最后封版都可能會有變化，申請人希望利用延遲審查保持相關專利申請一直未決（Pending）狀態，使得申請人還有機會圍繞標準進行專利布局，將標準規定的技術方案納入專利保護范圍內。而對外觀設計專利申請而言，延遲審查制度在飛機、汽車、數碼產品等研發周期較長的產品中有廣泛的需求，因為外觀設計專利申請的審查周期較短，如果外觀設計權利人沒有完全準備好商業應用的情況下，外觀設計被公告授權，權利人可能會由于他人的抄襲商業利益受損。

328 號公告規定：“發明專利延遲審查請求，應當由申請人在提出實質審查請求的同時提出，但發明專利申請延遲審查請求自實質審查請求生效之日起生效；外觀設計延遲審查請求，應當由申請人在提交外觀設計申請的同時提出。延遲期限為自提出延遲審查請求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿后，該申請將按順序待審。必要時，專利局可以自行啟動審查程序并通知申請人，申請人請求的延遲審查期限終止。”

對于發明專利延遲審查請求，申請人應當在提出實質審查請求的同時提出。國家知識產權局已對現有“實質審查請求書”做了調整，新增第④項，下設延遲1年，2年和3年的選項，申請人只能勾選一項，如果勾選了多項，延遲審查請求被視為未提出。這里的“實質審查請求生效之日”，是指在專利局收到實質審查請求書和實質審查請求費后，發出“發明進入實質審查階段通知書”的發文日。延遲期限屆滿日，按此日進入待審序列中按順序等待審查員提案。

對于外觀設計申請的延遲審查請求，申請人應當在提出申請的同時提出。“外觀設計專利請求書”中也已經相應調整，新增第18 欄，申請人請求延遲審查的，應當填寫此欄，下設延遲1年、2年和3年的選項，延遲審查請求只能選擇一項。

延遲審查制度并沒有設立延遲審查的撤回、公告和專門的公眾異議程序；在提出延遲審查請求后，申請人也不能更改延遲期限，撤銷延遲審查請求或隨時終止延遲審查。這是因為延遲審查制度作為一項新的制度，程序設計希望更加簡潔高效，今后可以根據運行中遇到的問題和積累的經驗，視需要進行調整。

此次《指南》修改，對創造性審查思路進行了系統性完善，有針對性地加強對公知常識的舉證責任，引導審查員在評判創造性時把握發明實質，客觀公正評判發明對現有技術的貢獻；而發明和外觀設計專利申請延遲審查制度的設立，則進一步滿足了創新主體對于審查周期的多樣化需求，促使發明創造能夠更好更靈活地獲得保護，發揮專利制度鼓勵發明創造、促進技術創新的作用。