GUI外觀設計專利保護之困的法律思考

李永紅

一、問題的提出

2014年，《專利審查指南》（2010 版）修改曾一度引起社會廣泛關注，其主要變化是，對于圖形用戶界面（以下簡稱GUI）由明確排除外觀設計專利保護到開放給予專利保護的門禁。然而，2017年北京知識產權法院民事判決書（2016）京73 民初276 號，令GUI 外觀設計專利再度徘徊于困窘之地：GUI 外觀設計專利能夠得到切實的保護嗎？

在該案中，外觀設計專利的名稱為“帶圖形用戶界面的電腦”。被訴侵權行為是向用戶提供被訴侵權軟件的行為。法院最終判定被告行為不構成侵權。結論是：“即便被訴侵權軟件的用戶界面與涉案專利的用戶界面相同或相近似，被訴侵權軟件亦未落入涉案專利的保護范圍。”理由為：“‘電腦’這一產品對于涉案專利的權利要求保護范圍具有限定作用。因被訴侵權軟件并不屬于外觀設計產品的范疇，相應地，其與涉案專利的電腦產品不可能構成相同或相近似種類的產品。”

上述觀點于法有據，但是一個現實問題是，在什么情形下GUI 外觀設計專利才能夠得到切實的保護呢？

與普通類型的外觀設計相比，GUI 的特點在于：一方面，GUI 呈現在電腦屏幕上；而另一方面，其生成則完全依賴于計算機軟件。因此，在計算機軟硬件各自獨立的產業背景下，電腦制造商制造、銷售的通常是未裝有GUI 軟件的電腦，因而不是“帶圖形用戶界面的電腦”；軟件制造商制造的是可獨立于電腦銷售的GUI 軟件，它所呈現的是特定的代碼，顯然也不是“帶圖形用戶界面的電腦”；最終將二者合而為一的是購買了GUI 軟件的電腦用戶，而其非經營屬性又決定了不構成專利侵權行為。于是，手持GUI 外觀設計專利的權利人，即便看到其設計的GUI 遍地開花，卻不存在負有侵權責任之主體。合法獲得的專利卻幾乎無法得到專利保護，這不能不說是一種窘境。

本文試圖研究窘境背后的法律問題,探索間接侵權規則與直接侵權規則中是否存在走出困境的途徑。

二、間接侵權規則下的途徑探索

（一）涉及計算機程序專利面臨的現實

GUI 外觀設計專利面臨的問題，在涉及計算機程序專利中具有一定的典型性。其原因在于，計算機程序承載著技術（或設計）的核心，而程序的運行、存儲、傳輸又依賴于其他載體。當這些載體的行為主體與計算機程序制造者既無經濟上的關聯，也無行為上的共謀，則以某種類型權利要求限定的專利有可能會遇到認定直接侵權（包括共同侵權）的困難。特別是，當專利方法的使用者為終端用戶時，侵權判定頗為棘手。

例如，2018年北京知識產權法院對搜狗訴百度系列案件①參見北京知識產權法院民事判決書（2015）京知民初字第01943 號；（2015）京知民初字第01732 號；(2015)京知民初字第01731 號：（2015）京知民初字第01734 號；（2015）京知民初字第01937 號；（2015）京知民初字第01938 號。中，對于方法專利的侵權判斷采用了不同處理方式。

第一，以產品調試中運行程序作為方法專利的侵權行為。

在(2015)京知民初字第01731 號判決中，被訴侵權產品同時落入方法權利要求1 與產品權利要求12的保護范圍中。法院判定：涉案產品侵犯產品專利的同時也侵犯了方法專利，因為該產品必然通過設置、調試等步驟使被控侵權產品具有該功能，從而會無可避免地使用到專利方法。

第二，以保護范圍相同推定侵權行為成立。

在（2015）京知民初字第01732 號判決中，被訴侵權產品未落入產品權利要求范圍。對于方法權利要求5，法院判定：“涉案輸入法的技術特征完全包含了權利要求5 的技術特征。涉案輸入法落入了權利要求5 的保護范圍。故，本院確認涉案輸入法使用了涉案專利方法，涉案輸入法產品構成了侵犯涉案專利的產品。”

第三，明確涉案方法專利不作為制造方法延及產品保護 。

在（2015）京知民初字第01943 號判決中，被訴侵權產品既落入了方法權利要求范圍也落入了產品權利要求范圍。判決認定涉案產品侵犯產品專利。對于方法專利，除采用第一個案件的判斷方法，即該認定被控侵權人必然通過設置、調試產品等步驟使用到專利方法外，還進一步明確：“涉案專利權利要求1 并非制造方法，并不能延及產品，并且涉及計算機程序的專利授權允許同時要求保護方法專利及對應的產品專利，并無延及產品的必要。”

在上述三個案件中，第一個和第三個案件的處理原則與業界通常認同的原則比較一致。即，以計算機程序為特征的方法權利要求不視為制造方法，因而不能延及產品，侵權行為需滿足使用方法的要件，故僅將產品調試過程中使用方法的行為認定為對方法權利要求的侵權。從結果看，由于在這兩個案件中可以作為侵權判定基礎的權利要求包括產品權利要求，因而是否侵犯方法權利要求對于最終結果的影響并不突出。然而，如果以此方式處理第二個案件，則問題就沒有如此簡單了。在該案中，判定侵權的基礎僅為方法權利要求。在此情形下，若僅判定調試中使用專利方法的行為為侵權行為，在裁定禁令或賠償損失的范圍上對專利權人恐怕只能是杯水車薪了。也許正因為面臨這樣特殊的困境，北京知識產權法院在第二個案件的判決中以判定落入保護范圍為由直接認定產品銷售構成對方法專利的侵權。應當說，這并非一種常規的判定方式。保護范圍與侵權行為是兩個相關但不相同的問題。前者判定的是技術方案是否相同或等同而不涉及侵權行為，后者則需要判定何種行為構成侵權行為，其與行為主體直接相關。例如，同樣基于涉及用計算機程序診斷疾病的發明，其方法專利和產品專利在保護范圍上相同，在判定新穎性、創造性結論上也無二致。但是，在涉及是否構成侵權的考量中，二者則完全不同。對于方法專利，因其實施行為的主體指向疾病診斷主體（醫生），因此，不能構成侵權，因此，在授權時就被排除在外，屬于不受專利保護的客體。而產品專利，其行為主體指向的是設備的制造商、銷售商，因而可以授予專利權。筆者認為，以保護范圍認定替代侵權行為認定，從一定程度上反映了法官在現有法律框架內追求內心公正的兩難困境。

面對涉及計算機程序發明專利在侵權判定中存在的困難，司法部門在積極探索更為合理的處理方式，專利行政部門也通過不懈的努力三度調整相應的審查規則，使這類專利從僅允許方法權利要求到允許特定形式的產品權利要求，并于2016年《專利審查指南》修改大幅度放開了對權利要求類型的限制，從而為涉及計算機程序發明提供了包括方法、設備及介質等更為廣泛的權利要求類型選擇，這在相當程度上緩解了因權利要求類型而導致的侵權判定的困難。但是，如君所見，在諸如上述第二個案件的情形下，現有的直接侵權規則對于合理有效保護專利權仍然不免捉襟見肘。

（二）間接侵權規則

在直接侵權規則難以處理實踐中不斷出現的新問題的現實下，人們自然將目光轉向了另一類侵權判定規則，即間接侵權規則。

在這方面，美國、德國、日本均已積累了一定的經驗。這三個國家的專利法中都明確規定了一種以專用品為特征的間接侵權規則。

如美國《專利法》在1952年引入的第271 條第（c）款規定：“任何人在美國為許諾銷售、銷售或者進口獲得專利的機器、制造品、結合物或組合物的一個部件，或者用以實施專利方法的一種材料或設備，而此種部件、材料或設備是構成發明的重要部分，并且明知此種部件、材料或設備是為了侵犯上述專利而專門制造或專門改造的，而不是適合于實質上非侵權用途的商業上的通用物品或商品的，應作為輔助侵權人承擔責任。”需要特別注意的是，這里并未提及是否存在直接侵權。因此，該制度與民法中以存在直接侵權為前提的共同侵權規則具有明顯的差異。

1959年日本緊隨其后也引入了類似規則。日本《專利法》第101 條第2 款第1 項針對產品專利規定了視為侵權的行為包括：“對于產品發明專利，當該產品的生產所用之產品（在日本國內廣泛且普遍地流通的除外）對該發明主題必不可少時，明知該發明是專利且明知該產品用于實施該發明卻仍以經營活動為目的，生產、轉讓、進口、許諾銷售等行為。”此外，同條同款第4 項針對方法專利規定：“專利為方法發明時，以經營為目的，僅能用于該方法的使用之產品的生產、轉讓、進口、許諾銷售等行為。”于此，同樣未以存在直接侵權為前提。

德國于1981年引入間接侵權規則。德國《專利法》第10 條第（1）款規定：“（1）專利權還有進一步的效力，即在本法適用范圍內，任何第三人未經專利權人同意，不得向沒有權利實施專利的人提供或者許諾提供發明的實質性部分，當其明知或者根據情勢應知這些行為適于且就是用于專利發明的實施的。”需要特別注意的是，這里所說的“沒有權利實施專利的人”并不等同于專利侵權人。例如，根據德國《專利法》第11 條，個人非營利目的的行為不構成侵權，但是，實施這類行為的人仍然可能屬于“沒有權利實施專利的人”。因此，法定的間接侵權責任可獨立于直接侵權前提而成立。

上述規則，盡管在侵權行為類型范圍上有些差異，在限定專用品的嚴格程度上不盡相同，但都足以解決諸如搜狗訴百度案中所遇到的問題。

例如，德國聯邦最高法院2013年5月7 號作出的X ZR 69/11 號判決涉及的權利要求是一種銑磨方法。其特征是“銑磨工具沿著一個連續的螺旋導軌(7,7')從原始件(1)的外輪廓導向成品件(2)的輪廓(2'),并在不斷地去除材料的過程中將原始件(1)的結構加工成成品件(2)。”被控侵權人開發了一種計算機輔助制造程序（CAM）并在展覽會的小冊子中涉及了用該程序自動采用專利方法螺旋銑磨的加工過程。該案經歷了一、二審法院及聯邦最高法院審理。三審判決一致認定該行為構成間接侵權。此外，對于專利權人未舉證存在直接侵權的前提下，可否以及如何確定損害賠償責任，聯邦最高法院明確表達了這樣的觀點：“當存在一定程度的損害可能性時，原告請求確定損害賠償責任即可認為理由充足。這個要求不高。至于是否發生了損害事實以及損害是什么不需要澄清，只要根據日常生活經驗就可以肯定地預期損害會發生。原則上，至少一個違法和有過錯的侵權行為存在，就足以確定上述損害預期。”因此，專利權人不僅有權請求損害賠償，而且，涉案侵權方有責任提供包括賬目在內的經營信息，以供確定損害賠償計算所用。因此，間接侵權規則不僅在理論上可以為專利權人伸張正義，在實踐中也具有可以操作的制度規則。

不過，間接侵權規則雖然具有上述功效，但鑒于中國《專利法》中目前尚無此規定且在此次專利法修改對于是否應當引入間接侵權規則尚存在意見分歧。因此，采用該規則解決現實問題，或許遠水難解近渴。

三、直接侵權規則下的法律解釋空間

（一）他國之鑒

涉及計算機程序發明專利雖然面臨侵權判定中的困難，但專利審查指南修改提供了較為豐富和靈活的權利要求表達方式，在一定程度上可以解決大部分問題。然而，外觀設計專利的保護范圍不是以權利要求確定，而主要是以圖片、照片加名稱確定。因此，其所固有的侵權判定困難在未引入間接侵權規則的前提下顯得愈發無奈。

然而值得注意的是，美國、日本、德國《專利法》中雖然規定了間接侵權責任，但并沒有專門針對外觀設計設置間接侵權規則。盡管美國專利因包含外觀設計可以認為271 條也涵蓋了外觀設計專利，但是日本、德國外觀設計法均獨立于專利法，而其中卻并未見有間接侵權的規則。那么，對于諸如GUI 所涉及的問題，又當如何解決呢？答案是，解決之道就在外觀設計直接侵權判定規則之中。

最為典型的是《日本意匠法》有關規定。第37條規定，“下述行為視為侵害外觀設計權或者專用實施權的行為：

一、以經營活動為目的，僅為登記外觀設計或者與其類似的外觀設計所涉及物品的制造所使用的產品的生產、提供等（提供等指轉讓及出租，當該產品為程序時，包括通過電信線路提供程序等的行為，下同）進口、許諾提供等（包括以轉讓為目的的展示，下同）行為。”

在上述規定中，包含了兩個與產品相關的概念，一個是涉及外觀設計的“物品”，一個是為制造該物品的“產品”。也就是說，一個是呈現外觀設計的“物品”，一個是生成該物品的“產品”。其中，專門列舉的計算機程序顯然不是呈現外觀設計的物品，而是生成該物品的產品。

這種產品兩分的思維，對于外觀設計專利直接侵權判定至關重要。

(二)單一產品思維慣性

中國《專利法》中對于外觀設計保護客體的認定、保護范圍的確定以及侵權行為的界定都提及了一個相同的術語——“產品”。因此，人們形成的普遍認識是，承載外觀設計的產品與生成外觀設計的產品應當集于同一產品之中。

的確，在傳統的領域里，大多數外觀設計產品既是呈現外觀設計的載體也是被制造出外觀設計形態的對象。例如家具是通過家具制造而呈現出特定的外觀設計。

事實上，這種單一產品的概念曾經是排除GUI外觀設計專利保護的一個重要因素。

例如，在《專利審查指南》（2010 版）第一部分第三章中有兩段相關的規定。一是關于外觀設計產品的定義，其第7.2 節規定：“產品的圖案應當是固定的、可見的，而不應是時有時無的或者需要在特定的條件下才能看見的。”據此，在同章第7.4 節排除外觀設計專利保護類型第（11）項中包括了“產品通電后顯示的圖案。例如，電子表表盤顯示的圖案、手機顯示屏上顯示的圖案、軟件界面等。”

從上述規定中，我們或許直接看到的理由是有關圖像顯示的固定性問題，而產品兩分問題隱含于“在特定的條件下才能看見”的表述之中。

在2000年的1967 號復審案件中，復審請求人對何為瞬時圖像提出了質疑，其爭辯觀點是“屏幕上的圖像雖需通電方出現，但不是瞬時圖像，而可再現”。的確，瞬時圖像的駁回理由對應的應當是工業實用性的再現性。如果滿足再現性要求，僅僅因為通電時圖像方能呈現不足以否定其再現性。對此，復審委員會沒有簡單地重復審查指南的規定，而提出了一個更為深層的理由，即圖像不是屏幕本身固有的圖案。也就是說，呈現圖像的產品不是生成該圖像的產品。這就是上面所述的單一產品的思維定式。

2014年修改《專利審查指南》，刪除了上述相關規定，人們由此得到的直接感覺是，修改所消除的外觀設計專利保護的障礙是圖像須固定的認識，而忽略了上述復審決定所提出的更深層次的問題，即單一產品的要求。

（三）兩分產品概念的起源

美國CCPA 于1967年3月16 日作出一件涉及噴泉外觀設計專利申請的判決373 F.2d 997 (C.C.P.A.1967)。該判決中的主要觀點奠定了美國在上世紀九十年代開始給予GUI 外觀設計專利保護的基礎。

該案的核心問題是噴泉是否屬于外觀設計專利保護客體。三級審查中陸續涉及到了三個問題。

第一，噴泉是“自然物”還是“人造的”？對此，專利申訴與抵觸委員會多數意見形成的決定與CCPA的一致觀點是，不能僅僅因為噴泉是由水構成的而認定其為自然物，如同許多工業品是由木頭制成的卻不屬于自然物。

第二，噴泉的瞬態特點是否符合“制品”的性質？對此，CCPA 認為，用機械裝置制造的噴泉的形態具有確定的再現性，例如許多百年以上的著名的噴泉依然保持著原有的形態。

第三，最為關鍵的問題是，噴泉產品的外觀形態是噴嘴的布置與壓力的控制所導致的，“該形態只是作為機械系統在其連續運行過程中的一個產物或效果而存在。”。這樣的設計是否符合“制品”的性質？對此 CCPA 指出：“我們不認為僅僅因為一個外觀設計的存在需要依賴于其外部的某個東西就有理由認定其不屬于對‘制品’的外觀設計”。這段話奠定了后來開放GUI 外觀設計專利保護的原則。在《美國專利審查程序手冊》（MPEP）相關章節中進一步明確，外觀設計專利保護的是產品實現或表現出的設計，而不是產品本身。

對于噴泉，呈現其外觀設計的載體是水，而生成該外觀設計的是噴嘴與控制器構成的系統。顯然，侵權判定不會指向作為自然物的水，而是生成噴泉的系統。同樣，電腦屏幕也只是呈現外觀設計的載體，而制造出GUI 外觀設計的產品是可在電腦上運行的計算機程序。

中國《專利法》第59 條第2 款規定：“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計”。這里所述的產品，是作為載體的產品。因此，正如北京知識產權法院判決中所強調的，產品類型對于確定保護范圍具有限定作用。這種理解不僅于法有據，也合乎外觀設計的特點。首先，在不同產品上的外觀設計對觀察者產生的視覺效果是不同的，例如，相同的圖面在寬幅電視屏上的效果與在狹長的手機屏上的整體視覺效果至少是不相同的。其次，在不同產品上外觀設計的設計空間是不同的，例如，輪胎輪廓的設計空間會因其功能所限而十分有限，而包裝袋的平面設計則具有廣泛的設計空間。因此，外觀設計專利的保護范圍的確需要考慮作為載體的產品類型。

但是，在判定侵權行為時，當載體產品與生成產品非同一產品時，是否仍然以載體產品為準？對此，《專利法》有關規定至少留有解釋的余地。

中國《專利法》第11 條第2 款規定：“外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”如何理解其中的“外觀設計專利產品”？對于載體產品與生成產品同一的情形，自然沒有歧義。但是，當涉及外觀設計的產品有兩類，一是作為載體的產品，一是作為生成外觀設計的產品，便存在兩種可能的解釋。究竟“外觀設計專利產品”應當解釋為哪個產品？考慮到該法條的功能是用于確定侵權行為-即實際利用外觀設計獲利的主體，考慮到《專利法》制定初期或許不能預見載體與生成均源于同一產品的情形因而沒有采用如日本外觀設計法中所采用的更為清晰的表述，考慮到國外在外觀設計制度運行中已有的經驗，解釋為用于生成外觀設計的產品或許更為合理。

借專利法第四次修改之際，若能對上述法條中“外觀設計專利產品”的表達給予含義更清晰的描述，直接侵權規則或可直接解決GUI 外觀設計所面對的困境。不過，正如前已述及，法律修改需要多方協商、謹慎決策的過程。因此，作為退而求之的措施，通過有關權威機構的法律解釋，是否也可以達到殊途同歸的效果？對此，還需有關部門思而行之。

四、結 語

GUI 外觀設計專利保護的問題，與涉及計算機程序發明專利既有相似之處也有自身的特點。

考慮到二者相似之處，引入間接侵權規則，或可從制度設計上解決包括GUI 在內的涉及計算機程序的發明創造的保護問題。但因涉及法律修改，難度相對較大。

基于外觀設計自身的特點，特別是缺少借助各種權利要求尋求合適的保護客體的特殊性和緊迫性，在現有法律的解釋空間中尋求解決途徑也許更為現實。為此需要克服單一產品認識的局限性，更為合理地解釋法律中所述的“外觀設計專利產品”的內涵。

另一方面，在探索有效保護GUI 外觀設計專利的同時，還需要考慮另一方面的相關問題，即防止GUI外觀設計專利對技術方案的不當壟斷。

由于GUI 的生成取決于計算機程序的設計與運行，而外觀設計所保護的是計算機程序所導致的最終的外觀效果。換言之，無論計算機程序采取怎樣的技術方案，只要最終呈現GUI 外觀設計的效果則落入外觀設計專利的保護范圍。因此，在授權與確權中，應當注意GUI 外觀設計與技術方案之間的內在聯系與各自保護范圍之間的涵蓋關系，避免出現以外觀設計壟斷技術方案的情形。

發稿之際，恰逢最新修改的《專利審查指南》公布。其中，有關GUI 專利申請增加了若干規定。例如，在第一部分第三章第4.4.3 節中對簡要說明增加了“必要時說明圖形用戶界面在產品中的區域、人機交互方式以及變化過程等”的規定。在同章第7.4 節對例舉不屬于外觀設計產品情形增加了“(11)游戲界面以及與人機交互無關的顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子屏幕壁紙、開關機畫面、與人機交互無關的網站網頁的圖文排版。”

上述規定，顯然關注到了GUI 外觀設計與單純平面設計的關系，從而進一步限定GUI 外觀設計保護范圍，使之區別于單純的平面設計。對此，筆者十分認同。同時，還應當注意GUI 的另一特點，即在判定其相對現有設計是否具有明顯區別時或在侵權判定時，應當考慮其是否因人機交互的功能需要而僅有唯一的或十分有限的選擇。由此方可平衡和加強保護與嚴格授權的權利義務關系，使有效的專利保護制度服務于真正做出貢獻的外觀設計。