淺析涉及數值范圍的選擇發明的創造性評述

朱玉璟 邱璐 豐茂

摘 要 本文針對選擇發明，尤其是涉及數值范圍的選擇發明的創造性如何評述進行了分析，提出選擇發明的審查依然應該遵循“三步法”的原則，判斷現有技術中是否存在技術啟示，以及是否產生了預料不到的技術效果。同時結合具體案例，闡述了在審查過程中如何緊扣“預料不到的技術效果”進行充分說理。

關鍵詞 選擇發明 數值范圍 創造性 技術效果

作者簡介：朱玉璟、邱璐、豐茂，國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心，研究方向：專利審查。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.12.237

《專利審查指南》第二部分第四章第4.3節中指出，選擇發明，是指從現有技術中公開的寬范圍中，有目的地選出現有技術中未提到的窄范圍或個體的發明。而參數作為一種重要的技術特征表征方式，涉及到數值范圍的選擇發明非常常見。對于這類發明的創造性，審查員應重點抓住“預料不到的技術效果”這一因素進行判斷。若該數值范圍的選擇使得發明產生了預料不到的技術效果，其具備創造性；反之，若該數值范圍的選擇未能使得發明產生預料不到的技術效果，則其不具備創造性。但如何針對“預料不到的技術效果”進行充分說理以使申請人信服，一直都是一個難點。下面，筆者將結合具體案例，對涉及數值范圍的選擇發明如何評價創造性進行詳細闡述。

一、選擇發明的創造性審查標準

《專利審查指南》第二部分第四章第4.3節給出了選擇發明創造性判斷的所要考慮的主要因素，此處將其作為選擇發明創造性的審查標準，其內容如下：

1.如果發明僅是從一些已知的可能性中進行選擇，或者發明僅僅是從一些具有相同可能性的技術方案中選出一種，而選出的方案未能取得預料不到的技術效果，則該發明不具備創造性。

2.如果發明是在可能、有限的范圍內選擇具體的尺寸、溫度范圍或者其他參數，而這些選擇可以由本領域的技術人員通過常規手段得到并且沒有產生預料不到的技術效果，則該發明不具備創造性。

3.如果發明是可以從現有技術中直接推導出來的選擇，則該發明不具備創造性。

4.如果選擇使得發明取得了預料不到的技術效果，則該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

也就是說不管哪種選擇發明的類型，都主要從能夠取得預料不到的技術效果這一角度入手來進行審查。在該類發明的創造性審查過程中，我們依然應該遵循三步法的審查思路。

二、涉及數值范圍的選擇發明的具體案例

權利要求1為：“1. 一種低碳熱軋全鐵素體基超高強超高擴孔率鋼，其化學質量百分比如下：C為0.01～0.1%；Si為0.01～0.15%；Mn為0.1～2%；P≤0.02%；S≤0.01%；N≤0.01%；Ti為0.01～0.2%；Mo為0.01～0.2%。”

對比文件1（CN1394237A）公開了一種低碳熱軋全鐵素體基超高強超高擴孔率鋼，其基本組成成分由重量%C≤0.06%、Si≤0.5%、Mn：0.5-2.0%、P≤0.01%、S≤0.005%、N≤0.006%、Ti：0.02-0.10%、Mo：0.05-0.6%、其余為Fe組成，而且其組織為單相鐵素體組織基體中分散有比例為5？04個/ m3以上的顆粒直徑小于 10nm的微細析出物（參見說明書第2頁第17～21行）。

權利要求1與對比文件1公開的內容相比具有以下區別技術特征：權利要求1中Si的質量百分比為0.01～0.15%；而對比文件1中Si的質量百分比為Si≤0.5%。然而，對本領域的技術人員而言，通過有限的試驗從對比文件1公開的大范圍內選擇一個較窄的范圍以得到權利要求1中Si的含量范圍，不需要付出創造性的勞動，且沒有產生預料不到的技術效果。因此權利要求1相對于對比文件1和本領域的常規技術手段不具備《專利法》第22條第3款所規定的創造性。

三、涉及數值范圍的選擇發明的創造性評述方式

該案例申請人和審查員的爭議焦點在于：（1）本發明通過選擇了窄范圍的Si的含量，鐵素體鋼的成形性能最好，且強度最強，其產生了預料不到的技術效果，是否能作為本發明具有創造性的依據；（2）“有限的試驗”能否用于評判創造性。

針對爭議焦點（1），如果選擇使得發明取得了預料不到的技術效果，則該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性；然而，本發明是否產生了預料不到的技術效果呢？

筆者仔細研讀了本發明和對比文件1，發現對比文件1還公開了Si是固溶強化的有效元素，超過0.5%的話會促進C從鐵素體析出，容易在晶界析出粗大的Fe的碳化物，使翻邊性能下降。此外Si超過0.5%的話，板厚2.5mm以下的薄鋼板熱軋不穩定；因此規定Si≤0.5%。圖4還公開了重量%Si+Mo≤0.5%時，可以得到鋼板具有非常好的表面性狀及較高的強度，表6還記載了Si的質量比為0.16%-0.39%的多個實施例，Si的質量比為0.26%，0.28%，0.37%， 0.39%的實施例中，鋼板的表面性狀良好，強度一般；Si的質量比為0.16%，0.17%，0.18%，0.19%的實施例中，鋼板的表面性狀非常好，且強度較高；綜上所述，與Si的質量比大于0.19%的實施例相比，Si的質量比小于或等于0.19%的實施例的表面性狀更優良且具有更高的強度。因此，對比文件1的表6給出了在Si≤0.5%的大范圍內選擇Si≤0.19%的窄范圍以保證鋼板的成形性能及強度的啟示。因此，本領域技術人員在對比文件1的表6公開的Si的質量比為0.13%-0.39%的多個實施例中，Si≤0.19%的窄范圍可以獲得更優良的表面性狀及更高強度的鋼板的基礎上，有動機減少Si的含量以保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度。因此，本領域技術人員能夠預期Si的質量百分比設置為0.01～0.15%時，也能夠在保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度。因此，本發明未產生預料不到的技術效果。

針對爭議焦點（2），如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的。然而，到底什么是有限的試驗呢？

筆者認為，判斷是否為“有限的試驗”，主要考慮下列因素：采用的技術手段或方法是否是常規的；現有技術是否給出對該選擇的技術啟示；該技術啟示是否會使本領域技術人員有動機改進最接近的現有技術；該技術手段所取得的效果是否能夠預期。對于本案，在對比文件1的基礎上，設置Si的含量對本領域技術人員而言是常規的，且對比文件1的表6給出了在Si≤0.5%的大范圍內選擇Si≤0.19%的窄范圍以保證鋼板的成形性能及強度的啟示。本領域技術人員在對比文件1的表6公開的Si的質量比為0.13%-0.39%的多個實施例中，Si≤0.19%的窄范圍可以獲得更優良的表面性狀及更高強度的鋼板的基礎上，有動機減少Si的含量以保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度，其效果也是本領域技術人員可以預期的。應當明確，選擇發明是否具備創造性與實驗次數的多少、時間的長短沒有直接的、必然的聯系，審查員可在答復申請人時指出選擇發明的創造性審查標準，讓申請人明白審查的標準和方式。

上述案例給了筆者一定的啟發性。當申請為選擇發明時，審查員不應該簡單的認為發明僅是從一些已知的可能性中進行選擇并且沒有產生預料不到的技術效果，而機械的認為該發明不具備創造性。而是應該遵循“三步法”，基于該選擇重新確定發明實際解決的技術問題，并判斷現有技術中是否存在對該選擇的“技術啟示”。如果在現有技術中已經明確記載了對某些可能性選擇范圍或者在某些數值范圍內進行優選、選取或者推導的方向性信息，或者本領域技術人員可以容易地推知這些優選、選擇或者推導的方向性信息，那么應當認為現有技術給出了進行優選、選取或者推導的“技術啟示”。例如，現有技術中公開了一個數值范圍，如果此現有技術中明確記載了對該數值范圍進行優選或選擇的方向性信息，則應當認為本領域技術人員得到了一種在所述數據范圍內尋求理想尺寸、范圍或者參數的“技術啟示”；但假使此現有技術中沒有公開任何對該數值范圍進行優選或選擇的信息，但本領域中給出了解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書中披露了解決該重新確定的技術問題的技術手段；本領域技術人員根據本領域的上述內容能夠推知“該數值范圍中存在優選值或者能夠根據實際需要通過有限的常規試驗尋找到最佳匹配值”，那么也應當認為本領域技術人員得到了一種在所述數據范圍內尋求理想尺寸、范圍或者參數的“技術啟示”，進而認定這種數值選取不具備創造性，除非這種選擇帶來了意料不到的技術效果。

四、總結

上述案例說明，在評述涉及數值范圍的選擇發明時，僅說明此種選擇不需付出創造性的勞動，不能帶來預料不到的技術效果是不足以讓申請人信服的，申請人依然會從“大量試驗”、“非常規選擇”等方面進行爭辯。

因此，審查員在審查過程中，依然應該先判斷現有技術中是否存在啟示，這種啟示是否具有引導作用，能讓本領域技術人員明確在現有技術的數值范圍中存在著優選值，使得本領域技術人員有動機在現有技術的基礎上對數值范圍進行優選，并且這種優選有著可預料的技術效果，進而得出該數值范圍的選取不具備創造性的結論。

參考文獻：

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