試論以發明構思為主導的專利審查原則

鄧澤微 伏霞

摘要：本文從低質量的授權專利出發，查找其出現的原因，提出了解決辦法，并給出了一個具體的審查方案。該審查方案的核心是：在審查員已經給出對比文件的情況下，申請人應當能夠重新認定自己的發明構思，即明確與對比文件的實質性區別在哪里，解決了什么新的技術問題。如不能明確，則申請人不應當要求審查員承擔相應的舉證義務。

關鍵詞：專利審查；專利質量；發明構思

“十二五”期間，國家知識產權局共受理發明專利申請403.4萬件，發明專利的申請量已躍居世界首位。我國已經成為知識產權大國，然而離知識產權強國尚有不小的差距。在專利中，授權的發明專利是經過專利審查機構審查后向全社會公告的，其質量代表著專利審查機構的信譽。然而，由于種種原因，近年來在授權的發明專利中出現了一批低質量專利。這不僅影響了中國專利的整體質量，也損害了專利審查機構的公信力，不利于建設世界一流的專利審查機構。

專利質量的高低通常從被引證次數、專利權維持年限等方面判斷。而本文所指的低質量專利與上述概念有所不同，它是指這一類申請：申請人在原始說明書中聲稱的發明構思已經屬于現有技術，但由于權利要求中存在大量的細節內容，審查員在有限的時間內難以判斷所有細節內容是否具有專利法意義上的創造性，最后不得不做授權決定。以下是一個典型案例：南京某大學一發明人，針對橋梁纜索缺陷的檢測方法，在2012年、2013年各申請了140件專利，2014年上半年又申請了63件。這些專利的大部分內容都是相似的，其獨立權利要求的篇幅巨大且逐年遞增，一項獨立權利要求可達8～10頁。

通常來說，專利權利要求的保護范圍由技術特征所限定。專利權利要求中只需記載解決相應技術問題所需的必要技術特征即可。限定的技術特征越多、越具體，專利保護范圍越小，也就越容易被規避，經濟價值也越低[1]。上述案例的系列申請中獨立權利要求所限定的技術特征如此之多，這樣的專利授權不僅消耗了大量的行政資源進行審查和維護，申請人自己也難以通過專利的許可、實施來獲得經濟利益，申請人得到的僅僅是一紙證書罷了。這樣的專利違背了專利制度設立的初衷，對推動科技進步也毫無益處。

審查員在評價一份專利的創造性時，需要考慮權利要求中的每一個技術特征在對比文件中是否已經公開，對于沒有公開的技術特征，如果審查員認定其對于發明而言沒有貢獻、無關緊要，可以暫時歸為公知常識[2]。此時，即使申請人自己也不認為專利申請具有何種突出的實質性特點和顯著的進步，仍可以引用《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節第（4）條的相關規定，要求審查員針對每一項公知常識給出確鑿的理由或證據。此時，審查員將面臨幾點困惑。

第一，如果審查員對申請人提出質疑的所有內容均進行補充檢索、重新評述，其工作量過大，無法在規定的時限內完成審查工作。

第二，上述爭辯的內容過于瑣碎、屬于無關緊要的細節內容，審查員難以認定其實際要解決的技術問題，正因為如此，申請人在原始說明書和后續的意見陳述書中往往也都不說明其實際要解決的技術問題或給出的技術問題明顯錯誤。由于審查員需要根據實際解決的技術問題到現有技術中去尋找技術啟示，所以此時往往難以判斷。

第三，如果審查員不理睬申請人的要求，仍然簡單處理并予以駁回，則將面臨后續的復審以及投訴問題。

基于上述原因，審查員對此類案件更傾向于做授權處理，這也就是許多低質量專利申請得到授權的主要原因。

可見，現有的專利審查制度在面對此類低質量申請時顯得力不從心。那么，是否能針對此類低質量專利設定某種特殊的審查制度呢？本文認為這是可行的。

第一，難以確定一個準確的審查標準來認定低質量申請。雖然保護范圍的大小與權利要求的字數之間存在密切的關系，但二者之間的關系是不確定的，還與撰寫者的語言表達方式有關。如果簡單以權利要求的字數來認定低質量申請，這顯然背離了公平原則。

第二，如果不給出明確的認定標準，而將判斷的權限交給審查員個人，則存在暗箱操作之嫌，難以得到社會公眾的認可，更難以得到國際社會的認可。

針對以上問題，本文提出以發明構思為主導的審查原則：在審查員已經給出對比文件的情況下，申請人應當能夠重新認定自己的發明構思，即明確與對比文件的實質性區別在哪里，解決了什么新的技術問題。如果申請人不能明確的，可以直接做出不具有創造性的結論，而不應當要求審查員承擔舉證義務。只有在申請人能夠重新認定自己的發明構思的情況下，審查員才承擔后續的舉證義務。

該原則不僅僅適用于對低質量專利進行認定，也是一種廣泛適用的原則。對于這一原則，或許有人會認為以上做法違背了誰主張、誰舉證的基本原則，加重了申請人的舉證責任。以下筆者進行解釋。

第一，一份專利申請產生的最初原因是申請人主張自己對社會做出了技術上的貢獻并希望獲得相應的專利權。基于這種主張，就應當提出相應的理由和證據，即本申請與現有技術的區別，解決了何種技術問題，也就是本申請的發明構思。同理，當審查員已經提供對比文件（即幫助申請人重新認定了現有技術）的情況下，申請人應當重新認定其發明構思。

第二，申請人是最了解本發明的一方，審查員對專利申請的理解只是建立在申請人提供的申請文件和意見陳述上，申請人應當具有重新認定其發明構思的能力。如果申請人不清楚自己的發明構思，卻要求審查員承擔絕對的舉證義務有失公平。

第三，通過美國、日本等國的專利審查意見可以看出，他們也不要求審查員提供絕對證據。對于一份連申請人自己都不清楚發明構思的專利，如果盲目地要求審查員提供絕對證據，是對審查資源的浪費。

第四，對于一份發明構思不明確的專利，其往往沒有智慧貢獻，即便具有一些智慧貢獻，也會因為申請人不清楚發明構思而在權利要求中堆砌毫無意義的技術細節。因此，這樣的發明如果被授予專利權，其結果就是各種低質量專利的泛濫。

為實現上述審查原則，需要提出一種具有可操作性的審查方案，以下詳細說明。

第一步，申請人在原始說明書中應當首先聲明自己的發明構思，明確與現有技術的實質性區別在哪里，解決了什么技術問題。如果發明構思僅通過文字和附圖說明尚不能證實，還需要實驗驗證，則申請人在說明書中應當提供相應的實驗數據。

第二步，首次審查時，如果審查員不認可申請人發明構思（如技術手段無法解決其技術問題），則發出公開不充分的審查意見；如果審查員認可，則撰寫新穎性、創造性的審查意見。

第三步，申請人答復時，可基于審查員提供的審查意見進行反駁，或者基于審查員提供的證據重新認定專利申請的發明構思（可對權利要求進行修改以便體現發明構思）。

第四步，回案審查時，如果申請人不能提出有效的反駁，也無法提出新的發明構思（如僅要求審查員對權利要求的所有內容提供絕對證據），則給出不具有創造性的結論。如果申請人提出的新的發明構思是錯誤的（如技術手段無法解決其技術問題），則應當給申請人至少一次更正發明構思的機會，之后仍然錯誤的，給出不具有創造性的結論。如果申請人能夠提出有效的反駁，或者提出新的發明構思，則審查員應當修改審查意見，或者基于新的發明構思進行檢索和評述。

第五步，在第二步到第四步之間循環。如果審查員針對申請人提出的新的發明構思無法提供相應的證據，則給出具有創造性的結論。

第六步，必要時，審查員可以基于善意審查的理念，在通知書中以建議的形式代為認定新的發明構思。但這種認定只有在申請人后續書面認可之后才能生效，否則不具有法律效力。

總之，以上審查方式是從專利制度的本質出發，體現了權利與義務的對等，是解決低質量專利的有效途徑。

參考文獻：

[1] 丁利鵬.我國專利保險的實踐探索及對策研究[D].東北農業大學，2017.

[2] 郭詠梅.我國專利保險制度研究——從我國專利保險試點出發[D].西北大學，2015.