定牌加工商標侵權認定問題
——以“鱷魚案”為例

李仲（煙臺大學法學院，山東 煙臺 264005）

一、案情分析

2011年4月，上海市浦東新區人民法院對無錫艾弗國際貿易有限公司（以下簡稱無錫公司）訴香港鱷魚恤有限公司（以下簡稱鱷魚恤公司）一案作出一審判決，確認原告無錫公司申報出口韓國的服裝上使用“Crocodile及圖”和“CROCODILE”商標的行為不構成對被告鱷魚恤公司在中國享有的“CROCODILE”注冊商標專用權的侵犯。

浦東法院認為，原告無錫公司接受境外公司委托進行產品加工的行為是一種典型的涉外定牌加工行為，被告鱷魚恤公司認為原告有在中國市場上銷售貼有“CROCODILE”商標牛仔褲的可能，但沒有提出相應的證據，所以不予采信。原告在加工的服裝上使用的“CROCODILE”商標具有其商標權利人合法的授權，主觀上沒有侵權的故意或者過錯，并且其定牌加工行為沒有在國內銷售，不可能造成市場混淆，也沒有給被告鱷魚恤公司在中國市場造成損失或影響。同時法院指出，要想發揮商標的功能與價值，必須將附著于商品之上的商標在市場中流通。因此，原告的定牌加工行為不構成對被告享有的注冊商標專用權的侵犯。據此，法院作出了上述判決。

本案是涉外定牌加工中商標侵權糾紛的一個典型案例，即在我國國內加工生產境外注冊商標的產品，其產品全部出口到國外、在國內并沒有銷售的情況下，是否侵犯了在我國注冊了相同商標的商標權人的商標專用權。長期以來，我國在知識產權領域的理論研究存在許多不足，在涉外定牌加工商標侵權認定這一問題上體現的尤為突出，在商標的地域性原則、混淆可能性理論、商標的使用的含義等理論方面，學者中存在很大的分歧，至今仍沒有達成一致。

在司法實踐中，各地法院對《商標法》第57條第1款的理解不同，導致審判結果截然不同。有的法院認為應嚴格按照《商標法》第57條第1款的規定未經商標權注冊人的許可，在同一商品或類似商品上使用與注冊商標相同或近似的商標的既認定為侵犯了他人的商標專用權；而有的法院則認為，在適用《商標法》第57條第1款時，要根據案件的具體情況，考慮商標地域性原則、混淆可能性理論及《商標法實施條例》第3條中商標的使用的含義等多方面因素來認定是否對在中國享有商標專用權的商標權人構成侵權。綜上所述，在由涉外定牌加工過程中引起的商標侵權糾紛，分歧的焦點在于適用《商標法》第57條第1款時是否還應考慮地域性原則、混淆可能性理論及如何界定商標的使用的含義。

二、定牌加工的定義

定牌加工，字面意為“原始設備制造者”，也稱“原產地委托加工”，指加工方根據定作方的要求，為其生產加工產品，并將特定商標貼于該產品之后交付給定作方定作方根據約定向加工方支付加工費用的一種貿易方式。有學者將其分為以下四類：第一，委托方是合法的商標所有人或者合法的商標使用權人，加工方只進行中國境內進行加工制造而沒有在中國銷售；第二，委托方不是合法的商標所有人或者商使用權人，加工方只在中國境內進行加工制造而沒有在中國銷售；第三，委托方是合法的商標所有人或者是商標使用權人，加工方在中國境內進行加工制造并在中國銷售；第四，委托方是不合法的商標所有人或者是商標使用權人，加工方在中國境內進行加工并在中國銷售。其中前兩種情況為嚴格意義上的定牌加工，即只是按照合同約定進行產品加工制造但并不涉及產品的銷售，我們可以將其歸納為涉外定牌加工。而后兩種情況中加工企業不僅加工制作產品還在加工企業所在國銷售其產品，我們一般稱之為廣義的定牌加工。本文只討論前兩種情形，即委托方是我國境外合法或不合法的商標所有人或商標使用權人，加工方是我國加工企業，加工制作產品完畢后出口到國外，并不在國內銷售，是否構成商標侵權。

涉外定牌加工是指我國國內的加工企業接受國外商標權人或商標使用權人的委托，生產制作貼有其注冊商標的產品，加工完畢后將產品全部給委托方，且不在我國境內銷售的一種貿易加工行為。

三、定牌加工商標侵權認定中的歸責原則及過錯判斷

定牌加工行為是否應當被禁止，涉及商標侵權的歸責原則及過錯問題。

第一，在商標法領域，過錯不是侵權成立的構成要件。這一點，著名法學家鄭成思先生曾有很經典的論述。在絕大多數國家，“在確認是否侵害了知識產權并要求侵權人停止有關侵權活動時，應采用‘無過錯原則’；在確定是否賠償被侵權人或確定賠償額度時，適用‘過錯原則’”如王遷先生也指出，只要未經知識產權人許可，也沒有法律規定的免責事由，擅自實施受專有權利控制的行為即構成“直接侵權”。至于行為人的狀態如何，是否具有主觀過錯，只影響損害賠償數額或救濟方法，并不影響對行為構成“直接侵權”的認定。

因此，在商標法領域，判定商標侵權成立的關鍵是看某種特定行為是否未經權利人的許可，落入了商標專用權的控制范圍內，至于商標使用人是否具有主觀上的過錯（故意或過失），在侵權是否成立的認定上并不重要。當然，在承擔賠償責任時，行為人的主觀狀態會有重要影響。這里必須指出，行為人不承擔賠償責任，并不意味著其行為不構成商標侵權，也不意味著不需要承擔停止侵權的法律責任。在本案中，法院首先應解決的是原告無錫艾弗公司是否構成商標侵權，而這一點，與其是否具有主觀過錯并無必然的聯系。

第二，退一步講，如果法院想對原告是否具有過錯進行判斷，其思路和方法也是值得商榷的。過錯是指行為人通過其實施的侵害行為所表現出來的在法律和道德上應受非難的故意與過失狀態。正如王衛國先生所指出的，“過錯就是行為人未盡自己應盡和能盡的注意而違反義務，因而為法律所不容認的行為意志狀態”。本案中，無錫艾弗公司的主觀狀態，首先取決于它有沒有義務審查自己使用的標識是否為可以合法使用的商標，即是否會侵犯中國商標權人的注冊商標專用權。如果使用人有這個義務而沒有審查，那它就是有過錯的定牌加工行為人因為輕信委托人在國外有合法商標權，而不去審查該商標標識在中國是否可以合法使用，沒有盡到其應盡的審查義務，所以是有過錯的。浦東法院主張無錫艾弗公司有韓國商標權人的合法授權而沒有過錯，在邏輯上無法成立。

總之，商標侵權之構成并不以行為人過錯為要件。至于認為只要有境外商標權人的授權，就可以認定定牌加工行為人沒有過錯，并進而為判定其不侵權尋找理由的思路和方法，并不符合知識產權法的相關原理。