在發明專利申請的創造性評價中如何選擇最接近的現有技術

摘 要：創造性是發明專利申請能被授予專利權的必備條件之一，我國目前采用“三步法”來判斷發明專利是否具備創造性，而“三步法”中的第一步就是選取最接近的現有技術，可見最接近的現有技術的選取對于創造性的判斷有著至關重要的作用，因此本文結合我國現行《專利審查指南》的相關規定，對如何選擇最接近的現有技術進行了闡述。

關鍵詞：發明專利申請；創造性；“三步法”；最接近的現有技術

一、引言

根據我國專利法的相關規定，具備創造性是發明專利申請可被授予專利權的必備條件之一，目前我國一般采用“三步法”來判斷發明是否具備創造性，具體內容為：①確定最接近的現有技術；②確定發明的區別技術特征和其實際解決的技術問題，即分析要求保護的發明與最接近的現有技術有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發明對本領域的技術人來說是否顯而易見的，即從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。可見，選取相對于申請的最接近的現有技術是創造性評價方法，即“三步法”的基石，其直接影響到三步法的判斷結果，從而影響整個創造性的評價。如上所述，最接近現有技術的選取對于創造性的評價有著重要意義，但是由于其在現行《專利審查指南》中的規定并不明確，造成了專利審查員在遇到該問題時經常存在困擾，甚至影響到對發明專利申請的創造性的有效評價，因此筆者認為有必要對如何選取現有技術進行研究和探討。

二、相關規定以及存在的問題

現行《專利審查指南》規定：最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術，通常與要求保護的發明技術領域相同、并且所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多。應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應當首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。

上述規定似乎表明，在確定最接近的現有技術時，公開的技術特征的多少是一個主要因素。但是緊接著又規定“應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應當首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”，根據這一規定，又表明技術領域是確定最接近現有技術時首要考慮的因素，即使公開的技術特征少于不同技術領域的現有技術，相同或相近技術領域的現有技術也應當優先考慮。那么假設申請存在兩篇非常相關的現有技術，其中一篇現有技術公開的技術特征最多，但和本申請相比不屬于相同的技術領域；而另外一篇現有技術雖然公開的技術特征較少，但和本申請相比屬于相同的技術領域，或者兩篇現有技術都和本申請的領域相同，且分別公開的技術特征數量也相同等等，在這些情況下如何選取最接近的現有技術，不同的審查員可能會有不同的選擇。而審查實踐中，碰到的實際案情往往比上述情形要復雜地多，因此在選取最接近的現有技術時存在很多困擾和爭議。

三、思考與建議

針對上述問題，筆者認為在選擇最接近的現有技術時，不能片面、機械地理解《專利審查指南》的相關規定，而是應該深入理解確定最接近的現有技術在整個“三步法”評價中與其他兩個步驟之間的關系、以及在評價方法中所起的作用。具體而言，判斷創造性的“三步法”中的第1步，確定最接近的現有技術，其并不是單獨存在的，其與第2和3共同組成了一個完成的創造性的評價方法。而在創造性的評價過程時，評價是否顯而易見，一般情況下即指多篇現有技術之間是否存在結合的可能性和合理性是說理最重要的部分，因此在通常情況下，哪篇最有利于后續評述，最容易說服申請人，就應該確定哪篇作為最接近的現有技術，而不應該僅僅拘泥于哪篇公開的技術特征最多，或者是哪篇與本申請領域相同。

舉例而言，權利要求1包括A，B，C，D，E多個技術特征，經檢索找到2篇與申請相關度較高的現有技術，對比文件1和對比文件2，其中對比文件1與申請的技術領域相同，其公開了技術特征A，B，沒有公開技術特征C，D，E；而對比文件2恰好公開了技術特征C，D，E，且該技術特征C，D，E在對比文件2中所起的作用也和本申請相同，針對這種情況，雖然對比文件1公開的技術特征較少，但是由于其涉及的領域和本申請相同，而且由于技術方案中不具備技術特征C，D，E，因此在運用中很可能會面臨需要解決C，D，E技術特征所能解決的技術問題，將其選擇為最接近的現有技術更有利于后續的說理，即存在將對比文件2與對比文件1相結合的技術啟示，因此即使對比文件1公開的技術特征較少，也仍將其確定為本申請最接近的現有技術。

實踐中常見的還有另外一種情形，權利要求1包含技術特征A，B，C，D，對比文件1和對比文件2和本申請均屬于相同的技術領域，且均公開了技術特征A，B，C，而對比文件3中公開了區別技術特征D，這時究竟確定對比文件1還是對比文件2作為最接近的現有技術，就看對比文件1和2所要解決的技術問題與區別技術特征D在對比文件3中所要解決的技術問題的相關性，哪篇對比文件所要解決的技術問題與區別技術特征D在對比文件3中所要解決的技術問題最相關就選取哪篇作為最接近的現有技術，這樣作的目的也是為了使最接近的現有技術與對比文件3的結合更具有合理性，從而使創造性的評價更充分、合理，更容易讓申請人接受。

綜上，筆者認為在選擇最接近的現有技術時，不僅要考慮①技術領域相同或相近；②所要解決得技術問題、技術效果或用途最接近；③公開得技術特征最多；而且最重要的還需要考慮“技術啟示”的合理性。

參考文獻：

[1]《專利審查指南》，2010年出版