從一則案例談專利確認不侵權之訴

案情回放

2013年3月13日，A公司向國家知識產權局專利復審委員會提出無效宣告請求，請求對專利號為200920089093.4、名稱為“圓柱形接頭圓弧形凸棱鉆桿”的實用新型專利因不符合《專利法》第22條第3款關于創造性的規定，應全部無效。2013年12月9日，專利復審委員會下發“無效宣告請求審查決定書”，維持專利權有效。

2013年12月31日，B公司與專利權人田某共同發送警告函，稱A公司生產和銷售涉案專利產品，要求其就涉案專利權許可，侵權賠償或合作事宜進行協商。2014年1月10日，A公司為了依法維護自己的權益，分別向B公司與專利權人田某發送《催告函》，要求：“自收到本函后一周內書面確認我公司不侵權，并撤回原警告函?！眱僧斒氯苏Ｊ臻喆吒婧诤侠頃r間內并未履行其義務。

2014年2月24日，A公司訴至法庭，請求：（1）依法判定A公司生產的產品不侵犯第ZL200920089093.4號中國實用新型專利權；（2）責令B公司與專利權人田某停止發送針對A公司警告函的侵權行為，并承擔本案的律師費、訴訟費。

2014年6月23日，鎮江市中級人民法院（2014）鎮知民初字第0013號民事判決支持了A公司的訴訟請求，并判決專利權人承擔律師費、訴訟費等合理開支。

律師點評

本案屬于典型的“專利確認不侵權之訴”。

首先，關于管轄法院，專利權人發送警告函認為A公司進行專利產品的生產和銷售，因此根據《民事訴訟法》第28條，《專利法》第61條，最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第2、5、6條及有關規定，A公司所在地法院對本案具有管轄權。

其次，關于起訴條件，僅僅收到侵權警告（或者沒有收到侵權警告，僅僅擔心自己制造銷售的產品是否侵權）是不足以啟動“不侵權之訴”的。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（2010年1月1日生效）第18條規定，權利人向他人發出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。該規定有四個要件必須同時滿足：（1）權利人向被警告人發出侵權警告，“侵權警告”不局限于書面的警告函、律師函，只要權利人的行為使涉嫌侵權人處于不安的境地、懸而未決的狀態，就足以啟動確認不侵權之訴，例如權利人向國家有關部門提出的權利異議的方式，實質上起到了直接向涉嫌侵權方發送警告函相同的作用和后果，可以視為專利權人發出了侵犯專利權的警告；（2）被警告人或者利害關系人書面催告權利人行使訴權，“書面”是必要條件，且發函的主體（確認不侵權訴訟的原告）必須是與本案有直接利害關系的公民、法人或其他組織，即被警告人或者利害關系人；（3）權利人經催告后在一定期限內怠于行使權利，且怠于行使權利的期限有著明確的時間規定——權利人在收到書面催告一個月內或書面催告發出之日起二個月內；（4）明確的訴訟請求。

具體到本案，2013年12月31日，被告B公司向原告發送函件，已明示原告侵權了其涉案ZL200920089093.4號實用新型專利，且包含求償索賠之意。因此，被告B公司此舉已使原告陷入不安、危險、不穩定的境地，其生產、銷售涉案抽瓦斯用弧形三棱鉆桿的技術方案是否落入被告田某的涉案實用新型專利的保護范圍處于不確定的狀態，原告進退無據，危及或可能危及原告的合法涉案商事權益。被告B公司的涉案函中，雖然沒有出現“警告”或者將采取的手段等字眼或內容，但被告B公司隨函附送了相關法律法規條文，實質上可合理推斷出如原告不認可侵權及接受賠償方案等，被告即可通過行政投訴、民事訴訟等手段達成目標。因此，被告B公司的涉案函件符合警告函的基本法律特征。原告收到警告函，回函要求兩被告確認不侵權并撤回警告函，在兩被告在規定的期限內不履行后提起本案訴訟，符合法律規定。

最后，關于不侵權訴訟，訴訟過程中，若被法院駁回其訴訟請求（理論上存在涉案產品技術方案可能落入專利保護范圍），將產生極其尷尬的甚至極其嚴重的后果。因此，原告代理律師在風險把控上要慎之再慎。

具體到本案，A公司在訴訟過程中啟動了三道防線：（1）生產產品未落入涉案專利保護范圍；（2）有他人的合法許可授權（申請人之前的、案外他人專利的授權許可）；（3）啟動涉案專利無效宣告程序。三道防線環環相扣，確保萬無一失。

確認不侵權的訴訟請求，就其內容實質上是原告對其實施的某一行為是否構成對他人依法享有的某項權利的侵權而向人民法院提出的一種確認請求。人民法院審理此種糾紛所適用的法律與審理民事侵權糾紛是一致的。因此，被告B公司理應承擔因警告不當而產生的民事侵權責任即停止發放警告函行為，賠償原告經濟損失等。另外，由于被告田某是被告B公司的股東及法定代表人，其以被告B公司的名義發出涉案警告函，可以推定被告B公司亦為涉案專利的權利人或利害關系人。被告田某的涉案行為應視為B公司的職務行為，因此原告為制止侵權行為所支付的合理開支應由被告B公司承擔。

南京知識律師事務所 張蘇沛

專家評析

消極確認之訴在處理知識產權糾紛中的特殊地位

關鍵詞：消極確認之訴 專利侵權糾紛

點評人：南京大學法學院 嚴仁群

近年來，實務中出現了被指控侵權者主動起訴指控者的訴訟，在訴訟法上這被稱為消極確認之訴。這種訴訟主要出現在知識產權領域中。

被指控侵權者之所以可以提起此種訴訟，是因為其有訴的利益。而其之所以有訴的利益，則是因為其被對方當事人指控實施了侵權行為，這種指控已經使被指控者的合法地位處于現實不安的狀況。原告為了消除這種不安，自然有權要求法院通過訴訟程序給予救濟，消除此種不安。

當然，要實際具有訴的利益至少應具備一定的要件。其一，被告的行為已經使原告方的合法地位處于不安定狀態。例如被告直接、正式地指控原告侵犯其專利權、商標權，或者被告向原告的關系人（例如原告產品的銷售商）發函稱原告制造的產品涉嫌侵權；其二，消極確認之訴應該是有效解決糾紛的方式。即如果法院如原告所愿，做出了消極確認判決，雙方的糾紛即可解決。倘若原告可以提起給付之訴，卻僅提起了消極確認之訴，則法院可能會否定原告對于確認之訴的利益（確認利益）?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第18條實際是針對第一項要件的細化規定。但所謂有具體的訴訟請求，并非是消極確認之訴本身的要件，而是任何起訴都應具備的一般的起訴條件。

由此，企業在接到侵權指控時，應該首先檢查自己是否存在所指控的侵權行為，而在確認己方未侵權時，則應積極與對方進行交涉，以和平方式消除糾紛。若對方不撤回指控，則應根據前述司法解釋的提示，通過書面形式敦促對方或者起訴或者放棄侵權指控，并積極著手進行訴訟方面的準備工作。即便企業在面臨侵權指控時，并不能很確定地判斷自己是否侵犯了別人的知識產權，在必要時也應考慮主動提起消極確認之訴。因為，企業在前期為生產某項產品可能已經做了較大投入，并且可能還需進一步追加投入，如果真的涉嫌侵權，那么繼續追加投入可能會使己方的損失進一步擴大，或者需要承擔更大范圍的責任。

應當注意的是，如果對方當事人的指控行為已經使被指控侵權企業遭受了經濟損失，則被指控方應該在提起消極確認之訴時，一并提起損害賠償之訴，即要求對方停止侵權行為（例如被告向原告的關聯單位發函指控原告侵權的行為），要求賠償損失。此時，訴訟中就有多項請求并存。但這樣做有利于徹底解決訴訟，通常也有利于降低訴訟成本。單純的消極確認之訴不能獲得給付判決，消極確認判決是不具有強制執行效力的，所以可能并不能阻止被告在敗訴后繼續發函、散布侵權指控的行為。

（此案例由江蘇省經濟和信息化委員會法規處提供）