關(guān)于“部分駁回”決定的探討

於堃

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作湖北中心

1 引言

作為一種行政審批程序，專(zhuān)利審查需要遵循的兩大基本原則是公平與效率。駁回決定屬于專(zhuān)利審查的一個(gè)環(huán)節(jié)，自然也需遵守該基本原則。為了體現(xiàn)專(zhuān)利審查的公平，《專(zhuān)利審查指南》指出實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中的一項(xiàng)基本原則是聽(tīng)證原則，即審查員在作出駁回決定前，應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實(shí)質(zhì)審查認(rèn)定申請(qǐng)屬于專(zhuān)利法規(guī)定的應(yīng)予以駁回情形的事實(shí)、理由和證據(jù)通知申請(qǐng)人，并給申請(qǐng)人至少一次陳述意見(jiàn)和/或修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)。而為了體現(xiàn)專(zhuān)利審查的效率，《專(zhuān)利審查指南》指出實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中的另一項(xiàng)基本原則是程序節(jié)約原則，即審查員應(yīng)當(dāng)盡可能地縮短審查過(guò)程，換言之，審查員要設(shè)法盡快地結(jié)案。綜合考量公平和效率這兩項(xiàng)基本原則，結(jié)合《專(zhuān)利法》的相關(guān)規(guī)定，筆者得出結(jié)論：只要符合聽(tīng)證原則，審查員就可以做出駁回決定。

在審查實(shí)踐中，專(zhuān)利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求一般包含多種技術(shù)方案，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)部分技術(shù)方案已經(jīng)滿足聽(tīng)證條件，而其他部分權(quán)利要求卻并未滿足的情形。此時(shí)，審查員可以針對(duì)這些已符合聽(tīng)證條件的部分技術(shù)方案將該申請(qǐng)予以“部分駁回”。

2 “部分駁回”的駁回時(shí)機(jī)

《專(zhuān)利審查指南》對(duì)符合駁回時(shí)機(jī)的各種情形進(jìn)行了具體規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，筆者將符合“部分駁回”的駁回時(shí)機(jī)的典型情形歸納為以下兩類(lèi)：

（1）審查員在前次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出申請(qǐng)文件的全部或部分技術(shù)方案具有實(shí)質(zhì)性缺陷，申請(qǐng)人在答復(fù)意見(jiàn)中并未針對(duì)所有涉及的技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，也未提供有說(shuō)服力的意見(jiàn)陳述；

（2）審查員在前次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出申請(qǐng)文件的全部或部分技術(shù)方案具有實(shí)質(zhì)性缺陷，申請(qǐng)人在意見(jiàn)答復(fù)中針對(duì)其中的全部或部分技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，而修改后的權(quán)利要求中僅有部分技術(shù)方案構(gòu)成“同類(lèi)缺陷”。上述的“部分技術(shù)方案”可以是部分權(quán)利要求中的技術(shù)方案，也可以是權(quán)利要求中的部分并列技術(shù)方案；上述的“實(shí)質(zhì)性缺陷”包括《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第6.1.2節(jié)所指出的所有駁回的種類(lèi)。下面結(jié)合兩個(gè)實(shí)際案例來(lái)探討一下“部分駁回”的典型情形。

【案例1】

原始權(quán)利要求書(shū)包括獨(dú)立權(quán)利要求1，從屬權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，從屬權(quán)利要求10也引用權(quán)利要求1。審查員在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出權(quán)利要求1、2和10不具備專(zhuān)利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。申請(qǐng)人在意見(jiàn)答復(fù)中對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改，將原權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征加入權(quán)利要求1，將原權(quán)利要求10的序號(hào)調(diào)整為8，并簡(jiǎn)單陳述了意見(jiàn)。

由于原權(quán)利要求1和2之間存在直接引用關(guān)系，新的權(quán)利要求1的技術(shù)方案即為原權(quán)利要求2的技術(shù)方案，故申請(qǐng)人并未對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。而新的權(quán)利要求8因引用關(guān)系導(dǎo)致其技術(shù)方案與原權(quán)利要求10并不相同，即申請(qǐng)人對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行了實(shí)質(zhì)修改。此時(shí)新的權(quán)利要求1符合聽(tīng)證原則，而其他的權(quán)利要求（包括權(quán)利要求8）不符合聽(tīng)證原則，故該案例屬于“部分駁回”的第一種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以新的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性為“駁回理由”進(jìn)行“部分駁回”，并將權(quán)利要求8不具備創(chuàng)造性的評(píng)述放在通知書(shū)的“其他說(shuō)明”里。

【案例2】

原始權(quán)利要求書(shū)包括獨(dú)立權(quán)利要求1，其包括并列技術(shù)方案A和B；從屬權(quán)利要求2-6引用權(quán)利要求1。審查員在第一次及第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A相對(duì)于對(duì)比文件1不具備專(zhuān)利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。申請(qǐng)人在兩次意見(jiàn)答復(fù)中均對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改，將說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容加入到權(quán)利要求1中形成新的技術(shù)方案A和B。

對(duì)于權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A，審查員在前兩次通知書(shū)中針對(duì)不同的事實(shí)，均以相同的理由和證據(jù)進(jìn)行過(guò)評(píng)述，而在第二次修改后，其仍然能夠以相同的理由和證據(jù)評(píng)述其創(chuàng)造性，故其已構(gòu)成“同類(lèi)缺陷”，因此該部分技術(shù)方案符合聽(tīng)證原則。該案例屬于“部分駁回”的第二種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A不具備創(chuàng)造性為駁回理由進(jìn)行“部分駁回”。

3 “部分駁回”與授權(quán)前景

《審查操作規(guī)程》中指出：專(zhuān)利申請(qǐng)文件有無(wú)授權(quán)前景是指其是否可以合法克服目前所存在的所有實(shí)質(zhì)性缺陷而最終走向授權(quán)的可能。在實(shí)質(zhì)審查中的各個(gè)階段，明確申請(qǐng)文件的授權(quán)前景，進(jìn)而決定是否全面審查，可以提高審查效率。而在實(shí)際審查過(guò)程中，審查員的駁回或部分駁回的時(shí)機(jī)選擇是否會(huì)受到申請(qǐng)文件的授權(quán)前景的影響呢？

筆者認(rèn)為，總的來(lái)說(shuō)，部分駁回決定的時(shí)機(jī)選擇與申請(qǐng)是否具備授權(quán)前景并無(wú)直接的關(guān)系，駁回決定做出的時(shí)機(jī)既不應(yīng)當(dāng)過(guò)多地考慮授權(quán)前景，但也可以酌情適當(dāng)?shù)乜紤]。而這個(gè)考慮的原則是部分駁回決定的作出是否真的可以節(jié)約行政程序。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)申請(qǐng)文件不具有授權(quán)前景時(shí)，只要其符合部分駁回的駁回時(shí)機(jī)，即應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行部分駁回，以縮短審查周期，因?yàn)槠洳豢赡芡ㄟ^(guò)合法修改來(lái)克服其實(shí)質(zhì)性缺陷。當(dāng)申請(qǐng)文件具有授權(quán)前景時(shí)，如果其符合部分駁回的駁回時(shí)機(jī)，審查員是可以依法予以部分駁回的；但是，如果申請(qǐng)人已經(jīng)表現(xiàn)出積極配合的意愿，本著善意審查的精神，審查員再次發(fā)出通知書(shū)，對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行有效引導(dǎo)，使案件走向授權(quán)是更值得提倡的，因?yàn)樯暾?qǐng)人已經(jīng)進(jìn)行積極地修改，且目前存在的缺陷也是可以被合法克服的，而如果審查員做出部分駁回的決定，很有可能會(huì)不必要地引入復(fù)審程序，這實(shí)質(zhì)上并未體現(xiàn)出部分駁回決定應(yīng)遵循的行政節(jié)約原則。

結(jié)語(yǔ)

“部分駁回”是針對(duì)申請(qǐng)文件僅有部分技術(shù)方案符合駁回時(shí)機(jī)時(shí)，以該部分技術(shù)方案為駁回理由所作出的駁回決定。作為實(shí)質(zhì)審查的一個(gè)環(huán)節(jié)，“部分駁回”需要遵循聽(tīng)證原則和程序節(jié)約原則。部分駁回的駁回時(shí)機(jī)的關(guān)鍵在于僅有部分技術(shù)方案符合聽(tīng)證原則，包括絕對(duì)聽(tīng)證和相對(duì)聽(tīng)證。“部分駁回”決定的作出與申請(qǐng)文件是否具有授權(quán)前景并無(wú)直接聯(lián)系，但可以基于是否真正節(jié)約行政程序的考慮來(lái)適當(dāng)選擇部分駁回的時(shí)機(jī)。

以上是筆者在實(shí)際審查工作中關(guān)于“部分駁回”的一些觀點(diǎn)和體會(huì)，鑒于水平所限，其中難免有不當(dāng)之處，歡迎各位讀者批評(píng)指正。