通過補交對比實驗數(shù)據(jù)來證明發(fā)明具備創(chuàng)造性的原則和要求

王 險，宋 芳

(1.國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京100081;2.中牧實業(yè)股份有限公司，北京100095)

1 前言

專利審查指南指出“當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，具備創(chuàng)造性”。因此，在針對審查員提出發(fā)明不具備創(chuàng)造性時，申請人往往會以發(fā)明取得了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”來爭辯發(fā)明具有創(chuàng)造性。具體到化學(xué)領(lǐng)域，由于其可預(yù)測性水平低、實驗依 賴性強的特點，往往需要補交對比實驗數(shù)據(jù)來證明發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果［1－2］，來證明發(fā)明技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，具備創(chuàng)造性。申請人提供的對比實驗數(shù)據(jù)將直接影響發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的審查結(jié)論。

2 問題提出

專利審查指南［3］將“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果”作為判斷創(chuàng)造性的輔助性審查基準(zhǔn)，即產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果是滿足發(fā)明創(chuàng)造性要求的充分條件。由此可見，通過證明“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果”是申請人爭辯其發(fā)明具備創(chuàng)造性的重要途徑。

對預(yù)見性水平較低的化學(xué)領(lǐng)域，申請人經(jīng)常會提交對比實驗數(shù)據(jù)來作為“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果”的證據(jù)，證明發(fā)明具有創(chuàng)造性。因此，對補交的對比實驗數(shù)據(jù)的把握在創(chuàng)造性的判斷中顯得尤為重要。為此，專利審查指南［3－6］對該部分內(nèi)容也一直進行修改，希望能夠較好的闡述什么樣的補充實驗數(shù)據(jù)才是合適的，審查過程中對補充實驗數(shù)據(jù)應(yīng)如何進行處理。1993年第1版指南第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)規(guī)定了對說明書的修改應(yīng)包括的內(nèi)容，其中第 (6)項規(guī)定:“修改發(fā)明的有益效果。只有當(dāng)某 (些)技術(shù)特征在原始申請中已經(jīng)被清楚的公開，而其有益效果沒有清楚地提及，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以直接地、毫無困難地從原始申請文件中推斷出這種效果時，才允許對發(fā)明的有益效果作適合的修改”。第二部分第5.2.3.1節(jié)第 (6)項中規(guī)定: “補入實驗數(shù)據(jù)，以說明發(fā)明的有益的效果和/或補入實施方式和實施例以說明在權(quán)利要求保護范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤５牵@些補充的信息可以放入申請案卷中，供審查員審查專利時參考”。2006版指南第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)中，將之前允許的說明書的修改部分修改為“只有在某 (些)技術(shù)特征在原始申請文件中已清楚地記載，而其有益效果沒有被清楚地提及，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以直接地、毫無疑義地從原始申請文件中推斷出這種效果的情況下”;在第二部分第八章第5.2.3.1節(jié)“不允許的增加”部分刪除了“但是這些補充的信息可以放入申請案卷中，供審查員審查新穎性、創(chuàng)造性和實用性時參考”的內(nèi)容，而保留“補入實驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果，和/或補入實施方式和實施例以說明在權(quán)利要求請求保護的范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤薄Υ诵薷模秾彶橹改闲抻唽?dǎo)讀2006》作了如下解釋:“并非所有這樣的信息都可以參考的，對于這樣的補充信息，要根據(jù)實際補充的內(nèi)容及案件的具體情況確定是否予以考慮”。2010版指南在第二部分第5.2.3.1節(jié)保留了2006版中“不允許的增加”部分:“(6)補入實驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果，和/或補入實施方式和實施例以說明在權(quán)利要求請求保護的范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤！钡牵?010版指南中只規(guī)定了補充實驗數(shù)據(jù)不能以修改的方式補入權(quán)利要求書或說明書中，對于其能否供審查員在進行創(chuàng)造性判斷時作為參考沒有明確的規(guī)定。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年2月以局令的形式對指南進行了修改，并于2017年4月1日起施行。本次修改的指南在第二部分第十章新增了第3.5節(jié)“關(guān)于補交的實驗數(shù)據(jù)”，將2010版指南第二部分第十章第3.4節(jié)第 (2)項所涉及針對補交的實驗數(shù)據(jù)的規(guī)定移至第3.5節(jié)，并將“申請日后補交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。

從指南的多次修改，可以看出補交實驗數(shù)據(jù)對申請人在答復(fù)審查意見的重要性。作者結(jié)合2個案例來分析什么樣的補交實驗數(shù)據(jù)不能被接受，什么樣的可以被接受，供申請人在答復(fù)審查意見通知書時參考。

3 案例

3.1 案例1

3.1.1 案情介紹 本案涉及發(fā)明名稱為“殺蟲劑 (二鹵代丙烯基)苯基烷基取代的苯并噁唑和苯并噻唑衍生物”，申請?zhí)枮?00480011460.9號發(fā)明專利申請 (下稱本申請)。

基本案情如下:

本申請涉及1種可用于防治昆蟲和螨蟲的通式化合物，說明書第27～28頁中記載了使用本發(fā)明的化合物對植物葉子上的煙草蚜蟲的測試試驗，其中具有苯并噁唑基團的化合物1、3、4、6、7、8在30ppm施用率下的防治百分?jǐn)?shù)分別為95%、100%、55%、95%、100%、95%，以上化合物和具有苯并噻唑基團的化合物12在10ppm施用率下的防治百分?jǐn)?shù)分別為31%、100%、15%、70%、10%、55%、15%。

審查員質(zhì)疑本申請請求保護的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。

申請人在答復(fù)審查意見時提供對比實驗數(shù)據(jù)的附件?，其中記載了對比文件1實施例3的化合物與本申請實施例化合物3對煙葉蚜蟲的殺蟲效果對比實驗結(jié)果，其結(jié)果顯示本申請實施例化合物3在0.8ppm濃度下7d后的殺蟲效果為60%，而對比文件1實施例3的化合物在0.8ppm濃度下7d后的殺蟲效果為0。

申請人上述補充實驗數(shù)據(jù)被審查員采信，采信理由如下:1)、本申請說明書對于殺煙葉蚜蟲的用途和效果已經(jīng)達到了充分公開的要求，鑒于本申請說明書中的測試方法與對比文件1中的測試實施例3的測試方法不相同，請求人提供相同條件下兩者化合物對煙葉蚜蟲的殺蟲活性的對比試驗數(shù)據(jù)，僅僅是為了進行對比的目的，并沒有引入新的內(nèi)容;2)、對比文件1的試驗實施例3中只公開了化合物使用濃度高達100ppm時的活性數(shù)據(jù)，并沒有任何數(shù)據(jù)表明隨著使用濃度的下降，化合物的活性不會急劇下降，因此不能僅基于本申請化合物的活性隨使用濃度由30ppm下降到10ppm而降低來認(rèn)定其不具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，而應(yīng)當(dāng)通過對比本申請化合物與對比文件1化合物在相同或可比試驗條件下的活性來判斷。

3.1.2 案例小結(jié) 本案中在原始說明書中已經(jīng)記載了相關(guān)的效果數(shù)據(jù)，請求人提供相同條件下兩者化合物對煙葉蚜蟲的殺蟲活性的對比試驗數(shù)據(jù)，僅僅是為了進行對比的目的，并沒有引入新的內(nèi)容，因此可以作為評判創(chuàng)造性參考。

3.2 案例2

3.2.1 案情介紹 本案涉及發(fā)明名稱為“一種降血糖的中藥、制備方法及其應(yīng)用”，申請?zhí)枮?01410225071.1的發(fā)明專利申請 (下稱本申請)。

基本案情如下:

本申請涉及一種降血糖的中藥，其特征在于:由以下各組分制成:莕菜、青皮和糖。說明書第8，12頁中記載了本申請的組合物與格列酮類降血糖藥物服用后前后血糖的變化。說明書中沒有記載莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的協(xié)同降血糖效果。

審查員質(zhì)疑權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)不具備創(chuàng)造性。在答復(fù)審查意見過程中申請人在提請復(fù)審時提交了附件1:李琳玲受試藥物在糖尿病模型db/db小鼠上的藥效學(xué)研究實驗報告復(fù)印件。復(fù)審請求人認(rèn)為附件1證明了莕菜、青皮和紅糖間存在協(xié)同作用，即莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的降血糖效果。

審查員認(rèn)為:本申請的說明書中也沒有給出能夠驗證在組合物中加入大量糖后，莕菜+青皮+糖的組合與莕菜+青皮的組合比較能夠產(chǎn)生協(xié)同降糖作用的藥效實驗數(shù)據(jù)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)，不能確認(rèn)莕菜+青皮+糖的組合與莕菜+青皮的組合比較產(chǎn)生了協(xié)同降糖的作用。而對于沒有在專利說明書中公開的技術(shù)方案、技術(shù)效果等，一般不得作為評價專利權(quán)是否符合法定授權(quán)確權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。當(dāng)復(fù)審請求人通過提交對比試驗數(shù)據(jù)的方式，試圖證明其要求保護的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性時，該數(shù)據(jù)證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是針對在原申請文件中明確記載并能夠得到驗證的技術(shù)效果。補交的額外實驗數(shù)據(jù)不應(yīng)改變原認(rèn)定的申請事實。因此，申請人提供的補交實驗數(shù)據(jù)無法證明本申請請求保護的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

3.2.2 案例小結(jié) 本申請申請人提交的補充實驗數(shù)據(jù)1、2后認(rèn)為，上述實驗結(jié)果屬于實驗證據(jù)，旨在進一步證明莕菜、青皮和紅糖間存在協(xié)同作用，即莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的協(xié)同降血糖效果。但是本申請的原始說明書只給出了本申請組合物與格列酮類降糖藥物的對比效果實驗數(shù)據(jù)。申請人提交的上述補充實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果既沒有記載在原始說明書中，也不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠驗證的技術(shù)效果，因此，不能證明本申請具備創(chuàng)造性。

4 思考與討論

我國專利申請是先申請原則，因此申請日后補交的實驗證據(jù)不能改變由專利申請文件在申請日時所確定的事實。在專利申請日后提交對比實驗數(shù)據(jù)證明發(fā)明要求保護的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，接受該數(shù)據(jù)的前提必須是為了證明原申請文件中明確記載的技術(shù)效果。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。如果申請人希望通過在后補交實驗證據(jù)的方式證明發(fā)明取得了某種技術(shù)效果的話，這種申請日之后提交的實驗證據(jù)只能是針對本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的技術(shù)效果進行補強。對申請日時客觀事實的驗證申請文件已公開效果的補強公開的客觀事實，本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期補充提交的實驗證據(jù)可以作為補強證據(jù)以印證說明書中已經(jīng)記載的內(nèi)容;如果補交的實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果是原始申請文件未記載，也未證實的，不能以這樣的實驗數(shù)據(jù)作為評價專利創(chuàng)造性的依據(jù)。此外，申請人在提供對比試驗效果時，對比試驗應(yīng)在請求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間進行，該證據(jù)必須與請求保護的范圍相對應(yīng)。