從專利侵權看化學類專利申請撰寫

梁文惠

關鍵詞

避免侵權

改進角度

專利挖掘

在實際工作中，經常會有申請人提出“申請這樣的專利會不會侵犯別人的專利權”這樣的問題，從中可以看出申請人對于什么是專利侵權并不清楚；作為專業從業人員，雖然知曉申請專利這一行為并不存在專利侵權，而是專利申請所對應的產品或實施方法存在侵犯他人專利權的風險，但是在撰寫申請文件過程中，也必須要考慮專利權人在侵權訴訟中如何有效獲得保護的問題。另外，在專利挖掘過程中，專業從業人員也必須要考慮如何避免落入在先專利保護范圍的問題。

本文就專利侵權的概念、如何從專利侵權訴訟的角度指導專利申請的撰寫以及在專利挖掘過程中如何避免落入在先專利保護范圍等問題進行探討。

一、什么是專利侵權

《專利法》第十一條規定：“發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得以生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”

由此可見，專利侵權都是和以生產經營為目的的商業行為有關，且其判斷的侵權主體是產品或者實施方法，而專利申請一方面不屬于以生產經營為目的的商業行為，另一方面其所形成的主體是一個專利申請文件而不是特定的產品，因此，專利申請這一行為并不涉及專利侵權。另外，《專利法》的立法宗旨是“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展”，如果在有效專利基礎上進行科學研究以及專利申請落入專利侵權的范疇，那么就違背了《專利法》的立法宗旨。因此，專利申請這一行為不涉及專利侵權。

此時，新的問題又出現了。專利申請想要獲得專利權，必然要滿足專利授權的條件，比如必須滿足《專利法》第二十六條第三款規定：“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。”即為了達到說明書充分公開的要求，說明書中需要記載具體能夠實現的方案。

由此可見，根據《專利法》第二十六條第三款的規定，“對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明”是發明及實用新型專利說明書必須要滿足的要求，那么這種說明在后續會不會成為侵權訴訟的證據呢？筆者認為其不能成為侵權訴訟的侵權證據，因為《專利法》第六十九條第四款規定了“專為科學研究和實驗而使用有關專利的”不視為侵犯專利權；同時，《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》（以下簡稱《專利侵權判定指南》）第一百三十六條進一步規定：“專為科學研究和實驗，是指專門針對專利技術方案本身進行的科學研究和實驗，其目的是研究、驗證、改進他人專利技術，在已有專利技術的基礎上產生新的技術成果。本條第一款中的使用有關專利的行為，包括該研究實驗者自行制造、使用、進口有關專利產品或使用專利方法的行為，也包括他人為該研究試驗者制造、進口有關專利產品的行為。”也就是說，專利申請作為一種科學研究行為的成果，即使其記載了有效專利文件中的技術方案，也不能成為侵權訴訟的侵權證據。

二、從專利侵權訴訟角度考慮對專利撰寫的指導

《專利法》第五十九條規定：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。”《專利侵權判定指南》第三十五條規定，在判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍時，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征，并以權利要求中記載的全部技術特征與被訴侵權技術方案所對應的全部技術特征逐一進行比較。由此可見，權利要求書是判斷他人是否構成侵權的依據，那么如何構建這一保護范圍，盡可能使得專利權人可以在侵權訴訟中獲得最大利益，是撰寫專利時需要關注的問題。筆者從權利要求保護范圍、權利要求的穩定性、侵權比對的難易程度以及說明書撰寫的注意事項等方面進行如下探討。

（1）權利要求保護范圍

雖然申請專利這一行為不涉及專利侵權，但是遵循專利侵權判定規則來指導權利要求書的撰寫還是很有必要的，比如從專利侵權規避的角度去審視權利要求的保護范圍是否足夠且合理。進一步舉例說明如下：

申請人要求申請一個關于涂料組合物的專利，一般交底書中記載的是對應了實際產品的、包含了所有組分A、B、C、D、E及各自含量的技術方案。那么代理人就需要在確認要解決的關鍵技術問題后，確定必要技術特征組分A、組分B和組分C以及各自含量構成獨立權利要求（假定各自含量為必要技術特征）。在這個過程中，代理人還可以進一步從防止專利侵權規避的角度考慮是否需要對技術特征組分A、組分B和組分C分別進行上位概括或者擴展，同時考慮對各組分含量的擴展以及含量限定方式的選擇，以撰寫出盡可能大的保護范圍。

同時，根據《專利法》第十一條的規定可知侵權主體有多種，也就是說一項發明其可能的侵權主體包括保護客體供應商、生產商、銷售商、應用載體的生產商和銷售商等。因此，僅僅從技術特征概況這一單一角度擴大權利要求的保護范圍是遠遠不夠的，還需要考慮保護客體的全面性。

同樣以上述涂料組合物的專利撰寫為例，該涂料組合物為雙組份涂料中的改進后的甲組分組合物，假定其具有新穎性和創造性，且與其配合使用的雙組份涂料的乙組分可以有多種選擇，同時該甲組分或甲組分組合物為可單獨生產、銷售的最小單位，那么基于該涂料組合物為發明點的保護客體應該包括甲組分組合物、甲組分、包括該甲組分的雙組份涂料、該雙組份涂料的應用載體（包含該雙組份涂料形成的涂層、含有該涂層的產品等），在專利權人沒有做出任何許可的前提下，使甲組分的生產商、甲組分銷售商、雙組份涂料整體銷售商、應用載體的生產商和銷售商成為可能的侵權行為人，以獲得盡可能大的侵權賠償額。當以甲組分為保護客體時，該甲組分的生產商、甲組分銷售商、包含該甲組分的雙組份涂料整體銷售商都成為可能的侵權行為人；當以包括該甲組分的雙組份涂料為保護客體時，該雙組份涂料的生產商、整體銷售商都成為可能的侵權行為人；當以該雙組份涂料的應用為保護客體時，比如以設置有該雙組份涂料形成的涂層的罐體、汽車、船舶等載體為保護客體時，對應這些載體的生產商和銷售商都成為可能的侵權行為人。由此可見，遵循從小到大的原則保護盡可能多的保護客體，從而形成多個侵權主體，則更有利于從多角度防止侵權行為的發生。endprint

（2）權利要求的穩定性

如前所述，代理人在撰寫專利時，會考慮對交底書的內容進行擴展，以撰寫出盡可能大的保護范圍，但是在該過程中仍然需要顧及權利要求的穩定性，以保證在專利侵權訴訟中形成有力的武器。

仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，對于組合物類型的權利要求的撰寫，所采用的具體限定方式也會對保護范圍形成很大的影響，通常的限定方式是重量份限定和百分含量限定。對于個別以重量單位所限定的組合物，尤其要注意將其轉為重量份限定或百分含量限定，以避免對組合物進行大批量生產、大批量包裝、小規格生產或小規格包裝等侵權行為無法追責的情況發生。當組分種類較多且申請人提供的技術方案也不符合百分之百原則時，由于百分含量的限定受限于百分之百原則的規定，代理人有時會將百分含量轉換為重量份限定，在這個過程中很有可能會使得組分之間原有配比關系消失而使保護范圍擴大，進而使原本對本申請沒有威脅的現有技術成為了用于評價新穎性和創造性的文件，導致權利要求不穩定。由此可見，在權利要求保護范圍擴展的過程中，不僅僅要從專利規避和改進的角度去擴展盡可能大的保護范圍，同時還需要盡可能保證擴展后保護范圍的合理性。

在進行了上述擴展后，為了避免在侵權訴訟中權利要求被攻擊時，獨立權利要求被無效后，由于其從屬權利要求與獨立權利要求之間缺乏層次連接和層次劃分而將權利要求的保護范圍直接落入具體實施例，導致無法有效地在侵權訴訟中主張權利，代理人需要從整體上對權利要求的進行嚴密的層次布局，比如在從屬權利要求中限定具有協同作用的組分之間的比例范圍，以彌補獨立權利要求擴展后導致的組分之和缺少百分之百限定的缺陷。在對獨立權利要求的發明點進行了布局后，還需要對其它的發明點進行進一步分層限定，比如限定各組分中優選的具體物質，以在縱深方向上嚴密布局不同發明點，確保在侵權訴訟被攻擊時，保留退步的余地。

（3）侵權比對的難易程度

眾所周知，產品的特征比對相對于方法的特征比對容易，因此，一般在撰寫時盡可能以產品為保護客體進行保護。

但是，在化學領域以產品為保護客體進行保護時，有些產品在直接進行限定時難以從結構或組成上限定清楚。仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，上述涂料組合物混合進行反應形成的產品為實際流通的商品，但是由于該商品的組成和結構在現有技術水平上無法檢測確定，那么在對該保護客體進行保護時，代理人一般建議從明確各組分和組成的角度進行保護，即以組合物的方式進行保護，同時通過以該組合物為原料制備的產品作為技術特征對真正的商品進行保護。在侵權訴訟的侵權比對中，通過反向工程對侵權產品進行破解得到形成該侵權產品的組合物，然后再進行特征的比對，同樣能夠較容易地完成侵權比對。此外，由于同時對組合物和組合物形成的產品進行了保護，能夠使組合物的生產商、產品的生產商、產品的銷售商、應用載體的生產商和銷售商都成為可能的侵權行為人。

（4）從專利侵權角度看說明書的撰寫

雖然權利要求書是判斷他人是否構成侵權的直接依據，但是，根據《專利法》第五十九條規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。同時《專利侵權判定指南》第三條的折衷原則規定，解釋權利要求時，應當以權利要求記載的技術內容為準，根據說明書及附圖、現有技術、專利對現有技術所做的貢獻等因素合理確定專利權的保護范圍，既不能將專利權的保護范圍拘泥于權利要求書的字面含義，也不能將專利權的保護范圍擴展到本領域普通技術人員在專利申請日前通過閱讀說明書及附圖后需要經過創造性勞動才能聯想到的內容。由此可見，說明書及附圖也是用來確定專利權保護范圍的重要因素，因此說明書及附圖的撰寫也必須重視。

以下結合上述涂料組合物的專利申請撰寫為例對撰寫說明書的注意事項進行說明。

第一：從技術原理解釋技術特征解決技術問題的原因。化學領域的技術問題的解決很多是由于發生了化學作用，普通技術人員很難直觀理解其技術效果，而在說明書中又難以窮盡能夠解決技術問題的各種技術方案，因此，從技術原理去解釋技術特征解決技術問題的原因顯得尤為重要，比如組分A和組分B中的哪種官能團之間的相互作用使得技術問題得到解決，或者上位后的組分A所具有的共性使得技術問題得到解決。同時，對于其它的發明點解決技術問題的技術原理，也可采用上述方式進行說明。上述撰寫方式一方面有利于法官正確理解權利要求，確定權利要求的保護范圍；另一方面，有利于對大范圍的權利要求進行理論支持，使權利要求更穩定。

第二：對于上位技術特征的舉例說明和實施例的驗證。該注意事項對于化學領域的專利申請尤為重要，由于化學領域屬于實驗性學科，因此進行了技術原理的分析后，還需要對技術特征進行下位的舉例說明以及實施例驗證。比如對可用作組分A的具體物質進行列舉，并且從實施例驗證各具體物質的效果以及效果的差異，一方面有利于法官確定相對較大的保護范圍；另一方面，有利于形成對權利要求的支持，為權利要求的限縮做準備。

第三：避免技術方案的捐獻。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求書中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。這就提醒代理人在撰寫時，第二項所舉例說明的用于支持上位概念的各具體物質不僅要記載在說明書中，也要記載在權利要求書中，以防止在權利要求修改后僅僅保留了以具體物質限定的范圍，而導致權利要求書中沒有記載的物質被捐獻，并且避免與權利要求的技術特征等同的特征僅僅記載在說明書中而被捐獻。

三、從專利侵權訴訟角度考慮對專利挖掘的指導

筆者在近兩年的實踐工作中發現，越來越多的申請人從原來的“有一個寫一個”的粗放式專利申請策略逐步向挖掘-布局-申請-訴訟-無效相結合的綜合全面的申請策略轉變，其中專利挖掘作為專利申請的第一步其重要性不言而喻。

顧名思義，專利挖掘的目的便是形成專利申請方案進行專利申請。怎樣才能幫助申請人規避本文開頭所提到的申請人申請的專利所對應的技術方案侵犯他人專利權的情形？以下從一種能夠比較直觀地判斷是否會構成專利侵權的專利挖掘途徑，對上述問題進行分析。

專利挖掘的一種途徑就是從已有專利出發，即首先對目標專利進行整體分析；然后分析目標專利的主要創新點及權利要求；接著分析目標專利的實現方案；最后進行專利挖掘，可首先尋找規避落入在先專利保護范圍的技術方案，然后再考慮于在先專利基礎上的改進方案。如果在研發之初就對已有專利技術方案進行了規避設計，將會大大降低甚至規避侵權風險。也就是說，在已有專利技術方案基礎上進行規避設計，一方面通常能夠避免申請人的產品落入已有專利權的范圍內構成侵權，另一方面還很有可能產生新的專利申請方案并增加授權機會。而如果已有專利的技術方案難以規避而只能形成改進方案，那么申請人的產品難免會落入已有專利權的范圍內構成侵權，此時有效的防御手段是就改進后的技術方案進行專利申請（即從屬專利），形成有力的專利布局網絡，為后續可能發生的侵權糾紛做準備。

從以上的探討可以看出，在專利撰寫中，代理人可以向申請人解釋申請專利這一行為不涉及專利侵權，并且應當盡可能幫助申請人從避免專利侵權的角度進行專利挖掘；同時代理人在撰寫過程中，需要充分考慮后續在出現專利侵權糾紛時可能出現的問題，以使作為專利保護基礎的專利申請文件在后續維權中成為專利權人的維權利器，為其在商業競爭中發揮強有力作用打下良好基礎。

當然，從專利侵權角度來看，專利申請文件的撰寫還有其它很多值得探討之處，本文只是從專利侵權角度的出發，針對一類典型的化學案件提出了一些撰寫策略，如有不足之處，還請廣大讀者批評指正。endprint