美國商標保護過程中不容忽視的商標“使用”問題

趙立春

提到商標因未使用喪失權利一事，大多數人想到的是中國商標制度中關于商標的三年不使用問題，即商標獲準注冊滿三年后，任何人可以以連續三年未使用商標為由提出撤銷申請，如商標注冊人未在法定期限內提交真實有效的商標使用證據，商標將會無效。但該法條屬于“不告不究”的法條，即如無人提出撤銷申請，商標即使沒有在市場上使用也處于法律存活的狀態。但在海外商標申請和保護過程中，有些國家規定商標申請人/注冊人必須自己主動提交商標的使用證據以獲準注冊或維持商標的有效性，如美國、菲律賓、柬埔寨等。其中，美國的制度是相對完善且要求嚴格的，本文中筆者就美國商標申請/保護過程中可能導致喪失商標權利的商標使用問題進行梳理。

先從兩個案例說起：

案例一：

中國某企業Z公司于2014年提交商標注冊申請，在申請過程中由于商標圖片和商品描述不規范遭遇官方補正，經過答復成功克服官方審查意見，2015年底商標獲準注冊并初審公告，但由于未在官方指定時期內提交商標的使用證據，商標最終于2016年底被視為放棄后無效。

案例二：

中國某企業H公司于2006年提交商標國際注冊申請，即通過馬德里途徑指定美國，經美國官方審查后，商標于2008年在美國獲準注冊，商標有效期至2016年。但在商標有效期內商標注冊人未按照官方規定在法定期限內提交真實有效的商標使用證據導致商標失效。

以上兩個案例包含了近年美國商標申請和保護過程中常見的導致商標失效的情形，導致該后果的原因主要是兩方面，一方面是商標注冊人對美國商標使用制度的不熟悉和忽視，另一方面是使用證據留存和管理的不完善。為避免類似情形的發生，商標注冊人要做好前述兩個方面的工作。由于證據的留存和管理可以從企業制度方面解決，本文重點介紹美國商標制度對使用的要求，杜絕因不熟悉商標制度導致商標無效這種情況的發生。

提及商標的使用，需先從美國的商標申請制度談起。與中國不同的是，美國的商標制度是以“使用在先”為前提的，商標法明確規定，具有真實使用意圖，并在誠實信用原則下、在商業中使用商標的，可以在一定條件下獲得注冊。基于法律對“使用”的要求，商標的“使用”貫穿于商標的申請過程和注冊后的有效期限內，按照商標是否獲準注冊分為兩個階段，即商標申請過程中和商標獲準注冊后，商標不同階段對使用的要求不同：

一、商標申請過程中的商標使用要求

如上所述，美國的商標制度以“使用在先”為基本原則，申請人在提交商標注冊申請時必須明確“申請基礎”，“申請基礎”共三項：1）“意圖使用”；2）“已經使用”；3）“國外注冊”。選擇不同的申請基礎，提交使用證據和使用聲明的時間也不相同，但申請基礎也不是申請人可以隨心所欲選擇的，詳細規定見下表：

序號 申請基礎 適用條件 提交使用聲明

的時間和要求

1 意圖使用 商標尚未在指定的商品/服務項目上在美國市場使用時，選擇該基礎 商標通過官方審查且收到官方下發的核準通知時提交使用證據和聲明

官方給予6個月的時間來提交使用證據，如無法及時提交可以延期，最多可以延期5次，每次延期6個月，但需申請人給出合理的延期理由

2 已經使用 商標已經在美國市場有真實的使用，使用的商品/服務項目與申請指定的商品/服務項目相同 在提交商標注冊申請時一并提供商標的使用證據和商標最早使用日期

如提交的證據不能滿足官方的要求，后續官方會下發官方審查意見要求申請人進行修改和補充使用證據

3 國外注冊 商標已經在其他國家獲準注冊，可以依據該申請基礎，但選擇該申請基礎存在一定的局限性，即依據該基礎申請商標時的指定商品等信息必須與提供的商標注冊證保持一致 在商標申請過程中均無需提供使用證據

基于以上對比，申請人需在申請提交前根據自己商標的使用情形選擇最有利的申請基礎，以盡快獲取商標權利。

二、商標獲準注冊后的商標使用要求

根據美國商標法的規定，商標獲準注冊后的有效期為10年，在有效期內，商標注冊人需提交兩次商標使用聲明以維持商標的有效性，提交使用聲明和證據材料的時間為：1）商標獲準注冊第5-6年間；2）辦理商標續展時，即商標獲準注冊后第9-10年間。需注意事項為：

1.獲準注冊后的商標的使用要求與申請基礎無關，依據不同申請基礎獲準注冊的商標的使用要求是一致的；

2. 商標法明確規定了商標有效期內的商標使用聲明和使用證據提交的時間，商標注冊人需管理好相關時限，在商標有效期內合理使用商標，在法定期限內提交真實有效的商標使用證據材料，就不會導致商標喪失權利；

3. 提交的使用證據務必是在美國市場的使用證據；

4. 提交的使用證據務必是在注冊商標全部核準的商品/服務項目上的使用證據。

最后，以一張圖簡單總結一下美國商標申請和有效期內對商標“使用”的要求：

結語

美國是目前中國企業的主要海外市場之一，其商標的保護制度與中國完全不同，中國企業在進軍美國市場時一定要在了解和熟悉相關法律制度的前提下，為商標的順利注冊和維持提供法律保障，為品牌價值提升保駕護航，為市場推進提供知識產權保障，從而才能在國際市場競爭中立于不敗之地。endprint