商標申請駁回復審案件中惡意注冊情形的法律問題分析及行政訴訟程序應對思路

摘要：課題組以北京知識產權法院速審團隊2016年3月份以來審結的商標駁回復審案件為基礎，結合其他國家對制止惡意注冊行為的制度性安排、典型案例以及我國參加國際條約所應履行的條約義務，采取實證分析、比較分析的調研方法，對上述情形的相關法律問題進行梳理和研究，進而提出有利于推動實質性解決糾紛的行政訴訟程序措施，為進一步規范商標申請注冊秩序，遏制惡意注冊行為，提升司法裁判的公信力，發揮進一步指引作用。

關鍵詞：商標申請，惡意注冊，商標駁回復審

一、選題的意義

申請在先原則是商標注冊制度所遵循的一項基本原則，這一原則的優勢在于，商標注冊申請審查機關可以較為便捷地確定申請主體并進行相應審查。但這一制度由于不涉及對申請注冊商標的“實際使用”或“意向使用”這一申請基礎事實的審查，因此也就產生了相應社會和法律問題，其中最為突出的就是商標惡意注冊行為。

修正后的《中華人民共和國商標法》（簡稱商標法）在第十三條、第十五條、第三十二條等條款中對制止惡意注冊明確了相應的法律規范，并在第七條1中增加了原則性的規定。上述條款的比照、結合適用，在商標不予注冊復審案件、宣告注冊商標無效案件中，對制止惡意注冊行為發揮了積極作用。但商標申請駁回復審行政糾紛案件（簡稱商標駁回復審案件）中，商標惡意注冊的表現形式與上述類型案件存在較大差異，集中體現為：存在惡意注冊情形的是引證商標而非訴爭商標。盡管訴爭商標申請人往往會提出引證商標存在惡意注冊的主張，但基于申請在先原則，人民法院仍將引證商標作為訴爭商標申請注冊的在先權利障礙事實加以認定，并依據商標法第三十條、三十一條有關法律規定駁回訴爭商標申請人的訴訟請求，而對于引證商標注冊行為是否屬于惡意注冊訴爭商標申請人已經享有的合法在先權益不作實體審理。

課題組認為，商標注冊制度的宗旨在于善意注冊并積極在商品流通領域中使用商標標志。針對商標駁回復審案件中引證商標存在惡意注冊影響訴爭商標申請注冊的情形，為促進爭議的實質性解決，課題組以北京知識產權法院速審團隊2016年3月份以來審結的商標駁回復審案件為基礎，結合其他國家對制止惡意注冊行為的制度性安排、典型案例以及我國參加國際條約所應履行的條約義務，采取實證分析、比較分析的調研方法，對上述情形的相關法律問題進行梳理和研究，進而提出有利于推動實質性解決糾紛的行政訴訟程序措施，為進一步規范商標申請注冊秩序，遏制惡意注冊行為，提升司法裁判的公信力，發揮進一步指引作用。

二、商標惡意注冊的現狀及危害性后果

自2016年3月至12月，我院速審團隊審結商標申請駁回復審案件共計1578件。其中涉及商標法第三十條和第三十一條的約970件，訴爭商標申請人主張引證商標存在惡意注冊情形的案件共67件，均集中于此類案件中，占6.9%。

課題組發現，主張商標惡意注冊的民事主體大都對該商標標志進行了前期的商業使用并獲取了一定商業利益，或基于該商標標志享有其他在先合法民事權益。惡意注冊行為會造成損害其上述民事權益的法律后果。同時，訴爭商標申請人亦會采取針對性的維權措施，維護其合法權益。課題組選取了訴爭商標申請人所屬國籍或國際組織、引證商標惡意注冊具體情形、訴爭商標申請人目前所采取的程序性和實體維權措施等視角，對商標惡意注冊的現狀、特點、危害后果作一梳理，并在此基礎上進一步分析商標駁回復審案件中惡意注冊行為難以得到有效遏制的原因，為制定相應的程序性解決措施指明方向。

（一）訴爭商標申請人所屬國籍或國際組織情況

在上述67件案件中，涉及歐盟成員國的22件2美國16件，中國大陸13件，中國香港5件，中國臺灣4件，日本2件，韓國、泰國、加拿大、新西蘭、阿聯酋各1件。其中，訴爭商標申請人主體具有涉外因素的案件有54件，占80.6%。

上述統計數據體現出，針對我國法域外具有較高知名度商標實施的惡意注冊行為所占比例較高，占80.5%。雖然針對國內商標實施的惡意注冊行為所占比例相對較低，但絕對數量相比已經僅次于美國和歐盟。

（二）引證商標存在惡意注冊的具體情形

在上述67件案件中，訴爭商標標志具有較強固有顯著性且與引證商標高度近似的有64件。其中有53件案件的訴爭商標申請人就引證商標惡意注冊行為所損害其特定的在先民事權益加以了明確。課題組認為，從該視角分析可以總結概括出惡意注冊行為所損害的合法在先民事權益的種類，并對其中最具典型性的行為加以規制。具體情況為：

1、有3件案件體現為，引證商標注冊系在同一種或者類似商品上對訴爭商標（未在中國注冊的馳名商標）復制、摹仿或者翻譯的情形，即商標法第十三條第二款所調整的情形；

2、有1件案件體現為，引證商標權利人與訴爭商標申請人存在商業代理、代表關系，未經授權，擅自將訴爭商標申請人使用的商標以自己的名義進行注冊，即商標法第十五條所調整的情形；

3、有49件案件體現為，引證商標系對訴爭商標申請人享有在先民事權益的客體進行商標注冊，或對其在先使用并有一定影響的商標進行注冊的情形，即商標法第三十二條所調整的情形3；

4、在53件案件中，還有17件案件同時涉及大量搶注他人權利標志或將公共資源進行商標注冊的情形，即商標法第四十四條第一款所調整的情形。

具體見下表：

表一：

表二：

基于上述統計可以較為清晰的體現出幾個特點：

1、訴爭商標標志具有較強固有顯著性且與引證商標高度近似。課題組認為，惡意注冊行為主要特征之一即商標標志之間存在高度近似，刻意復制、摹仿的特點十分突出，極易造成相關公眾對商品來源產生混淆、誤認；

2、引證商標權利人對所申請注冊的商標標志并未早于訴爭商標申請人使用或基于該標志內容擁有其它合法在先民事權益。其注冊行為擾亂商標注冊秩序并攫取或不當利用了訴爭商標申請人的市場聲譽，違反了誠實信用原則；endprint

3、惡意注冊行為所侵害的合法在先民事權益包括：未注冊馳名商標權益、在先使用有一定影響的未注冊商標權益、在先著作權、商號權、姓名權等；

4、涉及商標法第四十四條第一款的主要體現為大量惡意注冊情形以及對社會公共資源的侵占。課題組認為，在商標駁回復審案件中，該情形往往作為引證商標注冊行為具有主觀惡意的輔助性事實加以體現；

在上述總結基礎上課題組認為，在先使用有一定影響的未注冊商標被惡意注冊的情形最為突出，雖然對未注冊馳名商標惡意注冊的情形相對較少，但由于商標知名度較高，社會影響較大，且涉及與在先使用有一定影響商標之間就知名度事實的認定以及法律適用的協調問題，因此將上述兩種情形一并作為主要研究的典型案件類型。

（三）訴爭商標申請人所采取的程序性和實體維權措施

訴爭商標申請人針對引證商標的惡意注冊行為，往往采取兩方面措施：一方面針對引證商標提出異議申請、撤銷注冊申請或宣告商標無效申請等實體維權措施 ；另一方面，在訴爭商標的商標駁回復審案件中，基于前述實體維權措施進而請求法院中止案件審理，或主張引證商標注冊違反誠實信用原則，不應成為訴爭商標注冊的合法在先權利障礙。

1、在前述67件案件中，訴爭商標申請人明確對引證商標采取實體維權措施的有42件，未采取維權措施的有15件，還有10件未予以明確。

2、在前述67件案件中，訴爭商標申請人明確提出案件應當中止審理的34件，未提出的33件；

3、在前述67件案件中，訴爭商標申請人明確提出引證商標不應成為訴爭商標申請注冊在先權利障礙的25件，未提出的42件。

具體見下表：

訴爭商標申請人通常采取的具體措施包括：

1、針對引證商標惡意注冊行為，依據商標法第四十九條第二款提出撤銷注冊申請的有4件；

2、針對引證商標惡意注冊行為違反商標法第十三條第二款、第十五條、第三十條、第三十一條、第三十二條規定，依據商標法第三十三條提出異議申請的有2件；

3、針對引證商標惡意注冊行為違反商標法第十三條第二款、第十五條、第三十條、第三十一條、第三十二條規定，依據商標法第四十五條提出宣告該注冊商標無效申請以及針對同時存在其他大量惡意注冊商標情形，依據商標法第四十四條第一款提出宣告該注冊商標無效申請的36件。

具體見下表：

基于上述統計，課題組對商標駁回復審案件中惡意注冊行為難以得到有效遏制的原因有了更為深刻的認識：

1、引證商標的惡意注冊行為系利用商標申請注冊制度中的申請在先原則，而作為實際使用在先的訴爭商標申請人的已有商標正常商業使用以及后續商標申請注冊，均會受到惡意注冊的干擾和影響。申請在先原則與使用在先原則的辯證認知和協調適用是遏制商標惡意注冊的首要問題；

2、商標申請注冊的形式審查和實質審查，是商標局及商標評審委員會依職權進行的行政確認或行政許可行為4。審查過程中審查員依職權選擇適當的引證商標加以對比并作出判斷，該過程不會聽取訴爭商標申請人的意見陳述。訴爭商標申請人只有在收到商標注冊申請的駁回決定后，才能得知引證商標的相關信息。引證商標是否存在惡意注冊的情形只有待商標駁回復審程序中訴爭商標申請人主動提出才能加以呈現；

3、基于現有認識和解決途徑，訴爭商標申請人只能另行通過對引證商標采取提起宣告商標無效等措施維護自身權益。而在訴爭商標自身的商標駁回復審行政審查中，商標評審委員會不會將引證商標惡意注冊納入評審范圍；

4、后續行政訴訟程序中，訴爭商標申請人雖然一方面以對訴爭商標提起宣告商標無效為由申請案件中止審理，另一方面主張引證商標系惡意注冊，不應成為訴爭商標注冊的在先權利障礙，但實際結果卻差強人意。在上述34件案件中針對訴爭商標申請人提出的中止審理申請均未予以準許。主要原因在于，該情形并未納入商標評審審查范圍，基于行政訴訟對行政行為合法性審查的特點，訴訟程序亦不將該情形納入案件審理范圍。此外由于針對引證商標啟動的其他評審程序審查周期長、審查結論不確定性等因素，在訴訟中往往將引證商標仍視為合法有效的先權利障礙，進而駁回訴爭商標申請人的訴訟請求；

5、目前的司法實踐中，法官已經開始注意到部分引證商標存在惡意注冊較大可能性的因素，且在訴爭商標申請人已經向商標評審委員會就引證商標惡意注冊提出了撤銷注冊或宣告無效請求后，會視情況將案件中止審理。但中止審理掌握的標準不統一。主要表現為：部分案件在引證商標撤銷注冊、宣告無效行政裁決作出后，且已經進入訴訟程序時考慮中止案件審理；部分案件在尚未作出行政裁決時即中止案件審理。其原因在于，前者主要從關聯案件針對引證商標惡意注冊事實已經進入司法審查階段，無需就此事實重復審理角度予以認定，后者主要從行政裁決審查周期較長，司法主導性可以體現在引證商標惡意注冊事實的及時預判與確認予以認定。

三、惡意注冊的內涵、構成要件以及典型形態

在前述統計分析的基礎上，課題組對商標惡意注冊的內涵、在商標駁回復審案件中體現的構成要件以及典型形態有了更為清晰的認知。

（一）內涵

商標惡意注冊系違背誠實信用原則，以攫取或不正當利用他人市場聲譽，損害他人在先合法民事權益，或者以侵占公共資源為目的的商標注冊行為。5

（二）商標駁回復審案件中對惡意注冊認定的構成要件

1、訴爭商標在引證商標申請注冊日之前作為商標持續使用并具有相應的知名度，或訴爭商標申請人就該標志享有其他合法在先民事權益；

2、訴爭商標與引證商標標志相同或近似；

3、訴爭商標指定使用商品、服務與引證商標核定使用商品、服務具有密切關聯性；

4、引證商標注冊行為屬于違反誠實信用原則的情形，包括但不限于：商標法第十三條第二款、第十五條、第三十二條、第四十四條第一款所調整的情形；其他違反誠實信用原則的情形；endprint

5、引證商標的申請注冊行為無歷史原因的正當性；

6、在惡意注冊行為構成的前提下，惡意情形加重的考慮因素，包括但不限于：引證商標權利人針對訴爭商標申請注冊人，基于引證商標專用權行使請求權；訴爭商標權利人就該商標向特定或不特定民事主體實施兜售或其他圖謀獲取不當利益的行為等。

（三）商標駁回復審案件中惡意注冊行為侵害特定民事權益的典型類型及法律適用

1、典型類型：

（1）搶注他人在先使用并有一定影響的未注冊商標；

（2）搶注他人在我國法域范圍內未注冊的馳名商標。

2、法律適用分析：

（1）區分未注冊馳名商標與在先使用并有一定影響的未注冊商標的事實認定標準，其中：

①未注冊馳名商標，在其實際使用商品領域的馳名事實認定標準要嚴格一些，因為相關事實區別于工商行政機關就馳名事實進行審查并認定，而是直接由司法審查在個案中加以認定；

②對在先使用并有一定影響商標的事實認定下線標準可以因惡意注冊情形而適當放寬。

（2）在馳名事實認定中，相對已注冊馳名商標而言應當對馳名事實的證據采取更為嚴格的審查。

（3）加強全球化因素的考量：

外國企業擁有注冊在我國法域外的馳名商標，該企業在與我國經營性主體存在商業接觸、商業廣告投放、公益活動以及賽事贊助等活動中在我國法域范圍內使用該商標，適度考慮域外使用證據在馳名商標事實認定中的作用。

（4）對惡意注冊商標標志近似性以及商品或服務類似的判斷標準方面，可以比商標法第三十二條后半段掌握的相應標準更具有彈性一些。形成商標法在第十三條二款和三十二條后半段適用上的相對平衡。

（5）強調容易導致混淆的“可能性”。其中：

可以參考美國商標法“likehood of confusion”標準，較多、相當可觀的相關公眾可能產生混淆，即較大蓋然性；

即便惡意搶注商標經過大量商業使用，在部分地域的相關公眾中已經形成了能夠區分與馳名商標提供商品、服務來源的現實狀態，但仍應當從法域范圍以及全球化視角對混淆可能性加以判斷。

四、域外制度性規范和判例的經驗借鑒

違反誠實信用原則獲取不當商業利益的行為是現代社會經濟生活中一種不正常現象。商標惡意注冊行為本身也具有這一特點，這也是市場交易秩序完善過程中的必然現象。發達國家在市場經濟不斷發展并逐漸成熟的過程中，亦面臨同樣的問題。特別是經貿活動全球化的大趨勢下，以英美為代表的衡平法系與法德為代表的大陸法系針對商標惡意注冊行為的規制措施也在不斷地相互借鑒和完善，特別是在成文法和判例方面均予以了高度重視。我國在對外開放的過程中借鑒國外先進經驗是發展的必由之路，特別是成為世貿組織成員后，遵守國際條約的相關規定也是成員國所應遵守的基本義務。課題組在前述統計分析的基礎上，選取兩大法系中代表性國家以及重要區域性國際組織、國際條約的立法和判例予以列舉、分析，為我國規制商標惡意注冊行為提供借鑒。

（一）域外制度性規范和判例介紹

1、《巴黎公約》及《TRIPS協定》的相關規定：6

《巴黎公約》的第六條之五就原屬國已經注冊的商標在其他成員國給與“原樣保護”時，從反面列舉了四種可以駁回及無效的情況，其中包括：在要求保護的國家，商標具有侵犯第三人的既得權利的性質；商標違反道德或公共秩序，尤其是具有欺騙公眾的性質。第六條之七明確規定，代理人未經商標所有人同意而以自己名義注冊商標是違反誠實信用的惡意注冊行為。

《TRIPS協定》強調商標不得損害他人在先權利。

2、歐盟商標制度7

《歐盟商標條例》、《歐盟商標指令》、《歐盟商標審查指南》是歐盟成員國區域內商標注冊和保護的主要法律與政策性文件。其中《歐盟商標條例》規定，申請人在提交商標注冊申請時具有主觀惡意的，可以作為申請該商標無效的絕對理由。《歐盟商標指令》規定，申請人惡意申請注冊的商標，可能與申請時已經持續在外國使用的商標相混淆的，可以駁回注冊或宣告無效。《歐盟商標審查指南》規定，判決惡意的時間點是該商標申請注冊時。申請人是否有“搭便車”意圖、是否以阻止第三人進入市場為目的、是否試圖人為延長商標不使用期限、商標顯著性、基礎注冊商標是否由于惡意注冊已被無效、是否向他人所要經濟賠償等因素均屬于人大可能存在惡意的相關事實。

3、美國商標制度（蘭哈姆法案及其它法律規范）：8

（1）商標注冊以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎

申請人在提交商標注冊申請時，可以選擇三種基礎，包括實際使用、意圖使用、外國注冊。上述基礎均需要在申請注冊前在美國有實際使用或意圖使用。申請人簽訂意圖使用聲明后，如發現與事實不符的情況，則構成偽證罪，面臨商標被無效以及罰款、限制人身自由的風險。9

（2）將惡意注冊作為判斷混淆可能性和淡化的考慮因素10

（3）不道德或欺騙性的商標不予注冊

在美國《商標法案》第2（a）條中規定，商標包含不道德、欺騙性或誹謗性的信息予以駁回。第14（3）條和第33條（a）（1）規定，欺詐取得注冊的商標可以作為撤銷注冊和抗辯的事由。11

4、英國商標制度：12

（1）商標注冊申請也以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎。

（2）“惡意”作為商標注冊駁回的絕對理由

英國《商標法》第三條規定，出于惡意提出申請的，或商標申請達到惡意程度的商標不得注冊。13

5、法國商標制度：

法國商標法L.712-6條規定：“如果注冊人對第三人的權利構成欺騙，或者違反了法定或約定的義務，認為對該商標享有權利者可依合法程序追還所有權。”14該項制度是將惡意注冊商標借鑒專利法類似規定，直接將商標返還原主，避免撤銷后在進行注冊的程序安排。15endprint

6、日本商標制度：16

（1）商標注冊申請也以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎。

（2）商標注冊駁回的理由涵蓋惡意情形

日本《商標法》第四條（一）19項規定：“與標示他人業務相關的商品或服務且在日本國內或外國消費者間已廣泛認知的商標相同或相近，并以不正當的目的（指以為獲取不正當利益為目的、給他人造成損害為目的等不正當目的）使用商標的”。17

（二）相應啟示

通過上述列舉可知，無論是國際條約還是上述國家立法，商標存在惡意注冊情形均已成為駁回商標注冊申請的法定事由；衡平法系更注重商標的“善意使用”或“善意使用意圖”，即強調商標使用在先原則在商標注冊制度中的主導作用，以注冊證明標準的“高門檻”來盡量避免后續的爭議糾紛發生；歐盟商標制度對惡意注冊考量的因素作了更為明確的規定，具有較強的可操作性。法國的相關法律規定，將商標權比照物權保護的相關制度加以規制。

五、行政訴訟程序中促進惡意注冊問題實質性解決的應對思路

（一）相關立法完善與新形式下司法政策的指引

1、商標法的修正

注冊商標專用權取得的制度性安排中，申請在先原則成為世界各國的主流做法。為了充分發揮該制度的優勢，避免或減少惡意注冊行為的發生，各國立法大都引入民法上的誠實信用這一基本原則加以補充。我國商標法的修正也汲取了上述經驗，在第七條中增加一款，明確“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”。這一原則有助于申請在先原則與使用在先原則在商標注冊和保護中的協調適用，實現私權與社會公共利益的平衡。

2、新形勢下司法政策的指引

遏制惡意注冊行為是商標司法審查中的一項重點工作。特別是2013年以來，最高人民法院對此出臺了相應的司法政策和指導性案例。其中2013年3月 28 日，最高人民法院對人民法院就審理商標和不正當競爭案件有關情況召開了新聞發布會，特別強調大力遏制惡意搶注商標行為。其中提到“惡意搶注擾亂了正常的商標注冊秩序，阻礙品牌的培育和發展。各級人民法院在審判實踐中堅持“兩手抓，兩頭堵”，依法遏制非法搶注行為。具體而言，一手抓商標注冊環節，在審理商標授權確權案件中，注意根據商標的知名度、顯著程度等，恰當運用商標近似、商品類似、在先使用并且有一定影響的商標、以欺騙或者其他不正當手段取得商標注冊等裁量性法律標準，妥善把握商標注冊申請人或者注冊人是否有真實使用意圖，以及結合商標使用過程中的“傍名牌”行為認定主觀惡意等，不予損害他人權益和公共利益的搶注商標注冊，已經注冊的依法撤銷，從權利取得的源頭堵；另一手抓侵權訴訟，在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權，對于注冊商標屬于復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標、搶注被代理人或者被代表人的商標或者以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標，被訴侵權的在先商標使用人以此為由提出抗辯的，人民法院予以支持，判決駁回原告的訴訟請求，從而堵住非法搶注者的權利行使路徑，使其無利可圖。并進一步強調，在今后的審判實踐中，人民法院將進一步加強商標權司法保護，最大限度地劃清商業標志之間的邊界，促進品牌創新和形成品牌競爭新優勢。以凈化市場環境、鼓勵正當競爭為指引，堅決制止假冒商標、惡意搶注、搭車模仿等商業標識侵權行為，為知名品牌的培育和成長提供良好的法律環境。與此同時，人民法院還將加大馳名商標保護力度，有效制止各類“傍名牌”行為，推動品牌競爭新優勢的加速形成。以誠信競爭和公平競爭為導向，打擊不正當競爭行為，切實維護商務誠信和社會誠信，平等保護各類市場主體公平參與市場競爭，營造誠實守信、公平有序的市場環境。”

2016年7月，最高人民法院副院長陶凱元在全國法院知識產權審判工作座談會上指出，要更加重視程序公正與實體公正的統一，要以解決實體問題和實現實體公正為終極目標，避免程序空轉或者機械司法，最大限度實現司法定分止爭的效果。對于違反誠實信用原則或者侵犯他人合法在先權利而取得的知識產權，權利人指控他人侵權的，可以根據案件具體情況以構成權利濫用為由對其訴訟請求不予支持。在先權利人以被告取得和行使知識產權侵犯其合法在先權利為由，直接起訴被告構成侵權或者不正當競爭的，應該在查明事實的基礎上依法裁判，既不需要以行政程序的處理結果為先決條件，也不需要因行政程序正在進行而中止訴訟。

2017年8月，最高人民法院印發《最高人民法院關于為改善營商環境提供司法保障的若干意見》，其中明確指出：“進一步發揮知識產權司法監督職能，加大對知識產權授權確權行政行為司法審查的深度和廣度，推動完善知識產權訴訟中的權利效力審查機制，合理強化特定情形下民事訴訟對民行交叉糾紛解決的引導作用，促進知識產權行政糾紛的實質性解決。”

（二）案例指導制度的巨大牽引作用

1、最高人民法院2015年度指導案例：

在邵文軍訴寧波廣天賽克思公司侵權商標權糾紛一案中，最高人民法院明確指出缺乏合法性基礎的注冊商標專用權不能對抗他人的正當使用行為，法院應當注重審查被訴行為的正當性以及訴爭商標注冊的正當性。以非善意取得注冊的訴爭商標對具有正當性的被訴行為提起侵權之訴，屬于對注冊商標權利濫用行為，其訴訟請求不應得到支持。

2、最高法院第16批指導案例中指導案例82號：

在王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司侵害商標權糾紛一案中，最高人民法院進一步明確了當事人違反誠實信用原則，損害他人合法權益，擾亂市場正當競爭秩序，惡意取得、行使商標權并主張他人侵權的，人民法院應當以構成權利濫用為由對其訴訟請求不予支持。

（三）相應的啟示

課題組認為，前述立法完善、司法政策以及指導案例充分體現了人民法院在商標審判領域倡導誠實信用原則的司法導向，對凈化市場環境、規范市場競爭秩序、遏制商標惡意搶注現象，具有重要的規則指引與價值導向作用。同時，在申請商標注冊必須符合合法性、非功能性、顯著性的要求基礎上，可以進一步得到如下的啟示：endprint

1、在商標權權利效力審查機制中，該商標在申請注冊階段的合法性審查是重中之重，審查內容應當包括：該標志已經在先使用、申請注冊行為具有善意以及不違反商標法第十條關于禁用標志的相關規定。前兩項著重考慮注冊環節的正當性；

2、合法性是獲得注冊商標專用權以及行使該權利的重要基礎。不具有合法性的注冊申請應當予以駁回，即便核準注冊，在向具有合法在先民事權益的特定民事主體行使該權利時也不具備實現請求權功能的基礎；

3、合法在先使用該商標的民事主體，認定其就該商標的正當使用行為應當包括，在原有使用商品類別的使用以及在上述商品類別申請注冊商標的行為；

4、商標惡意注冊行為是商標民事、行政案件中往往交叉并存的問題。既然在民事侵權訴訟中，人民法院作出惡意注冊的商標權利人針對具有合法在先民事權益的主體提出侵犯其注冊商標專用權的主張，屬于違反誠實信用原則的權利濫用行為，不予保護并駁回其訴訟請求的認定。那么在商標授權程序中，引證商標如存在惡意注冊訴爭商標申請人在先使用商標或其他合法在先民事權益的情形，可以依據上述判例精神進一步認定： 即商標注冊制度中申請在先原則適用的前提是注冊行為具有合法性，要求引證商標不得存在對訴爭商標惡意注冊違反誠實信用原則的情形，否則引證商標注冊不具有合法性，不應成為訴爭商標申請注冊的在先權利障礙。商標民事、行政案件中的上述認定相互呼應，使執法尺度相統一，促進知識產權民事、行政糾紛的實質性協調解決。

（四）具體措施和建議：

1、商標駁回復審案件的審理范圍

目前的商標申請注冊實質審查程序針對的審查客體僅限于訴爭商標，并不涉及引證商標。訴爭商標申請人就引證商標存在惡意注冊的主張不屬于目前商標注冊實質審查范圍。課題組認為，基于上述啟示中確立的法律適用規則及其延伸適用，訴爭商標申請人提出的引證商標存在惡意注冊情形的主張，經商標授權確權機關結合相關證據審查后認定引證商標存在惡意注冊較大可能性的，應當納入商標申請注冊的審查范圍。18在后續的行政訴訟過程中，訴爭商標申請人主張引證商標存在惡意注冊的請求亦應納入行政案件的審理范圍，從而加大對商標授權確權行政行為司法審查的深度和廣度。

2、商標駁回復審案件的訴訟參加人范圍的再考量

由于引證商標是否存在惡意注冊納入案件審理范圍，案件的處理結果對引證商標權利人即具有利害關系，依照行政訴訟法第二十五條、第二十九條的相關規定，由法院應當通知引證商標權利人作為第三人參加訴訟，并對參加訴訟原因向各方當事人加以釋明。訴爭商標申請人、引證商標權利人也可以主動提出追加第三人的申請。通過庭審調查，對引證商標是否存在惡意注冊情形加以司法審查并作出事實認定。

3、應當中止審理和不中止審理直接裁判的情形

（1） 根據《最高人民法院關于執行行政訴訟法若干問題的解釋》第五十一條第一款第（六）項規定，引證商標惡意注冊的事實19已經在其他在審案件中予以審理，應當中止訴爭商標的商標駁回復審案件的審理。

（2）在本案訴訟程序開始后，權利人或利害關系人針對引證商標惡意注冊的事實20又向商標評審委員會提出評審請求的，本案不需要中止審理。

4、案外人的協助調查機制

針對審理中關于惡意注冊事實的查清，法院依照行政訴訟法第三十九條規定，有權要求當事人提供或補充證據，依照第四十條的規定，有權向案外人調取證據。

5、對商標授權程序的再完善建議

（1）用好商標駁回前的審查意見書制度，即“駁回申辯制度”，將引證商標惡意搶注情形納入商標申請注冊的實質審查范圍。

（2）依照商標法第五十二條第一款的規定，商標評審范圍是駁回決定、申請人復審的事實和理由以及評審時的事實狀態三部分組成。如審查意見書不支持引證商標存在惡意注冊的主張，商標評審委員會應當依照上述法律規定審查此部分的事實。這樣做使得申請注冊的實質審查、評審程序以及行政訴訟程序相互銜接，保障相對人、利害關系人的程序和實體性權利。endprint