探討如何應對專利的侵權訴訟

劉頂+張金柱

[摘要]專利承載著全世界最前沿的技術信息，根據統計顯示，全世界90%～95%的最新技術動態(tài)以專利的形式公之于眾。對企業(yè)組織而言，專利是專利申請人或專利權人唯一不得不向公眾透露關鍵信息的方式，即以公開換保護。因此，專利侵權行為也就時常發(fā)生。對于專利侵權，文章站在侵權方立場闡述侵權后的應對策略，以進一步提高專利申請質量。

[關鍵詞]專利權；侵權訴訟；抗辯；公知技術；反訴

[DOI]1013939/jcnkizgsc201722036

專利權是通過申請專利的方式獲得某項技術的獨占權利，專利權未轉讓或未經專利權人許可，任何其他單位或個人只要是以營利為目的地在專利保護區(qū)域內實施了依法受保護的有效專利時，則視為專利侵權。

判定專利侵權必須具備以下前提條件：①該專利是否在目標國獲得專利權；②該專利權是否在法律上有效或者時間上有效；③該專利權是否存在無效導致權利要求縮小或無效。

專利侵權主要有以下幾種表現形式：①涉案產品或技術與授權專利權利要求進行比對，若技術特征全部相同，則構成侵權；②涉案產品的技術特征多于授權專利的技術特征，也構成侵權；③涉案產品或技術與授權專利有區(qū)別，但區(qū)別通過現有技術判定是等效的，仍構成侵權。這里所說的等效，是指所屬本領域技術人員能夠不通過創(chuàng)造性勞動推斷出的且兩者所產生的效果相同。

雖然中國的知識產權發(fā)展突飛猛進，無論是專利申請量還是專利審查質量都已躍居全球前列，但在國內當面對專利權人提起專利侵權訴訟時，大多數侵權方都不知如何應對，有時只能束手就擒，這樣容易導致專利流氓的產生。侵權方如何應對專利侵權訴訟，進而巧妙地制定應對策略應該是未來企業(yè)IPR必須具備的素質。應對方法大體分為以下幾種，至于具體采用哪種方法，需要因事而異。

1不侵權抗辯

首先需要確認涉案專利權是否有效，該有效指的是時間上有效，法律上有效，地域上有效。

（1）時間上有效是指根據不同國家對不同專利類型的保護期限，通過專利申請日進行判斷，在國內發(fā)明專利保護期限自申請日起20年，實用新型和外觀設計則為10年。例如，專利申請?zhí)枮镃N851020992的專利申請，申請日為1985年4月1日，則不需判斷，肯定不侵權。

（2）法律上有效是指涉案專利是否因為未繳年費而失效、是否因為無效宣告而導致專利權縮小或無效，如果因為涉案專利曾無效而導致權利要求縮小，則需要重新審視該專利最終的權利要求保護范圍進行侵權判定。例如，專利申請?zhí)枮镃N2005800069275的專利申請，專利授權后經過了一次無效，無效結果為權利要求1-8、10、12、14-24、26、27、29-31、33-41無效，在權利要求9、11、13、25、28和32有效的基礎上，維持專利權有效。那么，需要重新審視涉案專利的保護范圍，只需要將涉案侵權產品與維持有效的權利要求進行對比判斷。

（3）地域上有效是指涉案專利是否在侵權發(fā)生過有效，不能拿著一篇美國專利去判定在中國侵權。例如，美國專利US13826195在美國獲得專利授權，但未在中國申請，則無須理會該專利在中國是否造成被侵權的問題，換句話說，可以在中國免費使用該專利，甚至可以利用該專利做其他專利的公知技術抗辯的證據。

然后將權利要求書的內容與涉嫌侵權客體的技術特征進行逐一比對，根據全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則找出區(qū)別點和突破點，進而提出不侵權抗辯，同時根據找出的區(qū)別點盡快申請專利，為以后的交叉許可做好準備。

2若判斷確實存在侵權，則需要進一步判斷自身使用的技術是否屬于專利申請日前的公知技術，提出“公知技術抗辯”

如用公知技術抗辯，需證明自己的技術來自申請日前的公知技術，相當于非行政上的將該專利權無效掉，但是要比無效難度更大；原因在于，需證明現有技術中有一套完整的技術方案記載了自己使用的技術方法，并不能像評價創(chuàng)造性一樣使用兩篇以上的現有技術進行組合推理。換句話說，就是需要找到一篇現有技術直接影響該專利的新穎性。

在使用公知技術抗辯過程中存在兩個比較特殊的問題，重點來闡述一下：

（1）在抗辯中使用的公知技術是自由公知技術還是非自由公知技術。如果是自由公知技術，即非專利文獻或已失效的專利文獻，則可以直接使用；如果是非自由公知技術，即他人已取得的合法權利，例如專利權，也可以直接使用，但是相當于證明間接侵犯了第三人的專利權，如果他人起訴，需要另案審理。

（2）在抗辯中使用的公知技術是自由公知技術，但是該技術是由于原告方在申請專利之前信息被非法竊取或非法公開的，該如何處理呢？原則上，只要原告方無法舉證上述情況，就可以認定為公知技術，被告可以進行公知技術抗辯。對于信息是否被非法竊取或非法公開需要另案審理，與被告無關。

3在判斷確實侵權的前提下，向國家知識產權局專利復審委員會提出專利的“無效宣告請求”

很多人認為提出無效請求需要花費大量的人力、財力和精力，所以不到萬不得已一般不提出無效，筆者認為提出無效請求只要策略用對，不但可以減少開支還能起到意想不到的效果。

無效過程一般分為前期無效材料準備階段，提出無效請求階段、等待口審階段、口審階段、判決，其關鍵點在于無效宣告請求書和口審。被告可以在撰寫完無效宣告請求書后，發(fā)起無效請求之前概括一版摘要版發(fā)給原告，告知已找到無效證據，可以將其無效，希望和談；若對方置之不理則發(fā)起無效請求，若到口審階段對方占據劣勢，可進一步表達和談；若仍然置之不理，則將其無效即可。在此過程中，發(fā)起和談請求的目的在于，獲得對方許可，和專利權人同時占據市場，而不去無效該專利，利用該專利威懾第三方。

4先用權抗辯

如果企業(yè)在專利申請日前已進行了實質性的專項投資并且完成了必要的技術準備，則可以在原有范圍內繼續(xù)實施。endprint

對于產品專利權而言，能夠產生先用權的行為只包括在專利申請日之前已經制造相同產品或者已經作好制造的必要準備，不包括使用、許諾銷售、銷售、進口相同產品的行為；對于方法專利權而言，能夠產生先用權的行為只包括在專利申請日之前已經使用相同方法或者已經作好使用專利方法的必要準備，不包括使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為。

“做好必要準備”要求準備工作是為實施該發(fā)明創(chuàng)造而進行的技術性準備工作。一般性準備工作，例如購買地皮、裝設水電、市場分析、配備管理人員等不能認為是作好了實施該項發(fā)明創(chuàng)造的必要準備。技術性準備工作，一般指完成主要技術圖紙、工藝文件；或者制造、購買主要設備及原材料。

5提出反訴，達到和解目的

如果確定侵犯專利權人專利權，并且判斷該專利權較為穩(wěn)定，無效可能性小，則可以提出反訴。對于反訴如何提出，由以下幾種方式，但是前提是需要了解對方的產品情況，包括產品成分或結構組成、可能用到的方法、設備等。

（1）根據自有的專利情況，找出1篇或幾篇相關的有效專利提出反訴。

（2）若無相關專利，通過專利檢索，找出最相關技術專利進行購買或者獨占許可。

（3）迅速分析原告產品市場銷售情況，例如確定在哪些國家銷量較好，可聯合國外友誼企業(yè)在國外發(fā)起侵權訴訟。

6結論

隨著我國知識產權行業(yè)的不斷發(fā)展，體系制度的不斷完善，會逐步趕超歐美知識產權水平。目前國家正在大力倡導“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，更加激發(fā)企業(yè)的研發(fā)動力，也有助于大眾的知識產權意識進一步得到提高，應運而生的就是知識產權風險，如何避免侵權會成為各企業(yè)IPR和專利代理機構面臨的問題。筆者認為通過不斷學習西方的法律規(guī)則，同時運用東方人的智慧會逐步使我國的知識產權走向運營。中國的兵法云：用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。利而誘之，亂而取之，實而備之，強而避之。不可勝者，守也；可勝者，攻也。

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