標準必要專利中的信息披露義務與救濟

摘 要：《專利法修訂草案（送審稿）》第85條規定了標準必要專利之默示許可制度，該制度是對專利權人和標準實施者之間的利益進行平衡，以促進先進技術的推廣應用。標準必要專利默示許可以違反披露義務為前提，送審稿應當明確規定參與標準制定的專利權人的信息披露義務，違反披露義務的視為許可標準的實施人使用該專利。送審稿對標準的范圍規定得過窄，應當對國家標準、行業標準和地方標準進行統一規范。許可費的協商標準應當遵循國際通行的“公平、合理、無歧視原則”，該原則可以由標準化組織要求參與制定標準的專利權人作出承諾的方式進行行業規范。

關鍵詞：標準必要專利；信息披露義務；默示許可；許可費

作者簡介：陳永強，男，法學博士，中國計量大學法學院教授，從事民法學研究。

基金項目：國家社會科學基金項目“階段性物權變動與交叉型權利研究”，項目編號：15BFX161；浙江省哲學社會科學規劃項目“中國民法總則一般條款立法研究”，項目編號：14NDJC248YB

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1000-7504（2017）04-0085-06

2015年12月2日，國務院法制辦公布了《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》（以下簡稱送審稿），送審稿新增加了“專利的實施與運用”一章，共8個條文，其中第85條規定了標準必要專利默示許可制度，其規定：“參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。”該條的立法意圖在于防止專利權人在參與標準制定過程中不當行使專利權，也為標準必要專利侵權糾紛的裁判提供法律依據。但是，該條尚存在幾個方面的問題：第一，標準的制定是否僅限于國家標準，應如何處理行業標準和地方標準？與此相應的是是否應當統一由國務院專利行政部門裁決？第二，信息披露義務的范圍究竟多大，應如何確定？第三，不披露到底會產生什么樣的法律后果？第四，許可費用應當如何確定？

一、第85條僅限于規范“國家標準”范圍過窄

送審稿第85條僅限于解決國家標準中的必要專利問題，即只有國家標準必要專利才會落入該條的范圍，這意味著第85條將不解決行業標準、地方標準中的必要專利問題。在解釋論上，當司法實踐中發生行業標準、地方標準的必要專利問題時，會產生法律漏洞和空缺，解釋論上需要填補這個法律漏洞時可能產生不同觀點之矛盾沖突以致影響法律的統一適用。根據《中華人民共和國標準化法》（以下簡稱《標準化法》）第6條的規定，標準分為三個層次，第一是國家標準，對需要在全國范圍內統一的技術要求，應當制定國家標準。第二，對沒有國家標準而又需要在全國某個行業范圍內統一的技術要求，可以制定行業標準。第三，對沒有國家標準和行業標準而又需要在省、自治區、直轄市范圍內統一的工業產品的安全、衛生要求，可以制定地方標準。因而，標準存在國家、行業、地方三個層次，筆者認為，新專利法應當與《標準化法》保持一致性，不應僅限于國家標準而留下法律適用的漏洞。

在司法實踐層面，多有案例涉及行業標準和地方標準。在“季強、劉輝與朝陽市興諾建筑工程有限公司專利侵權糾紛一案”1中，原告季強、劉輝享有涉案專利獨占許可實施的權利，但涉案專利已經經專利權人同意納入建設部的行業標準。被告使用了涉案專利。最高人民法院的答復是：“鑒于目前我國標準制定機關尚未建立有關標準中專利信息的公開披露及使用制度的實際情況，專利權人參與了標準的制定或者經其同意，將專利納入國家、行業或者地方標準的，視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施該專利，他人的有關實施行為不屬于專利法第十一條所規定的侵犯專利權的行為。專利權人可以要求實施人支付一定的使用費，但支付的數額應明顯低于正常的許可使用費；專利權人承諾放棄專利使用費的，依其承諾處理?！?該案涉及的便是行業標準中的必要專利問題。在“衡水子牙河建筑工程有限公司與張晶廷等發明專利權糾紛上訴案”3中，原告擁有的一項專利已被納入河北省住房和城鄉建設廳的地方標準，被告使用了該地方標準中的專利。二審法院認為，原告作為專利權人，其參與了地方標準的制定，他人依據標準而實施其專利的情形，應視為他人已獲得專利實施許可，故不成立侵權。該案涉及地方標準中的專利侵權問題。

在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（2016年4月1日起施行，以下簡稱《專利權糾紛司法解釋（二）》）中，第24條統一規定了國家標準、行業標準和地方標準中的必要專利問題。從我國法院的司法實踐來看，標準必要專利問題多涉及行業標準和地方標準，故而，筆者認為，行業標準和地方標準應當納入第85條之適用范圍，將行業標準和地方標準中涉及的必要專利問題排除將會產生解釋論上不必要的麻煩。對于這一點，修訂思路有兩個模式可供選擇：第一條思路，簡單地將第85條中的“國家標準”改為“標準”，從而擴大第85條的適用范圍?；蛘叻滦ё罡呷嗣穹ㄔ旱谋硎?，直接細化，即將“國家標準”改為“國家標準、行業標準或地方標準”。相應地，許可費的裁決機構也改為“相應專利行政部門”。第二條思路，增設一款，規定行業標準或地方標準的情形，適用國家標準。就這兩條思路而言，第一條比第二條思路的立法更為簡約，第二條思路會造成立法重復，因而第一條思路是更優的選擇。

二、專利信息披露義務的范圍與效果的判定

信息披露義務是依誠實信用原則產生的一項義務。[1]我國標準必要專利的信息披露義務存在一個演進過程，在2007年的一個案例中，司法實踐尚不承認信息披露義務?！昂幽鲜√旃に帢I有限公司訴廣西南寧邕江藥業有限公司專利侵權糾紛案”4中，原告廣西南寧邕江藥業公司享有“一種治療顱腦外傷及其綜合癥的藥物組合物”的發明專利，且邕江藥業公司參與了廣西壯族自治區食品藥品檢驗所關于該藥品質量標準的制定。被告使用了該專利。廣西壯族自治區高級人民法院認為，原告在將其專利轉化為國家標準的過程中，參與了國家標準的制定，原告雖然已將其專利技術公開，但該專利技術的公開并不意味著他人就可以未經原告允許即可使用原告享有的專利技術。他人在按國家藥品標準生產藥品而實施標準必要專利時，仍然需要取得專利權人的許可。因而，法院認為，被告未經原告許可即使用其專利，構成專利侵權。原告參與標準的制定的行為并不能視為原告默許了被告可以使用其專利。該案中，法院否認了標準必要專利權人的披露義務，法院的理由是：“由于專利授權情況已在國務院專利行政部門的專利公報中公布，權利狀態已經由專利行政部門的行政行為予以確定，任何人想實施專利均可在專利公報中查詢，法律沒有規定專利權人還負有另行向公眾告知的義務，因此河南天工公司的該上述理由不能成立，本院不予支持?！?

在標準制定過程中，當專利權人將自己享有獨占權的專利引入技術標準時，該專利就成為必要專利，而標準的實施人就會處于專利被劫狀態。由于專利權人與標準實施者之間的信息不對稱，專利權人相對于標準實施者來說處于優勢地位。為了規制標準化過程中的專利劫持行為，《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（2014年1月1日起施行，以下簡稱《管理規定》）第5條規定了專利信息的披露義務及其法律后果，其規定，“在國家標準制修訂的任何階段，參與標準制修訂的組織或者個人應當盡早向相關全國專業標準化技術委員會或者歸口單位披露其擁有和知悉的必要專利，同時提供有關專利信息及相應證明材料，并對所提供證明材料的真實性負責。參與標準制定的組織或者個人未按要求披露其擁有的專利，違反誠實信用原則的，應當承擔相應的法律責任”。該條規定的是強制性事前披露原則，通說認為，該事前披露不僅包括已經取得專利權的技術，還包括正在申請專利的技術。[2]關于參與標準制定的專利權人披露專利的時間則應該設置一個區間，從標準制定過程中的一個時間點至技術標準公布后的一個時間點之間，這樣就能夠涵蓋標準公布前的披露和標準公布后的披露這兩種情形?！豆芾硪幎ā返?條規定了鼓勵性披露，鼓勵性披露針對的是沒有參與國家標準制定的主體，因此并無強制拘束力；《管理規定》也沒有規定權利人未披露必要專利的法律后果，從用詞上來看，未披露的權利人應不承擔法律責任。因為第6條并沒有像第5條那樣規定，違反披露義務的，專利權人應承擔法律責任。但是，第5條也只是規定了違反披露義務應承擔“相應的法律責任”，何為“相應的法律責任”并不明確。此次專利法修訂草案明確了其責任的承擔方式，專利權人違反披露義務的法律后果是“視為”許可他人實施其專利，即默示許可，法律擬制了專利權人的“同意”的表示，專利權人亦不得主張其侵犯專利權。

但是，筆者認為，送審稿仍存在兩個方面的問題：第一，第85條只規定了未披露的法律后果，未規定披露義務，從法律的邏輯模式來看，應當明確規定信息披露義務，故應首先增設一款披露義務的規定。第二，信息披露義務是絕對的披露還是盡合理注意的披露？信息披露義務的范圍如何判定？

《管理規定》中的強制性披露與鼓勵性披露針對的是披露義務的主體的不同義務要求，也即披露義務的主體是參與國家標準制定的人或組織，未參與國家標準制定的主體無披露義務。但是，參與國家標準制定的人或組織是不是需要披露全部的必要專利呢？有學者認為，專利權人并不負有絕對的專利信息披露義務，而僅僅是依據一般知識要求專利權人“盡合理的努力”披露必要專利就可以了。[3]但什么是“盡合理的努力”，尚不夠明確。筆者認為，在討論披露義務的范圍問題時，首先需要分析標準的類型。不同類型的標準是否需要統一的披露義務呢？根據《標準化法》第7條規定，國家標準、行業標準被區分為兩種類型，即強制性標準和推薦性標準。依據第7條的界定，“保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規規定強制執行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準”。對于這兩類標準，《標準化法》對其賦予的執行強度不同。其第14條規定，“強制性標準，必須執行。不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷售和進口。推薦性標準，國家鼓勵企業自愿采用”。依此，強制性標準與推薦性標準的法律強制力度完全不同，前者是必須執行，后者是自愿采用，因為推薦性標準不存在專利挾持情形，企業有自主選擇權。但是，如果推薦性標準中已經明示必要專利信息的話，對于標準實施人即應獲得專利權人的許可才能使用其專利。依據《專利權糾紛司法解釋（二）》第24條規定：“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持?！睆倪@條規定可以看出，對于推薦性國家、行業或地方標準，如果標準已經明示必要專利信息的，標準的實施人即不得以無需專利權人許可為由作為抗辯，其未經許可實施標準的行為即構成侵權。相反，依該條的反面解釋，如果專利權人未披露標準必要專利的，標準實施人所實施標準的行為即不構成侵權。依據舉輕明重的解釋方法，既然推薦性標準中未披露的法律后果與侵權抗辯的構成與強制性標準相同，那么，就沒有理由說違反強制性標準反而予以更輕的法律后果。故而，以區分強制性標準和推薦性標準來認定專利信息披露義務的大小就沒有必要。

第二個問題，披露必要專利信息是否需要 “盡合理注意”呢？這一觀點的合理推論是如果參與標準制定的組織或者個人盡到了合理注意義務，那么即使未披露也不會產生不利的法律后果，實施標準的行為即構成侵權。“盡合理注意”是一個平衡器，其為標準必要專利披露義務的范圍設置了一個界限，通過該平衡器既要避免披露義務范圍過寬引起的標準組織成員的負擔增加以及參加標準化組織的積極性減弱的問題，又要避免因披露義務范圍過窄而引起的專利“阻抑”情況。[4] “盡合理注意”是美國法采納的一個原則，美國法認為，如果一個合理的競爭者能夠預見到如果不獲得這個專利的許可自己就無法實施該標準時，這個專利就落入合理可能必要的披露范圍之內，即應當披露該專利。在Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG1一案中，美國法院認為，在標準制定完成之前，即使制定標準的參與人認識到并相信其專利或專利申請將會成為實施標準的必要專利，但在標準制定完成之后，如果該專利并未成為最終標準的必要專利，那么，其未披露的專利和專利申請并不落入披露的范圍之內，即沒有違反披露義務，不構成欺詐。但是，筆者認為，如果依據該原則進行判斷，標準制定參與者的披露義務范圍就很窄，其容易獲得“專利挾持”的好處，相應地，標準的實施人則容易構成侵權，從而不利于保護標準實施者。在標準制定參與者與標準實施人之間，法律應更傾向于或者說應更注重對標準實施人的保護。因而，在立法上規定“盡合理注意”披露必要專利反而不太妥當。筆者并不建議第85條增加“盡合理注意”之要件。如果增加這一要件，還有另一個弊端，即因該要件的彈性空間大，解釋上容易造成理解上的不一致以及舉證上的煩瑣，從而增加司法裁判成本。

三、違反披露義務的救濟與許可費問題

根據《管理規定》第5條，專利權人不披露標準必要專利的，構成誠實信用的違反，應承擔相應的法律責任。送審稿第85條明確，專利權人不披露標準必要專利的法律責任是視為許可使用，也即專利權人不得對標準的實施者主張專利侵權，法律擬制了專利權人的“同意”，法律上視同經許可的專利使用。[5]在民法理論上，所謂的“默示的意思表示”存在三個方面的含義[6]（P252）：第一方面是指可推斷的意思表示，即可以從直接表述出來的內容或從事的行為中推知行為人要表達的法律行為意思。[7]（P486）第二方面是補充解釋，將某部分東西補充解釋進意思表示中去。第三方面是沉默。在有法律規定的場合，某種特定情況下的沉默“視為”具有某種內容的表示，它們是以擬制意思表示的方式對法律后果作出了規定，依據拉倫茨的觀點，“只要行為人保持沉默，沒有發表相反的看法或沒有表明某種其他行為，那么這一事實本身就可產生法律后果”[7]（P490）。從這三個角度看，標準必要專利之默示許可不屬于第一種之可推斷的意思表示，也不屬于意思表示的補充解釋問題，但可以用沉默理論來解釋。送審稿第85條規定了標準制定參與者的披露義務，其負有積極的行為義務，不披露專利信息之沉默構成義務違反行為，法律將其擬制為作出了同意實施專利之“許可”的表示。由此，從送審稿的立法思路看，違反披露義務的法律責任問題就排除了侵權法救濟，而轉向合同救濟。

送審稿第85條之違反披露義務即視為許可專利實施，意味著標準的實施者使用權利已經專利權人的許可，但該項專利的實施許可并不等于免費許可，專利權人雖不得主張侵權之賠償，但仍有權要求標準實施者支付費用。許可實施專利的意思表示可以強制實施，但合同中的許可費該如何達成一致呢？最高人民法院曾在“〔2008〕民三他字第4號”答復函中明確，專利權人有權要求標準必要專利的實施人支付一定的許可使用費，但最高人民法院認為，支付的許可費數額應明顯低于正常的許可使用費。該答復函所主張的較低的許可使用費實際上已經不符合當今的知識產權市場實際狀況了。盡管標準必要專利權人在確定許可費問題上具有優勢地位，但專利的許可費仍應反映其自身的市場價值，許可費應當與自身之市場價值相對應，“明顯低于正常的許可使用費”之規定顯然已經不合理了。那么許可費應如何確定呢？

許可費問題本身十分復雜，在國際上亦是各國法院面臨的共同難題。國際上多數采納FRAND原則來進行判定，所謂FRAND，是指公平、合理、無歧視原則（Fair， Reasonable and Nondiscriminatory）。FRAND原則是契約型的，實際上是標準化組織要求參與標準制定的主體作出承諾，承諾其標準必要專利授權給所有技術標準的其他專利權人和實施方，并實行“公平、合理、無歧視”許可。在標準制定之前，參與標準制定的專利權人需要向標準化組織承諾遵守FRAND原則；在標準制定實施之后，專利權人即應當按照FRAND原則進行專利許可。在微軟訴摩托羅拉案（Microsoft Corp v. Motorola Inc）中1，微軟涉嫌專利侵權，摩托羅拉向微軟發出較高許可費下授權許可其專利的要約，微軟提起訴訟，認為摩托羅拉公司違反了FRAND的承諾。美國法院認為，標準制定的參與者必須承諾按照FRAND原則之“公平、合理、無歧視”條件下許可標準必要專利的使用。但是，怎樣來確定許可費的“公平”、“合理”呢？美國法提出了確定許可費所應遵循的基本原則：第一，FRAND許可費應有助于標準的推廣，并減少專利劫持風險；第二，應考慮將來可能出現的其他標準必要專利的專利費累加問題；第三，專利權人在知識產權方面的合理投資回報應獲得保證；第四，專利被納入標準后所獲得的經濟增值部分不應考慮。2盡管如此，所謂的“公平、合理、無歧視”原則畢竟是一個抽象的原則，其所需要考量的因素以及權重仍需要通過司法實務來進一步豐富和細化。

對于許可費的標準問題，送審稿第85條并未進行回應，而只是規定，如果雙方對許可費協商不成的由專利部門行政裁決，對裁決不服的，可以向法院起訴。由專利行政部門裁決，應當說是一個比較好的方式，因為專利行政部門具有專利市場的專業知識，也比較容易調查專利的市場價值，從而能夠作出更有說服力的許可費的判斷。至于說“公平、合理、無歧視”原則是否應當在法條中體現出來，筆者認為沒有必要，但是該判斷原則應作為行業規范的一般原則而得以遵守，其可從行業規范角度進行規定，如標準化組織要求參與標準制定的專利權人作出承諾，承諾許可費應按照該原則進行協商即可。專利行政部門進行裁決的時候也應當依據該原則進行許可費的確定和判斷。

結 語

《專利法修訂草案（送審稿）》第85條的法理依據在于誠實信用原則和信賴保護原則，正如該條的立法說明所指出的，“參與標準制定的專利權人在標準制定過程中應當遵循誠實信用的原則，盡合理努力披露自己擁有的標準必要專利。為了防止參與標準制定的專利權人在制定過程中不披露其擁有的標準必要專利，將其擁有的專利技術納入標準中，在標準實施后又通過專利‘挾持標準實施者，損害標準實施者和消費者利益，專利法有必要對此種行為進行規制”。誠實信用原則在于確立信息披露義務，參與標準制定的專利權人有義務披露其標準必要專利。信賴保護原則則在于保護標準的實施人，對于未披露的專利權，標準的實施人實施該專利不構成侵權。第85條很好地平衡了參與標準制定的主體與標準的實施人之間的利益平衡關系，立法上具有重要意義，唯獨存在所規范的標準的范圍過窄，以及未規定信息披露義務等問題，故建議在立法上可以進一步明確。筆者提出的修訂建議條文如下：

參與制定國家標準、行業標準和地方標準的專利權人在標準制定過程中應當披露其擁有的標準必要專利。專利權人不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，可以請求相應的專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。

參 考 文 獻

[1] 陳永強：《誠信義務的自然法基礎及類型化——誠信人人像之塑造》，載《杭州師范大學學報》（社會科學版）2012年第2期.

[2] 張振宇：《技術標準化中的專利劫持行為及其法律規制》，載《知識產權》2016年第5期.

[3] 張偉君：《默示許可抑或法定許可——論〈專利法〉修訂草案有關標準必要專利披露制度的完善》，載《同濟大學學報》（社會科學版）2016年第3期.

[4] 劉曉春：《標準化組織專利披露政策相關規則在美國的新發展——解讀高通訴博通案》，載《電子知識產權》2009年第2期.

[5] 袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可探究》，載《法學》2010年第12期.

[6] 迪特爾?梅迪庫斯：《德國民法總論》，邵建東譯，北京：法律出版社，2000.

[7] 卡爾?拉倫茨：《德國民法通論》（下冊），王曉曄、邵建東、程建英等譯，北京：法律出版社，2003.

[責任編輯 李宏弢]

Abstract： Article 85 of the Draft Amendment to the Patent Law provides an implicit licensing system for standard essential patents， which aims to balance the interests between patentees and implementers，and promotes the popularization and application of advanced technologies. The standard essential patent implied license is presumed to violate the disclosure obligation， and the Draft should clearly stipulate the information disclosure obligation of the patentee involved in the standard setting. Where the patentee violates the obligation of disclosure， it shall be deemed that the patentee has consented to the implementers to use the patent. The scope of the standard in the Draft is too narrow， and national standards， industry standards and local standards should be standardized. Consultation standards for licensing fees should follow internationally accepted principles of “Fair， Reasonable and Nondiscriminatory”， which can be regulated by the standard organization to require the patentee to make a commitment in the standard-setting.

Key words： standard essential patents， obligation of disclosure， implicit licensing， licensing fee