關于專利法第二條三款實用新型授權客體的討論

賈磊

摘 要：本文對近年來在實用新型審查過程中經常出現的“授權客體”問題進行了討論，分析了目前證明權利要求中完成的特定功能是由現有技術中的計算機程序實現，即可說明該權利要求的技術方案不是針對方法的改進，符合專利法第二條第三款的規定。但是在當前電子裝置中的部件基本上都需要執行某些特定功能，很難用現有技術來證明，筆者給出了自己的觀點：應當以更寬松的尺度評價技術方案中的特定功能是否屬于對方法的改進。

關鍵詞：實用新型；授權客體；計算機程序

0 引言

在2015年李克強總理在政府工作報告中又提出“大眾創業、萬眾創新”的口號，更加促進了中國經濟、技術的發展，據國家知識產權局數據統計[1]，2015年全年中國專利申請量達到了“井噴式”的增長，發明專利申請的數量達到了79多萬件，實用新型的申請量達到了94多萬件，外觀設計專利申請量達到了44多萬件，總計達到了200萬件[1]，實用新型專利申請量更是位列三類專利申請之首，成為中國專利申請量中最多的類型，因此其審查和授權也應該受到足夠的關注。

1 目前針對實用新型客體問題的答辯方法

近年來，國家知識產權局對于實用新型授權客體的審查愈發嚴格，權利要求中硬件所完成的特定功能，被認為是針對計算機程序做出的改進，從而認為不符合專利法第二條第三款的規定，即不屬于實用新型保護客體。

在與審查員的溝通后，代理人通常進行如下的答辯方法：申請人可以舉證說明權利要求中的特定功能是由現有技術中的計算機程序完成的。

陳述了實現特定功能的計算機程序為現有技術的理由和證據后，這樣該特定功能就不會被認為是對計算機程序的改進，從而不是對方法本身提出的改進，因此符合專利法第二條第三款的規定。

貌似上述的邏輯是合理的，但是筆者繼續提出如下問題：“現有技術”中的計算機程序是否能夠運行于實用新型新的技術方案中？下面我們通過一個例子進行說明：

假設實用新型案例為，在現有技術中，芯片A和芯片C之間是直接連接，在本實用新型的技術方案中，在芯片A和芯片C之間加入了芯片B（主要是處理器之類的部件），該芯片B完成特定功能，從而使得芯片A、B和C組成的裝置達到某種技術效果。（在本文中假設的案例可能不是很適合和恰當，其只是為了說明后面特定的問題，筆者也很希望能夠列出典型案例進行分析、討論，但是由于客戶資料保密的原因，本文也只能簡單討論這類審查意見）

在這類實用新型的審查意見中，審查員通常認為芯片B必然要依靠計算機軟件程序或者協議來實現，即其是一種虛擬的功能模塊，其實質是計算機軟件程序或協議的應用，而計算機軟件程序或者協議是一種方法特征，因此不屬于專利法第二條第三款所規定的實用新型保護客體。

如果采用前述答辯方式進行答辯，我們可以從軟件著作權登記、公開的論文、源程序或專利申請等書證中尋找現有技術中的計算機程序執行特定功能的證據，舉證雖然不容易，但是還是有可能找到的，但是現有技術里的計算機程序應用于本實用新型所發明的這個“新產品”中是否合理？

1.1 大多數審查意見出現的邏輯問題

根據專利法的規定，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術[2]；在審查指南中關于現有技術的部分指出，現有技術包括在申請日（有優先權的，指優先權日） 以前在國內外出版物上公開發表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術[3]。

首先，無中生有的問題，在現有的裝置中并不包括芯片B，如何在公開出版物（僅以現有技術中的一部分作為說明）中找到芯片B在該裝置中運行的計算機程序？

其次，張冠李戴的問題，令一個裝置中新加入的芯片B執行一個現有技術中的計算機程序是很難想象的，這種完成特定功能的計算機程序從現有技術中轉移到實用新型裝置中的芯片B中，不僅僅是程序移植的問題（可能存在獲取參數的不同、判斷標準的不同等），對于執行特定功能的計算機程序勢必要進行改變，經過這種改變后該計算機程序既沒有公開在國內外出版物上公開發表，也沒有在國內外公開使用，同樣也沒有以其它方式為公眾所知，因此，該計算機程序已經不屬于現有技術的定義。

因此，筆者認為，機械的評價硬件完成的功能均為對計算機程序的改進不太合適；并且，通過證明完成特定功能的計算機程序為現有技術，來判斷不是對方法的改進也是不太合適的。

2 隨著技術的發展，法條的規定和解釋也應該與日俱進

眾所周知，現代社會的發明創造大多數都是使用現有技術結合構成的，對于電學領域來說，最基本的電阻、電容等電氣元件連接結構上的改進已經遠不如組合發明創造的數量。利用現有技術中的硬件進行組合的技術方案中，各種硬件以現有技術中沒有的組合方式進行了連接，每個硬件的功能都將發生改變，各硬件之間要協同工作以完成整個裝置要解決的技術問題，如果每個硬件卻還是執行著原有的功能，請問它們之間如何“協同工作”？也就是說，原本芯片A和芯片C協同工作，在它們之間加入了芯片B，以使整個裝置解決特定技術問題，如果芯片A和芯片C還是原有功能，那么芯片A和芯片B之間如何協同工作，芯片B和芯片C之間如何協同工作？另外，審查員目前的判斷邏輯也值得商榷，現有技術中沒有出現芯片A+芯片B+芯片C的這種裝置，如果申請文件中只寫了三者之間的連接關系，而不描述它們工作時的工作流程（各個芯片的功能），本領域技術人員如何能夠理解這個裝置的用途，這樣就不符合專利法第二十六條第三款的規定，如果加入了上述描述說明，就會遇到如前述專利法第二條三款的審查意見，也就是說不管怎樣描述，都不符合專利法的要求，而實際上，由芯片A+芯片B+芯片C構成的裝置確實是一種新的具有構造特征的“產品”。

因此，筆者認為在實用新型權利要求中應當將硬件之間的連接關系和各硬件的特定功能結合描述，向公眾說明該實用新型解決什么技術問題，能夠達到什么技術效果，出現在權利要求中的硬件功能并不都是對于計算機程序的改進。

如上所述，通過證明完成特定功能的計算機程序屬于現有技術來判斷技術方案屬于實用新型保護客體是不太合適的，筆者認為判斷完成的特定功能是否是對方法的改進，以類似于“所屬技術領域的技術人員”判斷方式來判斷更加合理一些，即，該特定功能是否是本領域技術人員通過現有技術、公知常識和常規的實驗手段（無創造性能力）實現的，也就是說，一些數據處理、分析等特定功能可以由現有技術、公知常識或常規實驗手段實現，則完成該特定功能的計算機程序不應當屬于對于方法的改進。

3 結語

由于現階段中國國情決定的技術發展狀況，實用新型專利作為發明專利的有益補充還是十分必要的，在電學技術領域中電子產品或多或少的都是需要對電信號進行數據處理，如果單純的強調數據處理就屬于計算機程序，該計算機程序如果找不到出處就不符合專利法第二條第三款的規定，這樣機械的審查不太合乎邏輯也不太合乎當前電子產品的發展趨勢。

就目前來看，實用新型制度還要走下去，還會遇到這樣或那樣的問題，但就實用新型保護客體的問題，希望官方盡早給出更加合理的審查尺度，這樣也方便代理人在實際工作中處理相關問題。

參考文獻

[1]國家知識產權局數據庫檢索：http：//epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp

[2]專利法第二十二條第五款，2008年12月27日第三次修正

[3]專利審查指南第二部分第三章2.1節，2010版