全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（下）

王璐+富永隆介+石橋克之

1.考慮到日本審查實務特點的撰寫對策

（1）寬泛的單一性要件

與各國相同，日本專利法規定兩個以上的發明具有單一性需要“具有相同或相應的特定技術特征”?！疤囟夹g特征（STF）”是指表現出發明對現有技術貢獻的技術特征。但日本專利法審查指南規定的單一性要件與各國有很大的差異。其主要表現在：第一，審查指南中指出作為STF不要求該技術特征需要具備進步性（創造性）。實務中“特定技術特征”理解成“相對于現有技術文獻具備新穎性的技術特征”亦無大礙；第二，審查指南明確規定針對審查員判斷過是否具備STF的權利要求，雖然判斷結果為該權利要求不具備STF，該權利要求也可以作為審查的對象。另外根據STF確定審查對象后，對于未被列入審查對象但一并進行審查比較有效率的權利要求，也追加為審查對象。

（2） 針對寬容的單一性對策（獨立權利要求的數量最大化）

日本實務中，只要滿足單一性要件，對于獨立權利要求的數量沒有限制，因此不應該滿足最初申請的獨立權利要求的數量（通常一個類型一個獨立權利要求），在一個申請中盡可能取得多樣的權利。如果有被許可的權利要求，該權利要求應該在審查中盡可能地把它修改為獨立形式。

比如在第一次審查意見書中，獨立權利要求1被駁回，但其從屬權利要求2被認定為授權可能的情況下，把權利要求2修改為獨立形式，對于權利要求1進行以取得權利要求2不能保護的范圍為目的的修改，或者追加從權利要求1不同的觀點特定發明內容的獨立權利要求。

（3） 寬泛的修改要件

日本專利法審查指南在2003年進行修改，將允許補正的范圍從“直接且含義唯一地導出的事項”變更為“從當初的說明書顯而易見的事項”。一般認為，這是對過于僵硬的標準的修正。而最近“綜合說明書或附圖的整體而導出的技術事項”標準成為原則。在日本審查實務中，在歐洲或者中國不容易被許可的按照附圖的修改容易被接受。

比如日本專利申請審查手冊附件書A案例14，修改后權利要求1為“一種打樁機，具有本體和引導板，本體在夾著已經打入的樁的同時順次打入新樁以形成樁列，引導板安裝在本體中，具有被設定為與樁列的行進方向一致的引導面，沿著該引導面引導新樁的打入，還具有安裝在引導板上的激光振蕩器，通過使得激光射向設置在所述樁列的最終端的靶子，來選擇引導板在本體中進行安裝的位置”。

說明書公開的內容為“引導板10的前端部安裝有發射激光的激光振蕩器16。激光振蕩器所發射的激光具有直線性，利用該特性，能夠簡單且高精度地使得引導板總是與樁列的方向一致（參考下圖1 ）?！?img alt="" src="https://cimg.fx361.com/images/2017/03/22/zgzs201703zgzs20170325-1-l.jpg" style="">

審查意見為“對于權利要求中的激光振蕩器，在本申請的最早說明書中公開了具體結構‘引導板10的前端部安裝有發射激光的激光振蕩器16，并記載了‘激光振蕩器所發射的激光具有直線性，利用該特性，能夠簡單且高精度地使得引導板總是與樁列的方向一致。因此對權利要求1的修改屬于在最早說明書等的記載范圍內所進行的修改?！?/p>

又比如審查手冊附件書A案例19，修改后權利要求1為“一種肥料袋的開封裝置，將裝有肥料的肥料袋滑落投放到分散機的倉斗的滑道，被由安裝在滑道與固定支柱之間的臂桿形成的角度保持單元與樞支單元構成的傾斜角度調節機構設置為相對于固定支柱可調節傾斜角度，該滑道的下端設有突出的開封刀，利用從滑道滑落的肥料袋的重量刺穿肥料袋的下方進行開封”。

說明書公開的內容為“開封裝置1中，裝設在用來讓肥料袋2滑落投放到分散機的倉斗8的滑道3與固定支柱4之間的臂桿6形成的角度保持單元，與對滑道3進行樞支使其能夠相對于固定支柱4轉到的銷5所形成的樞支單元，構成傾斜角度調節機構，能夠調節滑道3相對于固定支柱4的傾斜角度。突出的開封刀7通過固定螺栓7a安裝在滑道3的下端的面上，開封刀7能夠拆卸且能夠調節角度，利用從滑道3滑落的肥料袋2的重量刺穿肥料袋的下方進行開封（參考下圖2）?！?img alt="" src="https://cimg.fx361.com/images/2017/03/22/zgzs201703zgzs20170325-2-l.jpg" style="">

審查意見為“關于權利要求1中的傾斜角度調節機構，本申請的最早說明書中提供了實施例‘裝設在用來讓肥料袋2滑落投放到分散機的倉斗8的滑道3與固定支柱4之間的臂桿6所形成的角度保持單元，與對滑道3進行樞支使其能夠相對于固定支柱4轉動的銷5所形成的樞支單元，構成傾斜角度調節機構，修改后的權利要求中根據該記載限定了角度保持單元的具體構造，但沒有限定樞支單元的具體構造。因此修改后的權利要求中的技術特征‘被由安裝在滑道與固定支柱之間的臂桿形成的角度保持單元與樞支單元構成的傾斜角度調節機構，屬于在最早說明書等中有記載的事項?！?/p>

如上，在日本審查實務中，申請人在原始說明書中不能作為技術思想認知的構造，也有通過附圖進行修改的余地。

（4）針對寬容的修改要件的對策（積極使用根據附圖的修改）

申請人當初沒有掌握的現有技術經常會在審查中被發現。由于申請人沒有掌握該現有技術，所以在原始說明書中，一般沒有明確的本發明與該現有技術的差異內容的記載。該情況下，可以積極通過使用附圖進行修改，盡可能最低限度縮小權利要求的保護范圍，爭取授權。

2.考慮到中國審查實務特點的撰寫對策

上期闡述的對歐洲專利審查實務特色的撰寫對策，對中國專利審查實務同樣有效。下面對中國專利審查實務中權利要求修改的目的限定對策進行闡述。

（1）適用與歐洲相同的對策

中國在專利審查規定與歐洲審查有許多相似之處。例如，中國《專利審查指南》指出，“原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容?！边@與歐洲審查規定的“directly and unambiguously”是相同的。中國專利審查實務中對專利創造性的判斷標準與歐洲實務中的問題解決法也是相同的。

所以，在上期闡述的，針對歐洲專利審查實務特色對策的方案，在中國實務中也同樣有效。因此，在撰寫專利說明書的時候，也應將技術思想全面概括的、多層次的、以“橫串方式”來進行撰寫。同時，在中國專利審查過程中，也需要對說明書中詳細描述發明的技術問題及發明效果。

（2）對專利修改的限制規定

在中國實務中，特別需要注意的是實質審查后，專利的修改會被非常嚴格的限制。

第一，在答復審查意見通知書時，對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。

第二，在無效宣告程序中，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。

綜上所述，在專利經過實質審查后，申請人或權利人的修改會受到嚴格的限制，所以在申請時，要充分考慮到專利在審查階段、無效宣告程序階段以及行使專利權階段中可能發生的情況，做好戰略性的準備。比如，考慮到審查階段限制修改的規定，為了使申請人高效地獲得授權，橋頭堡權利要求準備能夠有效地應對審查情況。而考慮到無效宣告程序中限制修改的規定時，如果申請專利的技術是與數字范圍有關的（如零至一百攝氏度），建議通過多層次限定數字范圍來設立權利要求項。再如在行使權力階段，為了選定合適的權利要求項來追究競爭對手的直接侵權行為，也要在撰寫權利要求時考慮到這些情況，以免不時之需。

3.結語

隨著經濟全球化的發展，國際化的知識產權管理至關重要。為了能夠更好地獲得和主張專利權，中國企業不僅在本國申請專利，同時向世界各地申請專利的趨勢也在顯著增加。在這樣的國際形勢下，專利申請文件就需要迎合世界主要申請國的專利審查實務特點，申請文件的撰寫方法因此舉足輕重。作為實現專利申請國際化的第一步，本論文不僅在文件形式上，也從實體層面對美國、歐洲、日本、中國的專利審查實務特色進行探討，提出相應的撰寫對策。

從美國的專利審查制度特色分析，為了降低權利要求被限定解釋的風險，申請人在撰寫專利說明書中應該避免直接用“present invention（本發明）”的文字。同時，為了有效利用權利要求區別解釋原則，根據獨立權利要求中技術思想的下位概念，需要設立不同的、多樣的從屬權利要求。在撰寫專利申請文件時，預先設立盡量多的橋頭堡權利要求有利于申請人，在獨立權利要求的專利性被現有技術否定時，從屬權利要求可以為申請人建立起獨自領域的橋頭堡，在一定程度上能控制獨立權利要求范圍被縮小的程度。

從歐洲的專利審查制度特色分析，申請人在專利說明書撰寫實施例時，不能以點代面地僅描述個別實施例，而應該描述涵蓋該實施例的多種形式的集合，通過全面概括的方式描述技術特征。同時要保證盡可能多的多層次地分離技術思想，保證披露基準點的質量和數量來準備專利申請文件中的附圖說明。在描述實施例方面，筆者認為各實施例中可能具有更多的技術特征，從而實施例中的技術關系也更加復雜，因此將較多的實施方式（披露基準點）并列說明的“橫串方式”能夠更清晰地描述實施例中的技術特征，更利于申請人。而按照歐洲專利審查規定描述技術問題及發明效果的專利說明書，可能會在向美國申請專利時產生被要求限定權利要求范圍解釋的風險。中國專利審查制度與歐洲基本類似，所以在中國實務中，可以適用應對歐洲審查的撰寫方法，但特別需要注意的是在中國，專利經過實質審查后，專利的修改會被非常嚴格的限制。

本文是將美國、歐洲、日本、中國放在同等重要性的專利申請地域角度進行說明，并不包括某特定申請國重要性突出的情況。如果存在特定國家重要性突出，則需要根據特定國的實務特點，對本文中提出的策略進行修改。

本文筆者長期從事海外專利申請戰略研究，基于自身豐富的經驗和深厚的專業背景對海外專利申請進行了思考與總結，在專利申請文件方面提出了創新撰寫對策，作者非常希望本文能為中國讀者在專利申請的實務操作中帶來幫助。

注：《全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（上）》見《中國知識產權雜志》第118期；

《全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（中）》見《中國知識產權雜志》第120期。

本文整理及編輯中，馬瀟女士給予了很大幫助，在此表示衷心的感謝。