專利間接侵權的司法審查與認定
——兼論《專利法修訂草案（送審稿）》第62條的修改

馬云鵬

專利間接侵權的司法審查與認定
——兼論《專利法修訂草案（送審稿）》第62條的修改

馬云鵬

作為專利法理論的難點和實踐的熱點，間接侵權一直是人們關注的問題，在專利權人和社會公眾利益中尋找一個合適的平衡點，既要保證為專利權人提供有效的法律救濟，又要避免其在尋求救濟的過程中濫用權利，這樣的雙重目的使得該問題復雜化。本次《專利法修訂草案（送審稿）》第62條欲將“幫助者”和“誘導者”納入與直接侵權人連帶承擔侵權責任的范疇，體現出了立法者對于規制上述行為的意圖。但仍需以直接侵權行為成立為前提，這會極大削減上述條文適用的空間，結合實踐中的問題進行分析，希望至少在某些情形下可以不考慮直接侵權行為成立與否去追究間接侵權人的法律責任。

專利法 間接侵權 直接侵權

一、現狀及問題

（一）立法問題

2016年4月1日，最高人民法院頒布了《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》，該司法解釋第21條首次將幫助、教唆行為納入專利侵權行為，并給出了上述行為構成侵權的成立要件。a《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第21條：“明知有關產品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規定的幫助侵權行為的，人民法院應予支持。明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的誘導他人實施侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬于侵權責任法第九條規定的教唆侵權行為的，人民法院應予支持。”

在對間接侵權行為進行認定時，是否要以直接侵權行為的存在為前提，理論界一直存有“從屬說”b張玉敏、鄧宏光：《專利間接侵權制度三論》，載《學術論壇》2006年第1期；楊萌、鄭志柱：《專利間接侵權與專利侵權判定原則》，載《知識產權》2011年第4期。與“獨立說”c吳鳳玲、王成梅：《關于專利間接侵權的獨立性》，載《廈門科技》2004年第3期；王凌紅：《我國專利間接侵權的立法方向——以利益平衡為視點求解〈專利法〉第三次修改的未決立法課題》，載《電子知識產權》2009年第6期。兩種觀點，“從屬說”，間接侵權行為依附于直接侵權行為而生，只有在發生了直接侵權時，才有間接侵權存在的空間；“獨立說”則認為，間接侵權可被視為一類獨立的侵權種類，可獨立對其考量，故不需考慮是否存在直接侵權。回顧上述司法解釋的出臺過程，制定者也曾在兩種理論間有過徘徊，其曾使用“實施侵犯專利權的行為”的表述，后又改為“實施了侵犯專利權的行為”，即從“獨立說”轉變到了“從屬說”，從目前《專利法修訂草案（送審稿）》新增的62條來看，也吸納了上述司法解釋的表述方法。

本文認為，既然是為了直接侵權無法規范到的禁止性行為，如果再苛以過于嚴厲的條件，可能會喪失《專利法修訂草案（送審稿）》第62條的立法本意，如果要求直接侵權必須是法律意義上能夠被確定為直接侵權行為，則很大一部分間接侵權行為可能無法得到法律的確認。比如，如果他人唆使消費者實施專利，或者為消費者個人實施專利的行為提供幫助，則可能會因為沒有法律上的“直接侵權”，而無法直接認定間接侵權。

（二）現實需求

我國試圖把“專利間接侵權”歸入到“共同侵權”中來處理。但是，這樣的方式有一個問題，即：從民法學中“共同侵權”理論的基本原則來看，只有在“直接侵權”發生時，“教唆、幫助他人實施侵權行為”的“間接侵權”才有了存在的基礎。這種理論在專利侵權領域中可能會碰到如下問題，因為專利侵權判定適用的是“全面覆蓋”原則，即當被控侵權行為（產品）覆蓋涉案專利的全部技術特征時，才能被認定侵權，而某些生產者可能會刻意回避實施某項技術特征，由終端的不知情的消費者完成刻意最后的環節，依據“共同侵權”理論，此時的生產者并不侵權，顯然，這對專利權人而言是不公平的。

1993年3月，太原重型機器廠訴太原電子系統工程公司、陽泉煤礦電子設備二廠侵犯其“磁鏡式直流電弧爐”專利案被認為是我國專利間接侵權領域內的第一案，該案兩級法院截然不同的觀點也反應了實際審判中對專利間接侵權理論的不同態度。

本案中，太原重型機器廠于認為，太原電子系統工程公司和陽泉煤礦電子設備二廠加工生產的激磁線圈落入了其專利的保護范圍，二者構成共同侵權。被告辯稱，其接受委托加工的激磁線圈是一個部件，該產品未覆蓋原告所有專利權利要求的全部技術特征，該產品對原告專利產品不構成侵權。

一審法院認為，涉案實用新型專利為“磁鏡式直流電弧爐”，其法律保護范圍系專利權利要求書中記載的的全部的必要的技術特征，被控侵權產品需包括上述全部技術特征才落入保護范圍，經比對，被告生產的激磁線圈的技術特征并未達到上述條件，故被告的侵權行為不成立。d山西省太原市中級人民法院（1993）法經初字第27號民事判決書。

二審法院則認為，太原電子系統工程公司提供了生產專利產品最關鍵的核心部件，即專用的激磁線圈，且誘導另一被告陽泉煤礦電子設備二廠生產被控侵權產品，上述行為客觀是已經構成了共同侵權，故兩被告應承擔共同侵權的賠償責任。e山西省高級人民法院（1993）晉經終字第152 號民事判決書。

不難看出，該案二審法院突破了目前法律規定的局限性，從切實保護權利人利益的角度出發，在直接侵權行為不成立的前提下適用間接侵權理論，對提供專用部件的行為予以規制，有效的遏制了后續可能發生的侵權行為。

二、域外經驗的借鑒

從體例上看，《美國專利法》第271條（a）款規定了直接侵權，第271條（b）款和（c）款分別規定了誘導侵權和幫助侵權。大部分法院并不要求專利權人在間接侵權訴訟中證明實際存在直接侵權行為。fRoger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, pp.471-472.美國第八巡回上訴法院在1931年的一份判決中指出：對于間接侵權的行為，向專利權人提供救濟不必把已有進行直接侵權行為當作前提，只要有直接侵權的威脅就可以。gGraham Paper Co. v. Internaitonal Paper Co., 46 F 2d 881, 8 USPQ 463（1931）.

這一觀點也得到了聯邦巡回上訴法院的認可，在1985年的一起案件中，被告抗辯認為，只有在隨后發生直接侵權行為時，才有可能對間接侵權行為作出認定。聯邦巡回上訴法院指出這種觀點的錯誤之處，“（例如），只有在雞蛋中孵出小雞后，才能認為母雞有孵蛋的行為，（這種觀點顯然是錯誤的）；再如，消費者已經使用了產品，才能認定之前發生過銷售行為，（這一思路也是不正確的）?！県Standard Oil Co, v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co,（1985）.

此外，《美國專利法》在1984年對第271條進行了補充，增加了（f）款，“未經專利權人同意，在美國或者從美國提供或者促使提供尚未組裝成專利產品的全部部件或其基本部件，積極誘使在美國境外將這些部件組裝成專利產品的，…該人負侵權人的法律責任?！痹谠摲N情形中，發生在其他國家的組裝行為，即直接侵權行為未必會得到認定，至少不是美國法院認定的，這正是間接侵權成立無需以直接侵權為前提的一個例證。i尹新天著：《專利權的保護（第2版）》，知識產權出版社2005年4月版，第518頁。

如前文所述，由于我國對專利侵權的判定采用“全面覆蓋原則”的標準，導致對專利間接侵權進行規范存在法理上的障礙。不過，美國聯邦巡回法院在2015年8月的一起案件中也給出了解決這一問題的思路，在“阿卡邁科技公司訴聚光燈網絡”案中，j轉引自袁博：《“專利間接侵權”應當如何追責》，載《中國知識產權報》2015年11月18日，第8版。聯邦巡回法院認為，如果一個專利涉及的是在網絡中傳輸信息的方法，即便其中的某個程序或步驟是由網絡使用者完成的，但該網絡服務的提供者，即信息傳輸的控制者仍然構成直接侵權。在此案中，美國突破了專利侵權判定的“控制或導引”的傳統標準，即如果被控侵權人為案外人提供了條件和途徑，使其實施了方法專利中的某個步驟或程序，只要被控侵權人在此過程中（或之后）獲得了經濟上的利益，則有可能被認定為直接侵權。

從世界主流國家的做法來看，在美國率先認可專利間接侵權可獨立存在的理論后，歐盟、日本、韓國等國家也紛紛以不同的方式承認了間接侵權的“獨立”地位，主要形式有兩種：一種是分別就幫助侵權和引誘侵權規定構成要件，要求上述行為的行為人承擔獨立責任，例如法國和德國；另一種則更為直接，即將幫助侵權視為直接侵權行為，從而賦予其獨立承擔法律責任的地位，例如日本和韓國。k詳細內容可參見徐曉穎：《試論專利間接侵權的獨立性—兼評〈專利法修改草案（送審稿）〉第62條》，載《廣西政法管理干部學院院報》2016年第3期。

三、改進的思路和建議

（一）已有的經驗

雖然《專利侵權司法解釋（二）》并未明確引入“間接侵權”的概念，但司法解釋的制定者在解釋第62條時指出，“這一修改并不意味著在提起間接侵權訴訟之前，必須存在認定直接侵權成立的判決，否則將大大減少本條的適用空間。”l宋曉明、王闖、李劍：《〈最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）〉的理解與適用》，載《人民司法》2016年第10期。事實上，在制定上述司法解釋的過程中，也曾提出過以下說法，即“明知有關產品、方法可以用于實施發明創造，未經專利權人許可，通過提供圖紙、傳授技術方案等方式積極誘導無權實施該專利的人或者依法不承擔侵權責任的人實施，權利人主張該誘導者的行為屬于《侵權責任法》第9條規定的教唆侵權行為的，人民法院應予支持。”m2014年7月發布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（征求意見稿）第52條。也就是說，只要其行為可以供后續者實施專利，則可追究其侵權責任。

有學者指出，目前這個階段，在提起以間接侵權人為被告的訴訟時，我們應理解為直接侵權行為“事實上會發生”，而不應理解為“事實上已經發生”，再進一步，在第三方的行為人未經許可實施專利的行為已經發生或者終將發生的前提下，間接侵權之訴即可啟動。n崔國斌著：《專利法：原理與案例》，北京大學出版社2012年1月版，第651–652頁。

即便在專利法中，對于即發侵權的行為也存在“預先規制”的類似條款，例如第11條對于許諾銷售的規定，之所以將許諾銷售納入法定的禁止行為內，是因為在完整的市場交易行為不僅包含銷售的環節，而是在早期階段，即許諾銷售階段就開始了，故應允許專利權人在這一階段就對可能損害專利權的行為進行及時的制止。同理，由于大量的專利產品最終均為個人消費或使用，如果前期不能遏止制造者的幫助或誘導行為，可能導致后期的經濟賠償難以追索，造成難以彌補的損失。換而言之，認可間接侵權行為的獨立性，有助于防止其通過間接侵權行為攫取本屬于專利權人的利益。

反觀知識產權領域的其他立法，也已經降低了間接侵權行為認定的門檻，如2013年修正的《商標法》，其在第57條第6款將“為他人侵權提供便利條件的行為”和“幫助他人實施侵權行為”的行為均認定為侵犯注冊商標專用權。從立法體例上來看，該條前五款均是就直接侵權商標權行為進行的列舉，且第六款并未要求行為人與直接侵權人承擔連帶責任，故可視為商標法已認可了間接侵權行為的獨立性，其需要承擔的是獨立的侵權責任。

（二）立法層面的建議

目前我國司法實踐套用共同侵權的規則來處理間接侵權，因此《專利侵權司法解釋（二）》第21條也無法突破2009年《侵權責任法》第8條的內涵，針對本次修法，我們建議從法律層面進行突破，即可以在目前《送審稿》第62條中增加一款，保證至少在一些特殊情形下，允許直接追究間接侵權行為人的責任。建議增設條款如下：

“發生下列依法對直接實施專利行為不予追究或者不視為侵犯專利權的情況，也可以直接追究幫助或教唆侵權行為人的侵權責任：

（一）該行為屬于《專利法》第69條所述的不視為侵犯專利權的行為；

（二）該行為屬于個人非營利目的的制造、使用專利產品或者使用專利方法的行為?！?/p>

現行《專利法》第69條規定了五種不視為侵犯專利權的情形，這主要是出于兼顧社會公眾利益，在一定程度上限制專利權的考慮，此外，個人非營利性實施專利權也由于其危害小、范圍分散等眾所周知的原因而不被認為構成侵權。但是，基于前面的分析，如果以此作為故意教唆、幫助行為不構成侵權的理由，則可能招致更大的損害，因為，我們建議至少在上述兩種情形下，可以繞過專利實施人，直接追究間接侵權者的法律責任。

四、構成要件探討

在論證了間接侵權行為獨立存在的應然性后，也有必要對其構成要件進行再次梳理，這里對專利間接侵權中兩個關鍵的判定點進行討論。

（一）間接侵權行為人的主觀意圖

主觀上必須存在過錯，即其知道或者應當知道專利權存在和會構成專利侵權這兩項事實，依然教唆直接侵權行為人從事直接侵權行為，或者為之提供實質性的幫助，是間接侵權行為成立的主觀要件。首先，教唆、幫助人的主觀認識存在兩個方面，缺一不可：一方面是知道或者應當知道專利權存在，另一方面是知道或者被其教唆或者提供幫助的行為構成專利侵權；其次，教唆、幫助人主觀上存在過錯，而直接侵權人是否知道或者應當知道專利權存在和其直接實施行為構成專利侵權則在所不問。

《專利侵權司法解釋（二）》第21條也強調了共同侵權中的共同故意或共同過失，司法解釋制定者認為，鑒于間接侵權人明顯的主觀惡意（“明知”），且其提供的零部件或者方法等是發明創造最終實施的“專用品”或者主要原因（“誘導”），因此，將此納入《侵權責任法》第9條調整的范圍。這并不意味著，于現行法律框架之外給予了專利權人以額外的保護。o《最高人民法院對關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）及說明》（送審稿）。上述觀點認為“明知”是有主觀惡意，但未給出進一步的解釋。

《美國專利法》第271條（c）款規定，“任何人在美國銷售、許諾銷售或向美國進口獲得專利權的機器、產品、組合物或合成物的零部件或組成部分，或者用于實施專利方法的材料、儀器，上述物品是發明的重要組成部分，且明知上述物品是為用于侵害專利權而特別制造或改造的，而非通用產品或非用于實質性非侵權用途的商品的，行為人應作為幫助侵權人承擔責任?！弊罡叻ㄔ涸贏ro案中對此進行了闡述，有學者對此進行了歸納，即在美國提起間接侵權訴訟時，專利權人需要就以下事實進行舉證：pNordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc., 153 USPQ 777（1967）。轉引自尹新天著：《專利權的保護（第2版）》，知識產權出版社2005年4月版，第520頁。

第一，被控侵權人知曉涉案專利真實有效的存在；

第二，被控侵權人知道其提供的產品是用于實施涉案專利的專用品；

第三，被控侵權人知道上述產品的購買人并未獲得專利權人的許可。

上述判例為我們在實踐中判定被控侵權人是否為“明知”提供了可參考的經驗。

（二）“專用品”的認定

結合上述分析，間接侵權行為的認定最困難，也最重要的地方就是“專用品”的認定，即被提供的必須是專門用于實施他人產品專利的材料、專用設備或者零部件的，或者專門用于實施他人方法專利的材料、器件或者專用設備的。

對于“專用品”的認定，如果要求該部件是“僅僅只能用于實施專利技術”，而不具有其他任何功能，則顯得標準過于嚴格，最終能夠被認定為“專門部件”的情況將非常有限。因此，借鑒美國的經驗，只要該部件除“能應用于實施專利技術”的其他功能并不具有“實質性”用途，即該部件“沒有實質性非侵權”q《美國專利法》第271條（c）項。用途的話，則可以認定構成“專門部件”。

美國第五巡回上訴法院在1963年的Fromberg案中也對“實質性非侵權用途”給出了解釋。rFromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F. 2d 407, 137 USPQ 84（1963）.該案涉及一種用于修理無內胎車輪的裝置，專利權人訴稱，被告銷售的橡膠栓塞是上述裝置的專用部件，而被告則認為該橡膠栓塞也能用于修補普通的車輪輪胎，并非專用品，其行為不構成侵權。法院認為，從理論上看，被告銷售的橡膠栓塞也許可以用于修補普通的輪胎，但若用于此種用途，需要耗費三倍于無內胎車輪的修補成本，違背常理，同時，從本領域的經驗人員的證言看，從未發現該部件以前可用于這樣的用途，故其應屬于專用部件，不具有“實質性非侵權用途”。

不過，在上述案件中，美國法院也指出，如果是“常用商品”，則可默認為具有“實質性非侵權用途”。《美國專利法》第271條（c）款賦予了專利權人“有限的排除他人在專用產品領域競爭的權利”，s488 U.S. 199（1980）.但不允許其對可能具有很多非侵權用途的通用產品的供應加以控制。例如設想一種制作餅干的專利方法包括向面團混合物添加鹽的步驟。向被控餅干制造者供應鹽的當事人是不負輔助侵權責任的，因為鹽是一種通用商品，除了在所要求保護的餅干制造方法中使用之外還有多種其他用途。t［美］J·M·穆勒著：《專利法（第3版）》，沈超等譯，知識產權出版社2013年8月版，第364頁。

事實上，“專用品”的認定范圍關系到合理的專利權保護范圍與專利權濫用之間的界定。美國司法實踐曾在間接侵權與權利濫用之間搖擺。在Henry v. A.B. Dick Co.案uHenry v. A.B. Dick Co. 224 U.S. 1（1912）.中，間接侵權的擴張達到巔峰狀態：法院認為，專利權人可以因為自己對打印機的專利權而要求對方從權利人處購買打印機所需要的一般商品，如紙張和油墨等，此類紙張和油墨的市場是由該發明開拓的。專利授權，就像銷售普通商品一樣，所有權人可以為該銷售設置任何條件。然而，間接侵權制度的過度擴張導致了公眾的反感。很快，法院在專利權濫用學說的名義下，重新調整了立場。在Mercoid IvMercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.，320 U.S. 661（1944）.和Mercoid IIwMercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.，320 U.S. 680（1944）.兩起案件中，法官明確指出，專利權人只要試圖控制非專利產品的市場，就構成專利權的濫用，即使這些產品除了用于專利發明沒有別的用途。這無疑大大壓縮了間接侵權的使用空間。在法院經歷了來回搖擺的過程之后，美國國會在間接侵權與專利濫用之間尋求一種平衡。平衡的結果就是專利權人可以對非通用產品行使控制權。x崔國斌著：《專利法：原理與案例》，北京大學出版社2012年版，第689頁。

The contributory infringement is thought to be one of the thorniest problems in Patent Law, because the Patent Law is supposed to provide suf f cient protection for patent holders, meanwhile preventing them to abuse the patent rights. The article 62 of the Amendment to the Patent Law intends to incorporate the helpers and inducers into the scope of joint liability, so that they need to jointly take the liability for tort. This article reveals the intention of legislators in regulating the above- mentioned behavior. However, since it is premised on the establishment of the direct infringement behavior, it will greatly reduce the application room for article 62. Considering the judicial practices, it is suggested to make the indirect infringers held legal liability regardless of the establishment of direct infringement behavior.

Patent law; indirect infringement; direct infringement

馬云鵬，北京知識產權法院研究室法官助理，法學博士

本文系北京知識產權法院承擔的最高人民法院2015年度司法調研重大課題“關于《專利法》第四次修改中的重大問題的調研”中的部分成果。該課題由北京知識產權法院陳錦川副院長主持，課題組成員包括：宋魚水、姜穎、張曉津、許波、崔寧、馬云鵬和陳志興。本文由馬云鵬執筆。