司法解釋第24條有關標準專利 停止侵權的內涵和外延的思考

畢春麗

標準專利不是一個新問題，從美國的RAMBUS案子到此次引起智能終端廣泛關注的蘋果三星案、微軟摩托羅拉案等，都是圍繞標準專利的披露、FRAND的內涵，以及禁令的適用等問題展開，由于爭議雙方背景和實力的不斷變化，一些公司在這些老的問題上的態度也在悄然發生變化。與此同時，隨著在我國境內高通起訴魅族、華為與三星的專利訴訟的升溫，大家對標準專利的關注逐漸從國外轉向我國，那么2016年我國最高人民法院發布實施的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十四條對標準專利的規定就恰逢其時，給專利權人和被訴侵權人明晰了一般做法，本文站在第三方的、促進產業發展的角度來思考第24條有關禁令的適用，并謹代表個人觀點。

移動智能終端引發了ICT產業巨大的變革與商業模式創新，同時也帶來了大量的知識產權糾紛，包括很多涉及標準專利的案件，在美國每年大約有幾十起。標準專利爭議頻發的原因，一方面在于標準專利所遵循的FRAND（公平、合理與無歧視）原則本身存在模糊性，在各國的法律適用中面臨很大的不確定性；另一方面在于產業正處于新舊勢力交替、新的市場格局和主導力量迅速形成并不斷更迭的過程中，標準專利許可雙方對市場控制力的爭奪更為激烈，導致糾紛也更為頻發。

從標準專利涉及的糾紛來看，爭議焦點主要集中在標準專利FRAND費率如何確定、權利人能否以標準專利提出禁令申請等，在我國法律語境下，“臨時禁令”相當于我國的“訴前停止侵權行為”，“永久禁令”相當于我國的“停止侵害”1。禁令往往是專利權人獲取理想費率的手段，但其實施的效果又會反過來影響合理費率的達成，一方面，專利權利人的禁令申請會迫使專利使用人支付過高的專利費。根據最近經濟報告的研究，對于中性風險的被許可人來說，為了避免即使在訴訟中存在很小的失敗風險，也會愿意對標準專利權利人支付三倍于標準專利本身合理的FRAND費率2。另一方面，鑒于實踐中也存在被許可人怠于協商、不愿意支付專利使用費等損害專利權人權利的行為，權利人申請禁令對其利益進行救濟具有正當性和合理性。因此應從平衡角度來看待這個問題。

正是有鑒于此，2016年最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“司法解釋”）的第二十四條首次對標準必要專利停止侵權的法律適用問題作出規定。

一、司法解釋第24條的內涵

第24條對禁令相關的規定是這樣的：“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對于權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持?！睆脑摋l的規定中，我們可以看出對停止侵權具有以下涵義：

1.明確一種不給予禁令的條件

在該條款中法院不給予禁令需要滿足三個條件：

（1）第一個條件是“適用于推薦性國家、行業或者地方標準中“明示”了標準必要專利信息的情形”。因此，“明示”是適用該規定的一個前提條件。當然，目前大家對什么是明示以及發起禁令請求是否必須進行明示也有一些爭議，比如在標準組織披露的時候一般有通用的模板和具體專利信息披露的模板，在通用的模板中不會描述具體的專利信息，那么明示的內容的粗細程度是否需要界定，如何界定？如果標準專利權人為第三方，沒有參加過標準組織活動，不了解標準制定進展，是否能適用本條？如果適用，如何滿足明示的專利信息，以及已做過FRAND承諾？如果不適用，必然對同一個標準中的不同的標準專利適用的法律標準不一樣。

（2）第二個條件是“專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同”。該條件是對專利權利人提出相應的約束，即不能違反公平、合理、無歧視的許可義務，但是并沒有對“故意違反”進行詳細的說明，這需要在具體的司法實踐中進行個案判斷，比如在華為與IDC的案子中原告就認為被告在進行許可談判時向法院申請禁令是故意違反FRAND原則。

（3）第三個條件是“被訴侵權人在協商中無明顯過錯的”。這是對被訴侵權人提出相應的義務，當然“無明顯過錯”也是需要在個案中進行充實，在國內外的一些案例中，有明顯過錯可能包含對專利權人發出的要約置之不理、法院已經判決的結果拒不執行等。

2. 標準專利的案子并不必然排除禁令

第24條并沒有對滿足何種條件才能適用禁令給予直接的描述，但從其限定的范圍看，還是要從專利權人和被訴侵權人的權利和義務的平衡性來判斷，也就意味著標準專利的案子并不必然排除禁令，絕對排除禁令反而還會造成“反向劫持”現象，這將不利于標準體系的建立，加大專利權人的法律風險。因此，標準必要專利權利人做出FRAND承諾并不必然排除標準必要專利權利人提起禁令申請的權利。

二、司法解釋第24條對未考量因素的思考

在該條中只是對權利人和被訴侵權人的一種情形進行了規定，對于沒有規定的情形如何來適用？比如專利權人沒有違背FRAND原則，不管被訴侵權人是否有明顯過錯其實在這一條里面都沒有明確說明是否能適用禁令，這是后續司法實踐中需要根據不同的情形去判斷的事情，本文結合國內外的案例對需要考慮的因素做了一些思考：

1.當事人之間的關系

如果雙方是同一市場上的直接競爭對手，被訴侵權人又不愿意支付專利許可費，則由于其不用創新，成本低廉，就會遏制專利權人的市場發展，影響專利權人的再創新投入，因此在這種條件下法院應更傾向給予禁令。如果雙方之間為間接競爭關系或者上下游的合作關系，尤其是當許可雙方此前或正在進行許可談判，這表明權利人的損失是可以用金錢來進行補償的，則禁令的頒發需更為謹慎些，需要進一步判斷雙方是否都是基于善意來談判。對當事人的市場行為進行判斷主要是遏制NPE的禁令申請，在美國eBay案之前法院同等對待NPE和實體企業，但eBay案之后地區法院認為由于NPE是一種特殊的訴訟主體，所以不傾向于對NPE發起的訴訟頒布禁令，取而代之的是合理費率及許可條件的裁決。據統計，eBay 案后，當專利持有人與侵權人沒有競爭關系時，案件中有九分之五的禁令申請被否定。eBay案對NPE禁令申請產生了至關重要的影響。由于美國法院基本上是在專利法的框架下，運用衡平法規制的靈活性去應對標準專利禁令適用問題的特殊性，并未對標準專利禁令適用專門創設出特殊規則，因而標準專利的案件也同樣適用eBay案中的四要素判定，同時我們也考慮到目前NPE公司索取高額的授權費用以及越來越多的專利侵權訴訟，讓中國企業疲于應付，無法集中精力于創新，因此對雙方市場關系的考量也可作為我國司法界考量的因素之一。

2.雙方權利義務的對等性

目前不管是在一些標準組織的知識產權政策中，還是在司法判決中，都是立圖從平衡的角度來規制專利權人和標準實施者的權利和義務，但由于對雙方的舉證責任不同而又造成事實上的不平衡，從國內外的判例來看，對于標準專利禁令的適用都限制在很小的范圍之內。實踐中可以借鑒歐盟法院關于華為/中興糾紛案的相關判決，加大權利人的舉證責任和對許可談判雙方的行為引導，確定當滿足一些前提條件時，權利人才可針對標準專利申請禁令，其條件是：（1）提起訴訟之前，權利人應首先通過書面方式向潛在被許可人指明其所侵犯的具體專利以及侵權方式；（2）當潛在被許可人明確表示愿意和權利人達成FRAND許可條款的意愿時，權利人應予以回應，并向潛在被許可人提供明確的、書面的、易于被接受的FRAND要約（其中要約應明確專利許可費的計算依據、方式及具體費率）；（3）合理的談判周期內，潛在被許可人違反誠實信用原則和公認的商業慣例，未向權利人提出合理的反要約或承諾；或者當法院或仲裁機構基于FRAND原則做出裁決時，潛在被許可人明確表示不愿意或沒有能力執行時。華為和中興的案子判決后，大家對雙方權利和義務的對等性有了更多的認識，同時也對專利權人和標準實施者如何表現善意進行操作上的指引，因此雙方權利義務的對等性也可作為是否適用禁令的條件之一，當然還有一些更具體的細節需要在個案應用中進行詮釋。

3.是否更有利于標準的實施或產業的發展

標準是標準專利的載體，如果由于標準專利權人的高額費率或禁令的威脅對實施者產生強大的負擔，那么標準實施者就沒有動力去推動標準的實施，比如3G標準之一CDMA2000之后無法繼續演進就是原因之一。同時我們也要看到，皮之不存毛將焉附？盡管標準專利搭載在標準上獲得了更大的市場優勢地位，但標準專利權人也對創新付出了巨大的投入，他也理應收到相應的回報，如果因為大量的專利被訴侵權人不愿意支付相應的專利許可費使得專利權人沒有資金進行下一步創新也是不利于標準的推動和發展，因此也應該保留一定的救濟措施。具體到如何判定是否有利于標準實施和產業發展，可以從許可費率的合理性、附加許可條件的合理性、以及專利密集型產業發展的特點等進行判斷。

4.適當考量公共利益

公共利益并沒有一個清晰明確的內涵與外延，實踐中應注意的是嚴格限制公共利益解釋，不能無限擴大，在三星訴蘋果關于標準專利的案件中，國際貿易委員會對蘋果部分舊款iPad和iPhone實施了銷售禁令3。國際貿易委員會并未接受蘋果提出的FRAND原則下的抗辯，指出即使將公共利益納入是否頒發禁令的考量因素，也并不排除已作出FRAND承諾權利人的此項救濟4。但奧巴馬總統不同意ITC的觀點，否決了該案中排除令，理由是該排除令并未充分考察相關公共利益，這是26年以來第一次由總統否決ITC頒布的排除令。自此案之后，ITC在案件審理中會著重考慮禁令的頒布對公眾利益造成的影響。另外在目前標準專利適用的eBay四要素分析中也明確需要對公共利益的考量，在2013年1月份美國司法部與專利商標局聯合發布的《關于F/RAND原則標準必要專利救濟方式的政策聲明》中也指出需要符合公共利益，但如何考量公共利益并沒有一個統一的標準，比如美國ITC在調查的近千件案件中只有六起是基于公共利益考慮而沒有頒布禁令，因此在使用中需要謹慎。

三、結語

從歐美的相關司法判決來看，對標準專利是否實施禁令都從單純的“一刀切”推斷轉向對個案具體事實進行判定，我國今年頒布的專利司法解釋的第24條其實就從一定程度上對專利權人和被訴侵權人的權利和義務進行了一定程度的平衡，避免“專利劫持”和“反向專利劫持”的出現，但還有很多細節問題需要通過個案來不斷細化和充實。