專利行政案件操作指引

河南科技通律師事務所 張建東

專利行政案件操作指引

河南科技通律師事務所 張建東

總則

第1條為提高律師辦理專利行政訴訟業務的能力，在總結律師辦理專利行政訴訟業務服務經驗的基礎上，結合《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》等法律、法規及部門規章的相關規定，編寫本指引。

第2條本指引是僅供律師、專利代理人在辦理專利行政訴訟業務時參考，不具有法律約束力。本指引對律師參考本指引為委托人提供法律服務所產生的一切風險不構成明示或默示的擔保。

第一章專利行政訴訟的分類

第3條按照專利行政訴訟的被告主體分類，分為以國家知識產局、國家知識產權局專利復審委員會、地方知識產權局、地方人民政府為被告四種類型。

第4條根據《專利法施細則》的規定，“地方知識產權局”包括兩級，即省級和地市級知識產權局。在實際工作中，地級市知識產權局以下，仍設有知識產權管理機構，但由于沒有獲得《專利法實施細則》的承認，這些管理機構不能以自己的名義從事活動，它們的行為應當視為受上級地方知識產權局的委托，因此，如果因它們的行為引起訴訟，應當以上級地方知識產權局為被告。

第二章專利行政訴訟的管轄

第5條專利行政訴訟的一審案件，由省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和由最高人民法院指定中級人民法院管轄。

第6條以國家知識產權局為被告和以國家知識產權局專利復審委員會為被告的專利行政訴訟一審案件，由北京知識產權法院管轄。

第7條以地方知識產局或地方人民政府為被告的專利行政訴訟一審案件，由由省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和由最高人民法院指定中級人民法院管轄。以北京、上海、廣州的地方知識產權局或地方政府為被告的專利行政訴訟一審案件，分別由北京、上海、廣州知識產權法院管轄。

第三章專利行政訴訟的范圍

第8條不服國家知識產局作出的下列具體行政行為的，可以以國家知識產權局為被告提起專利行政訴訟。

一、專利管理方面的具體行政行為：

（一）專利強制實施許可決定；

（二）終止專利強制實施許可決定；

（三）對專利代理人或代理機構的行政處罰；

（四）對專利強制許可使用費的裁決行為；

二、專利審查中的具體行政行為：

（一）、初步審程序的具體行政行為

1.專利申請不受理；

2.專利申請日的確定；

3.專利申請是否保密的確定；

4.專利申請視為撤回；

5.專利分案申請視為撤回；

6.專利分案申請視為未提出；．

7.專利申請中視為要求本國或外國優先權；

8.專利申請中生物材料樣品視為未保藏；

9.專利申請中視為未要求不喪失新穎性的寬限期；

10.專利申請中著錄項目變更請求視為未提出，如專利申請權轉讓中的申請人變更、發明人或設計人變更等；

11.相關權利不予恢復，比如因正當理由延誤辦理專利權登記手續的期限，造成專利權喪失的，專利申請人請求恢復權利的，而國家知識產權局不予恢復的。

12.專利申請的中止或結束中止，如專利申請人因專利申請人資格糾紛，起訴到法院，國家知識產權局中止專利申請的審查。

13.在中國完成的發明或實用新型，向外國申請專利的，國家知識產權局進行保密審查決定。

（二）實質審查審期間的具體行政行為：

1.專利申請視為撤回；

2.專利申請著錄項目的變更；

3.相關權利不予恢復；

4.專利申請中止或結束中止；

（三）專利權維持期間的具體行政行為：

1.專利權終止；

2.著錄項目的變更，如專利權轉讓，專利權人的變更；如因發明人資格糾紛導致的發明人變更等；

3.專利權不予恢復；

4.中止或結束中止，如因發生專利權屬糾紛，中止專利權人的著錄項目變更。

（四）專利申請審查中，國家知識產權局遲遲不能審結發明專利申請，專利申請人提起的行政訴訟，法院即是以行政不作為為案由受理。

第9條國家知識產權局專利復審委員會作出的下列具體行政行為，可以以國家知識產權局專利復審委員會為被告提起專利行政訴訟。

（一）專利復審委員會作出的《復審請求審查決定書》；

（二）專利復審委員會作出的《無效宣告請求審查決定書》；

第10條地方知識產權局作出的下列具體行政行為，可以以地方知識產權局為被告提起專利行政訴訟。

（一）專利侵權處理請求決定；

（二）對假冒專利的處罰決定；

（三）假冒專利處罰程序中作出的查封、扣押行政強制措施。

第11條對地方知識產權局假冒專利行政處罰決定不服的，向地方人民政府申請行政復議，地方人民政府復議決定改變行政處罰決定的，以地方人民政府為被告，提起專利行政訴訟。地方人民政府復議決定未改變行政處罰決定的，以地方知識產權局為被告。

第12條地方知識產權局能夠處理的案件包括：

1.確認是否構成專利侵權的案件；

2.責令停止專利侵權的案件；

3.對假冒專利的處罰；

4.對專利侵權賠償糾紛的調解；

5.專利申請權和專利權歸屬糾紛的調解；

6.發明人、設計人資格糾紛的調解；

7.職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬的糾紛的調解；

8.發明專利權授予前未支付適當費用的糾紛的調

解。

對上述第4、5、6、7、8種情形不服的，不能對地方知識產權局提起訴訟。

第13條對地方知識產權局居間裁決所作的決定和行政處罰均可提起行政訴訟。地方知識產權局對專利侵權糾紛所作處理決定，應當理解為是行政機關居間裁決民事糾紛所作決定，而不是行政處罰性質的決定。對地方知識產權局假冒專利行政處罰不服的，既可行政復議，也可行政訴訟。此處，行政復議不是行政訴訟的前置程序，對知識產權局所作對假冒專利行政處罰不服的，既可以先行復議，也可以直接起訴到法院。

第四章專利行政訴訟案件的當事人

第14條以國家知識產權局為被告的專利行政訴訟案件中，本指引第8條中的行政行為相對人為案件當事人。即專利申請人、專利權人具備專利行政訴訟的原告資格。

第15條不服專利復審請求決定，以國家知識產權局專利復審委員會為被告的專利行政訴訟案件中，專利申請人具備專利行政訴訟的原告資格。

第16條不服專利無效宣告請求決定，以國家知識產權局專利復審委員會為被告的專利行政訴訟案件中，無效宣告請求人或專利權人是原告。無效宣告請求人作為原告起訴的，專利權人為訴訟中的第三人；專利權人作為原告起訴的，無效宣告請求人為訴訟中的第三人；無效宣告請求人、專利權人均作為原告分別起訴的，無效宣告請求人和專利權人均是原告，而沒有第三人。

第17條不服專利侵權請求處理決定，以地方知識產權局為被告的專利行政訴訟，專利權人或專利侵權處理被請求人為原告。專利權人作為原告提起專利行政訴訟的，專利侵權處理被請求人為訴訟的第三人；專利侵權處理被請求人為原告提起專利行政訴訟的，專利權人為訴訟的第三人。

第18條不服假冒專利處罰決定或查封、扣押行政措施，以地方知識產權局為被告提起的專利行政訴訟，被處罰人是訴訟中的原告。

第19條不服改變假冒專利處罰決定的復議決定，以地方人民政府為被告專利行政訴訟，被處罰人是訴訟中的原告。

第五章專利行政訴訟的起訴

第20條原告不服專利復審請求決定或專利無效宣告決定，對專利復審委員會提起專利行政訴訟時，起訴書必須對具體政行為如何侵犯其合法權益進行具體說明，即應說明專利復審請求決定或專利無效宣告請求決定是適用法律、法規錯誤，還是違反了法定審理程序、超越職權或證據不足。

第21條原告對專利復審委員會的行政訴訟請求應當具體、明確，即要求人民法院撤銷或維持復審委員會的決定，應當明確。

第六章專利行政訴訟的委托

第22條委托人是個人的，委托手續包括向人民法院提供委托人的身份證件、一審委托書、受托人的身份或代

理證件、委托代理機構公函。委托人為外國人或中國臺灣、香港、澳門地區人的，其身份證件和委托書要辦理相應的公證手續，或者根據所在國或地區與中國之間的有關規定辦理相關手續。上述文件為外文的，應當同時準備法院認可的翻譯機構翻譯的中文譯文。

第23條委托人是單位的，委托手續包括向人民法院提供委托人的營業執照、法定代表人身份證明、一審委托書、受托人的身份或代理證件、委托代理機構公函。委托人為外國單位或中國臺灣、香港、澳門地區法人單位的，其營業執照、法定代表人的身份證明和委托書要辦理相應的公證手續，或根據所在國或地區與中國之間的有關規定辦理相關手續。許多國家和地區的單位沒有營業執照，可以采用其所在國登記的工商資料作為證明。上述文件為外文的，應當同時準備由法院認可的翻譯機構翻譯的中文譯文。

第24條無論在一審訴訟中遞交的委托書內容是否有二審訴訟的授權內容，二審法院通常也要求當事人再提交一份關于二審的授權委托書，如需要辦理公證、認證手續的，還需要再辦理一次公證、認證手續。

第七章專利行政訴訟中的證據審查

第25條不服專利無效宣告請求決定，對專利復審委員會提起專利行政訴訟，注意對無效宣告請求人提交證據的期限審查。《專利法實施細則》有關證據提交期限的規定，請求人在提出無效宣告請求之日起1個月后提交的證據，專利復審委員會不予考慮。

第26條不服專利無效宣告請求決定，對專利復審委員會提起專利行政訴訟時，注意審查無效宣告請求人提交的證據與無效宣告請求的理由是否相結合，是否指明每項理由所依據的證據。如果僅提交證據，而沒有結合證據說明無效宣告請求的理由，該證據不會被作為無效宣告請求的依據。

第27條不服專利無效宣告請求審查決定或專利復審請求審查決定，以專利復審委員會為被告提起專利行政訴訟，原告及其訴訟代理人在專利復審委員會作出無效宣告請求審查決定或復審請求審查決定后，或者在訴訟程序中自行收集的證據，以及原告或第三人在訴訟程序中提供的、被告在無效宣告請求審查決定或復審請求審查決定中未作為作出決定依據的證據不能作為認定案件事實的依據。

第28條涉及無效宣告請求審查決定或復審請求審查決定而提起專利行政訴訟中，注意審查：請求人在無效宣告請求審查或專利復審審查中，是否在指定的舉證期限內提供外文證據的中文譯文，如果未在指定期限內提交外文證據的中文譯文，按照《專實施細則》第3條的規定，該外文證據應當視為未提交。

第29條專利復審委員會所作出的專利無效宣告請求審查決定或復審請求審查決定中，采用了未在指定期限內提供的外文證據的中文譯文，針對該行政決定的專利行政訴訟中，該行政決定則是屬于適用法律、法規不

當。

第八章專利行政訴訟與專利民事訴訟的銜接

第30條地方知識產權局作出專利侵權處理決定確認構成專利侵權或不構成專利侵權，專利權人或請求人均可以針對地方知識產權局提起行政訴訟，要求如果被控侵權人沒有提起行政訴訟，專利權人亦有權向法院提起專利侵權賠償的民事訴訟。法院審理專利侵權賠償民事訴訟不受地方知識產權局的處理決定的影響，不僅要審理侵權賠償問題，法院還要重新審查是否構成專利侵權的問題。

第31條地方知識產權局作出的專利侵權處理決定，認定構成侵權或不侵權，專利權人均可以在決定作出后向法院提出民事訴訟，要求法院判決確認構成侵權，地方知識產權局已經作出的處理決定將不發生法律效力，要等待民事訴訟的結果。如果民事訴訟的結果是構成侵權，法院會依權利人的要求，判決侵權人停止侵權，地方知識產權局的處理決定的內容應當認為已經被法院的民事判決所“吸收”了，如果法院民事判決不構成侵權，則基于法院判決的效力要高于地方知識產權局處理決定的效力，處理決定亦不再執行。

第32條地方知識產權局作出的專利侵權處理決定確認構成專利侵權，被控侵權人可以地方知識產權局為被告提起行政訴訟，要求撤銷該處理決定。被控侵權人沒有提起行政訴訟，而是向法院提起要求確認“不侵權”的民事訴訟，法院受理后，亦要全面進行審查，而無論作出何種判決，最后結果均以法院判決為準。

第33條地方知識產權局作出的侵權處理決定確認被控侵權人的行為不構成專利侵權，但被控侵權人也可提起“不侵權”的民事訴訟。

第34條提起行政訴訟又提起民事訴訟時，地方知識產權局侵權處理決定作出后，雙方當事人可以分別提起行政訴訟和民事訴訟。即地方知識產權局作出構成專利侵權決定，被控侵權人不服，針對該決定向法院提起行政訴訟的，同時，專利權人向法院提起專利侵權賠償的民事訴訟，正常情況下兩個法院進行協調，由審理行政案件的法院中止行政訴訟，等民事訴的結果出來后再作出行政訴訟判決。

第35條侵權處理決定作出后，被控侵權人針對該決定既提起行政訴訟，同時又提起“不侵權”的民事訴訟。應以中止行政訴訟，等待民事訴訟的結果。行政訴訟在確認專利侵權問題上，應當與民事判決保持一致。

第36條地方知識產權局作出侵權處理決定后，專利權人既提起行政訴訟，又提起民事訴的，不能認為專利權人是重復起訴，不能適用“一事不再理”原則。即兩個法院均可以立案，通常情況應當行政訴訟程序先行中止，待民事訴訟判去生效后，再繼續行政訴訟。

第37條地方知識產權侵權處理決定作出后，專利權人提起行政訴訟、被控侵權人提起民事訴訟。地方知識產權局處理決定不構成侵權，利權人依《行政訴訟法》的規定提起行政訴訟，而被控侵權人也可以提起上述確認“不侵權”的民事訴訟。以民事訴訟為主、以行政訴訟為輔的方式來解決這樣的程序交叉問題。

第38條提起行政訴訟同時“附帶民事訴訟”的銜接。根據最高人民法院對行政訴訟法的司法解釋第61條的規定，“被告對平等主體之間民事爭議所作的裁決違法，民事爭議當事人要求人民法院一并解決相關民事爭議的，人民法院可以一并審理”。如果當事人不服地方知識產權局所作關于專利侵權的決定，依行政訴訟法起訴到法院，法院經審理認為地方知識產權局的決定違法的，可以在撤銷違法決定的同時，應當事人的請求，依民事訴訟法對專利侵權糾紛進行審理。

第39條假冒專利行政處罰和民事訴訟的銜接。地方知識產權局作出假冒專利處罰決定后，專利權利人提起民事賠償訴訟，此時，法院處理賠償問題要以是否構成假冒為前提。法院在訴訟中仍然要進行全面審查，即首先要審查假冒行為是否構成，只有在認定假冒行為已經構成的情況下，才可以進一步確認是否應當賠償。法院從民事訴訟的角度來看待是否構成假冒的，不對行政罰款及其數額進行判斷。法院民事訴訟程序中是否認定構成假冒，對地方知識產權局的行政處罰均沒有影響。因為民事訴訟程序無權審查行政處罰決定是否正確。

第40條如果專利權人認為假冒產品還落入了其專利權利要求的保護范圍，專利權人在民事訴訟中同時提

出專利侵權賠償，即還要求假冒人賠償其侵權行為造成的損失。法院不僅要審查是否構成假冒，還要審查假冒行為是否同時構成專利侵權，假冒行為是否落人權利要求的保護范圍。如果構成，則法院不僅要判決假冒人賠償對專利權人造成的商譽上的損害，還要判決假冒人承擔專利侵權的賠償責任，即雙重賠償責任。

第41條地方知識產權局作出處罰的決定，被處罰人不服處罰決定而提起行政訴訟，而權利人提起假冒所引起的損害的民事賠償訴訟及專利侵權賠償訴訟。處理民事訴訟的法院應當暫停對假冒問題的審查，先進行是否構成專利侵權的審查，等審查行政處罰的行政訴訟審結后，再根據行政訴訟的審查結論，決定是否需要假冒人賠償權利人因假冒行為所產生的商譽等損害。但無論如何，民事訴訟不停止對是否構成專利侵權的審查，因為產品是否落入權利要求的保護范圍，與假冒行為有可能重合，亦有可能單獨構成。

第42條當地方知識產權局作出不構成假冒專利的處罰決定后，專利權人對該決定提起行政訴訟權的同時，權利人以對假冒行為遭受的損失，提出民事賠償訴訟，甚至還包括專利侵權的訴訟。民事訴訟程序中對假冒行為的審查應當中止，對是否構成專利侵權行為的審查并不停止。等行政訴訟有了結論后，再根據行政訴訟的結論，決定是否應當由假冒人承擔基于假冒行為產生的損失。

第43條地方知識產權局主持下達成的調解協議，當事人人一方反悔的，當事人可以按照合同法規定起訴到法院，不能對地方知識產權局提起訴訟。

第九章專利行政訴訟的審理

第44條專利申請人不服專利申請的駁回決定向專利復審委員會提出了復審請求，專利復審委員會經合議審理后認為原駁回決定是正確的并作出維持原駁決定的復審決定，復審請求人不服復審決定又向人民法院提起專利行政訴訟，此時人民法院只能圍繞專利復審委員會作出的維持原駁回決定的復審決定是否正確進行審查。

第45條人民法院的主要任務是審查專利復審委員會所作的決定是否查清了事實，是否準確地適用了法律，是否違反了法定程序查原則。例如，在一件無效案的審查決定中，請求人始終以不能被認定為有效證據的證據1為最接近的對比文件，并以證據1結合證據2否定涉案專利的創造性，專利復審委員會依職權采用了請求人沒有提及的證據3與證據4進行結合而作出了無效宣告請求審查決定，在作出決定前也沒有給專利權人一次符合聽證原則的陳述意見的機會，則其行為屬于違反請求原則和聽證原則的行政行為。

第46條按照《專利法實施細則》第72條的規定，在無效宣告階段，請求人主動撤回無效宣告請求或者因雙方和解需要，請求人撤回無效宣告請求時，復審委員會在已進行的審查工作的基礎上，認為專利權可以全部無效的，可以不終止審理。

第47條法院的庭審是針對雙方當事人對專利復審

委員會所作出的專利行政決定正確與否來聽取雙方當事人的觀點，凡是專利行政決定中未涉及的理由、證據、事實一般不予采納并不納入庭審的范圍，其情況類似專利復審委員會對不服專利申請駁回決定而提出的復審請求的審理，即只針對駁回決定所涉及的問題進行理。法院的庭審不適合采用長篇大論的論述和具體對比，不適于對純技術問題進行過度的技術性討論以及法律條款解釋評述，法院的庭審適合直接切入無效宣告或復審決定所謂不公正、不合法的具體敘述和辯論，采用通俗易懂的語言表達方式把問題講清楚即可。法院的法庭辯論一般在庭審調查階段就一并進行，即質辯合一模式。因此有些觀點在庭審調查階段就可以發表，而不必等到辯論階段。針對專利無效宣告請求審查決定不服的行政訴訟中，第三人始終應與專利復審委員會站在同一立場上去參加訴訟、發表意見，而不能與專利復委員會產生不和諧或相矛盾的說法。

第48條人民法院在審理因不服專利復審委員會的復審決定和無效宣告審查決定而產生的利行政案件時，其依據的法律是《專利法》《行政訴訟法》，其參照的是《專利法實施細則》《專利審查指南》以及最高人民法院所作出的相關司法解釋、規定等。

第49條專利復審委員會為被告的專利行政訴訟件的焦點并不是請求法院直接依據《專利法》的有關規定對專利申請的內容或已經授權的專利進行審查，而是對專利復審委員會的行政審查行為的合法性進行審查。因此，原告不能要求法院直接認定原告的專利申請是否符合授予專利權條件或是否符合維持專利權有效的條件，如果原告提出這樣的請求，一般不會得到法院的支持。

第50條原告的訴訟代理人可以在訴訟中請求法院著重對復審程序或無效宣告審查序中不合法的地方進行重點審查，這就要求其對于上述重點審查之處要有所準備，準備越充分越好。代理人對于程序的合法性質亦可以圍繞以下問題進行：對該決定不利于當事人是否給予一次符合聽證原則的陳述意見的機會、是否應當通知當事人出庭口頭審理而沒有通知、是否應當回避的合議組成員沒有回避、是否一方當事人對于對方出庭人員有異議而沒有被專利復審委員會接受等問題進行準備。對于實體問題的質疑則主要針對以下問題進行：證據的采集是否違反法律關于證據的一般規則或特別規則的規定，對于證據的不予采信是否違反法律的規定，適用法律是否超出了無效宣告請求的理由、范圍，對事實的認定是正確。只要在上述方面能夠找出任何一點有關被告行為的不合法性的缺陷，有可能促使人民法院作出要求專利復審委員會重新審查的決定。因此，律師的工作重點不是泛泛地談合法性問題，而是要從專利復審委員會所作出行政行為的過程中找到程序上和實體上的具體缺陷，即從復審決定或無效宣告求審查決定的字里行間找到不符合法律的具體描述，并對其進行深入細致的定性分析，從而使法院能夠接受自己的觀點和意見。

第十章專利行政訴訟的判決和執行

第51條不服地方知識產權局決定行政訴訟時，包括四種判決判決，即撤銷或維持判決、變更判決、確認判決、履行判決。且不區分是居問裁決專利侵權民事糾紛還是

行政處罰。判決、行政處罰生效后，當事人不履行判決或行政處罰決定的，地方知識產權局可以向法院申請強制執行。

第52條根據《專利法》的規定，對地方知識產權局在行政處罰程序中所采取的強制措施不服的，訴訟或復議均不停止該強制措施的執行，即扣押的假冒產品并不返還，查封的假冒產品照樣繼續查封。

第53條地方知識產權局作出的《專利侵權請求處理決定書》認定被請求人構成專利侵權的，地方知識產權局可以責令被請求人停止侵權。但當事人可以在收到決定之日起15日內向法院提起行政訴訟。如果不提起行政訴訟又不停止侵權行為，地方知識產權局可以申請法院強制執行。地方知識產權局停止侵權的決定作出后，并不立即產生執行的法律效力，這一點與其他行政行為有所區別。當事人提起行政訴訟后，只有在法院維持原決定時，地方知識產權局才產生申請法院強制執行的權力，在此之前并不產生這樣的權力。

第54條地方知識產權局的處罰決定或法院判決被撤銷后的執行：如果地方知識產權局作出的是行政處罰決定，在罰款已經執行的情況下，應當將罰款返還當事人，沒有執行的不再執行。判決停止“侵權生產”的，基于當事人在起訴前通常并沒有停止生產，所以通常情況下不存在“執行回轉”。如果法院是基于程序上的原因撤銷處罰決定的，地方知識產權局應當在重新作出處罰決定時，克服原程序上的缺陷，并可以相同的事實和理由作出相同的決定。