知識產權默示許可理論研究

陳 健

(中國政法大學 民商經濟法學院， 北京 100082)

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知識產權默示許可理論研究

陳 健

(中國政法大學 民商經濟法學院， 北京 100082)

知識產權默示許可理論，是我國知識產權制度中長期欠缺研究的領域。本文深入研究了美國和歐洲的知識產權默示許可理論，對于美國專利默示許可理論中的專利默示許可的測試方法，細分為以產品為基礎的專利窮竭和其他類型的專利窮竭，包括禁反言、許可合同、組件銷售、未完成部件銷售、方法專利等多種情況進行了深入研究。對于美國版權法中的首次銷售理論進行了研究，并且探討了首次銷售理論與數字市場自由化的沖突。通過這些研究，希望能夠為我國知識產權默示許可理論的建立打下基礎，促進我國知識產權默示許可理論的建立，從而保護我國企業在國際經貿和國際制造產業中的合法權益。

默示許可; 首次銷售; 禁反言; 專利窮竭; 專利; 著作權

英國是專利默示許可理論的發源地，其關于專利默示許可的含義是：專利產品首次合法售出后，如果專利權人或經其授權出售該產品的人沒有提出限制性條件，那么購買人就獲得了使用或者轉售該專利產品的默示許可，專利權人不得對此合法售出的專利產品再主張專利權。①馮曉青：《專利侵權專題判解與學理研究》，北京：中國大百科全書出版社2010年版，第169—177頁。德國在 20 世紀初創設了“專利權用盡原則”(exhaustion of patent)，即只要經專利權人許可，將他(或他的被許可人)制造的專利產品投入商品流通領域，則這些產品的“再銷售”均不再受專利權人的控制，專利權人對它們的獨占權已告“窮竭”。②袁真富：《專利默示許可制度研究》，國家知識產權局條法司編：《專利法研究2010》,北京：知識產權出版社2011年版，第463頁。默示許可理論在美國有了長足的發展，針對各種類型的默示許可，產生了不同的測試方法。本文將圍繞美國知識產權默示許可理論，探討默示許可理論在我國的應用與完善。

一、專利默示許可的測試方法

(一)專利窮竭與默示許可

一百多年前，在專利窮竭理論下發展出了專利默示許可理論。1843年，最高法院在McClurg v. Kingsland一案中第一次明確了默示許可，這就是所謂的“商店權利”。③Daniel M. Lechleiter.Dividing The (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination，John Marshall Review of Intellectual Property Law,Spring, 2004.特定產品在授權銷售之后，專利權喪失。此后，1893年專利法第3條規定，一個人購買或制造任何新發明的機器、設備或組件，在該機器、設備或組件上的專利申請并授權之后，該人應當繼續有權使用、銷售該特定機器、設備或組件，不對發明人承擔任何責任。

美國最高法院應用專利窮竭理論的第一案是Adams v. Burke 案。在該案中專利權人給予Adams 一個許可，但這一許可有限制，只許可自波士頓周邊十公里之內使用其專利。后來，Adams起訴Burke，因為他發現Burke在從波士頓起算的十七公里的城鎮內使用該發明。Burke則主張他在波士頓從Adams處購買了專利產品，即使超出許可限制而使用專利產品也并不構成侵權。美國最高法院認為，不論是否存在地理范圍的限制，在產品被銷售之后，買方Burke獲得了使用該發明的默示許可。*Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873).在該案中，美國最高法院認為，買方購買產品之后，獲得了在特定產品使用目的下使用該產品的權利。

專利窮竭理論不僅適用于被專利權人銷售的產品，也適用于專利的被許可人銷售的產品。總之，專利窮竭僅適用于全面覆蓋專利的以產品的銷售為基礎的專利侵權。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.也就是說，如果產品并非完全處于專利覆蓋之下，則專利窮竭理論并不適用。*Amber L. Hatfield，Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? ，Computer Law Review and Technology Journal，Spring, 2000.

(二)禁反言與默示許可

如果特定產品并非由專利權所覆蓋，在這種情況下，買方可以尋求另外的抗辯理由免于侵權指控。在這種情況下，美國法院開發出了一種衡平的默示許可分析方法。當專利權人的行為中包含著默示許可因素時，法院可以從專利權人的行為中推導出默示許可的存在。按照學者的觀點，禁反言是指“許可人不能否認他已經同意的許可”*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.。如果可以從許可人行為中推導出默示許可的存在，涉嫌侵權行為人則不存在侵權問題。*Daniel M. Lechleiter，Dividing the (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination,John Marshall Review of Intellectual Property Law.Spring, 2004.禁反言的默示許可是專利權人行為與侵權人對該行為的合理信賴相結合而產生的推論結果。

禁反言的默示許可理論與專利權窮竭理論的區別在于，它將注意力從“產品自身轉向當事人之間交易的背景”分析上，從專利產品的購買是否導致專利窮竭，轉向了當事人行為包含的意圖的分析上。*Orit FischmanAfori,Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law,Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January, 2009.窮竭理論集中關注的是產品銷售，只要特定產品被進行了銷售，就存在專利窮竭問題；而禁反言的默示許可理論集中關注于專利權人的行為。*Amber L. Hatfield,Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? .Computer Law Review and Technology Journal,Spring, 2000.

依據禁止反言原則推出的專利默示許可，一般認為其適用條件為：第一，專利權人存在事實上的先前行為；第二，專利權人企圖限制被許可人的使用權。需要明確的是專利權人的先前行為需使被許可人產生合理信賴，即從專利權人的行為可以推斷出專利權人允許被許可人使用其技術或專利，一般證明要件包括許可協議、專利權人的許可聲明等。但需要明確的是專利權人企圖限制的專利與其先前行為所指向的技術或專利是同一個或有關聯性。所謂關聯性是指，兩個技術需要一起發揮作用或者一個技術是另一個技術的前提或輔助。

禁反言下的默示許可可以分為兩類，法律禁反言和公平禁反言。在專利權人許可一個權利，收到專利使用費但卻去尋求減弱專利被許可使用權時，會認為存在法律禁反言。這一規則禁止專利許可人在他已經收到專利許可使用費后加以反悔。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.法律的禁反言要求，專利權人(1)許可權利；(2)獲得許可費用；(3)尋求收回權利。這一理論強調當事人發出許可并且事后又試圖改變許可。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.

公平的禁反言要求則有如下三個條件：(1)專利權人給予過許可，專利權人通過聲明或合同，同意所謂的侵權人制造、使用或銷售相關專利；(2)涉嫌侵權人依賴該同意；(3)如果專利權人繼續從事被訴的行為，涉嫌侵權人將會受到實質性的損害，并且將會相當地反感。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.因此，公平的禁反言比法律的禁反言，適用的范圍更為廣泛。

總之，禁反言分析從產品轉移到專利權人的行為，如果賣方的行為導致買方的行動，則默示許可產生。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection，Temple Law Review，Spring, 1995.因此，禁反言的默示許可不能基于當事人的單邊期望或合理希望而產生，它要求一方必須在另一方的行為影響下采取行動。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring， 1995.應當看到，在方法專利和組合專利的情況下，更容易使用禁反言原則。因為在這兩種情況下，都不存在特定產品的銷售問題，因此就無法適用專利窮竭理論去認定默示許可的存在。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License，Texas Intellectual Property Law Journal，Winter， 2004.

(三)許可合同中的默示許可

許可協議中存在的默示許可，有三個基本條件：(1)當事人在意圖中存在，但沒有寫入合同；(2)如果相關問題引起當事人的注意，當事人可能會加以明示表達的意思而未寫入合同；(3)法院基于公平、合理和政策原因引入合同中的默示許可。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law.Santa Clara Computer and High Technology Law Journal.January， 2009.

許可合同中的默示許可，可以通過合同默示條款理論加以處理。合同默示條款可以分為法律默示與事實默示兩種方法。法律默示是依法所添加的默示條款；事實默示，是假設雙方在訂約時的意圖而添加的默示條款。法律默示是一般適用于某一個類別的合約。事實默示，是隨意填補個別合約中的漏洞，是在個別合約中基于不同情況而適用的。

法律默示不是根據雙方的訂約意圖，也不要求“必須”令個別合約有“商業效力”，通常訂約方如果不喜歡某一個法律默示的條文，則可以明示條文否定。法律默示，還要求法律在不添加默示許可條款的情況下，有關類別的合約(而不是個別合約)就會無效、無意義或可笑。*楊良宜：《合約的解釋：規則與應用》，北京：法律出版社2015年版，第435—436頁。“某些合同條款是由法律的一般條規加插入合同內，作為某些關系的必然條件。……法定默示條款是法律為了公共利益，而不顧當事人的意愿強加于他們身上的義務。因此，把這些條款分類為法定默示條款，以別于實際上的默示條款。”*何美歡：《香港合同法》，北京：北京大學出版社1995年版，第180頁。

事實默示則要求“必須”增加這一事實，才能令合約有一完整的說法，因此強調默示必須給予合約以“商業效力”。*楊良宜:《合約的解釋：規則與應用》，北京：法律出版社2015年版，第433頁。事實默示首先必須是合理的。合理性可以分兩個方面：一是先解釋有關合約的明示條文，看是否有需要作出默示條文。二是被默示的條文本身，與增加默示條文后的結果必須合理。*楊良宜：《合約的解釋：規則與應用》，北京：法律出版社2015年版，第453頁。

事實默示條款主要有兩種測試方法，商業效果測試，這一測試方法產生于The Moorcock一案；好事第三者測試，這一測試方法產生于Shirlaw v. Southern Foundries (1926) Ltd. 34一案。

商業效果測試是指對于作為商人的雙方當事人來說，在任何情況下，必須意圖去做以使交易產生商業效果的條款。商業效果測試方法的最著名判例是1889年的Moorcock一案。這種默示條款是給予交易某種效力，以至于雙方當事人必須在所有情況下都意識到存在這種條款和商業效果效力。核心目的是，默示的添加不應當破壞當事人最初意圖的基本商業目的。*(1889) 14 P.D. 64. Supra, nn. 5 and 6.

好事第三者是指如果一個條款非常明顯，雖然沒有說出來，但在當事人進行交易之時，如果一個好事第三者(或者一個虛構的朋友)一定堅持要在他們的協議中出現這種未明確的表達，他們則可非常不耐煩地對他說“噢，當然”。

目前通常認為這兩種測試方法，在判斷是否存在默示許可時均可以適用。想要成功作出事實默示，將一條默示條款加進一份特定的合約，就必需滿足一些先決條件或考驗如：(1)合理與公平；(2)是合約的“商業效力”所“必需”，如果缺少此隱含條文，合約仍能成立，則不會作出默示；(3)在訂約時可以假設雙方會理所當然或異口同聲地同意這隱含條文的所謂“好事第三人”的考驗；(4)隱含條文可以被清楚地表達；(5)不能與合約明示條文起沖突。*楊良宜：《合約的解釋：規則與應用》，北京：法律出版社2015年版，第431頁。

(四)組件銷售、未完成部件銷售與默示許可

沒有被專利覆蓋的組件的銷售和未完成部件的銷售，不可能具有專利權。因此，專利窮竭也不適用于僅僅銷售專利系統中的組件部分和未完成部分，因為專利權并不覆蓋這些被銷售的產品部件本身。針對這些情況，美國開發出第三種默示許可的測試方法。

1.組件銷售與默示許可

組件銷售與默示許可領域最有名的案例是Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc一案，在該案中，法院認為如果專利并不覆蓋專利權人或其許可人銷售的產品，則專利窮竭理論并不適用。在該案中，專利權人Bandag 有一個輪胎翻修的新方法專利。Bandag向連鎖加盟者銷售特定用于實施該方法的設備。特許經營者向Al Bolser’s Tire Stores 銷售了該產品。Al Bolser’s Tire Stores則使用該產品去實施了Bandag的方法專利。Bandag起訴Al Bolser’s Tire Stores構成侵犯方法專利。地方法院認為Al Bolser’s Tire Stores沒有侵權，因為整個事件給予Al Bolser’s Tire Stores默示許可，在實施專利的各步驟中使用這一設備。

上訴時，CAFC法院則認為輪胎翻修設備的銷售，并沒有導致對于Bandag 的方法專利的默示許可。法院認為默示許可必須有兩種方法加以認定：(1)設備必須沒有非侵權使用；(2)銷售的環境必須明確表明，許可的同意是能夠被推測的。因此，法院認為，被告負有證明設備不用于侵犯方法就沒有其他用途的責任。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

CAFC認為，Bandag 的專利直接指向輪胎翻修的方法，而不是具體的設備。Al Bolser’s Tire Stores是使用購買的設備而實施這一專利的各步驟。上訴法院認為，Al Bolser’s Tire Stores沒有負擔起兩個舉證責任：一是Al Bolser’s Tire Stores購買的設備是否有其他非侵權的使用方式；二是向Al Bolser’s Tire Stores銷售設備的整體情況是否直接明白地表明，同意其默示許可應當能夠被推測出來。在該案中，被告負有責任對上述兩種情況加以證明，從而判斷是否會適用默示許可理論。結果，CAFC推翻了地方法院的判決，認為Al Bolser’s Tire Stores沒有獲得默示許可來實施Bandag的方法專利。這兩個條件，后來成為CAFC認定默示許可的兩個基本要求。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.,*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).一案中，按照35 U.S.C. § 271(b) & (c)規定，Anton/Bauer向法院起訴PAG公司間接侵犯其第4,810,204號專利。這一專利是一種“電池包裝連接件”，涉及一種母式金屬板與公式金屬板的組合，這一組合允許電池包裝能夠進行快速替換。Anton/Bauer制造并銷售兩種金屬板和連接公式金屬板的電池包裝。盡管Anton/Bauer 的母式金屬板是為使用在該專利組合中而設計的，但Anton/Bauer總是單獨地銷售母式金屬板。在單獨銷售時，沒有任何限制條件，而是直接銷售給手提電視視頻錄像機產業成員和終端用戶。當PAG公司制造的L75電池包裝與Anton/Bauer 公司的母式金屬板結合時，就覆蓋了Anton/Bauer 公司第204號專利。在地方法院，Anton/Bauer要求法院發布預先禁令以阻止PAG公司制造、許諾銷售其L75電池包裝。作為答辯，PAG公司認為Anton/Bauer 已窮竭了它的專利，并且它在默示許可下同意購買其母式金屬板以生產出覆蓋專利的產品。地方法院拒絕了PAG的抗辯理由，同意發布預先禁令。但在上訴時，聯邦巡回法院認為，為了成功證明引誘侵權和輔助侵權的存在，Anton/Bauer 必須證明它自己的客戶使用PAG的L75電池包裝與Anton/Bauer 的母式金屬板相結合時，直接侵犯了第204號專利。聯邦巡回法院認為，在兩個條件下，專利權人可以構成同意默示許可：(1)專利權人銷售了產品，該產品并不導致侵權性使用；(2)銷售的情況明白地顯示，許可的同意應當是能夠被推測出來的。法院認為，沒有證據表明，Anton/Bauer 在母式金屬板的銷售后的使用上設置了明確的限制，或者Anton/Bauer明確地要求銷售母式金屬板的制造商，在最終生產的與母式金屬板結合的產品的銷售上加上限制。因此，法院認為，由于母式金屬板的無限制的銷售行為，Anton/Bauer向其客戶給予了默示許可，去進行與母式金屬板相結合的生產和使用。由于客戶在默示許可下進行操作，因此他們沒有直接侵權。在欠缺直接侵權的情況下，PAG公司就不構成間接或幫助性侵權。這一法院判決澄清了，當專利權人銷售非專利部分，這一非專利部分是單獨為組合性專利而設計的，但專利權人沒有設置任何限制客戶對非專利部分的使用，則默示許可是存在的。反之，如果為了確保不發生默示許可和專利窮竭問題，專利權人應當連同組合專利一并銷售組件，而不是單獨銷售組件。*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).因此，聯邦巡回法院推翻了地方法院有利于專利權人的預先禁令，傾向于同意PAG的抗辯。聯邦巡回法院認為，由于客戶有默示許可，因此PAG, Ltd. (PAG) 并沒有侵權。

2.未完成部件銷售與默示許可

美國最高法院在1942年審理了United States v. Univis Lens Co.一案，這一案例成為未完成部件銷售是否會導致默示許可的經典案例。

在該案中，Univis公司生產的眼鏡毛坯被五個專利所覆蓋，最終的眼鏡被八個專利所覆蓋，這些專利構成了制造多焦點眼鏡的方法。Univis公司許可Univis Lens公司制造眼鏡毛坯。眼鏡毛坯是一種粗糙的不透明的鏡片，由兩片或更多片不同折光量的鏡片所組成。在眼鏡毛坯制造好后，Univis Lens公司將它們賣給Univis公司的許可使用人，由他們打磨為最終的多焦點眼鏡；Univis公司再許可并銷售給批發商和零售商。在購買了Univis Lens公司的眼鏡毛坯之后，批發商和零售商也可以實施Univis Lens公司的其他專利，完成透鏡的其他制造步驟。Univis公司給Univis Lens公司制作透鏡毛坯的授權，每個透鏡毛坯售價為0.50美元，并且以4美元將這些透鏡毛坯出售給終端零售商，同時給批發商的價格是3.25美元。零售商則自行磨制透鏡毛坯，制成最終眼鏡，并且以16美元直接銷售給消費者。有時，批發商也會自行磨制透鏡毛坯，制成最終的眼鏡后，以7美元賣給零售商，零售商再以16美元賣給終端消費者。所有這些價格都是Univis公司通過它的多層許可機制制定的。

上訴法院認為，任何毛坯眼鏡的銷售都使買方獲得了基于專利窮竭的默示許可，去實施Univis的專利，并且完成最終的眼鏡。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).上訴法院反復說明，每個透鏡都體現了專利的基本特征，并且除了磨制和磨光制作眼鏡沒有其他用途。法院認為，這構成了專利窮竭.*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，法院認為，眼鏡毛坯的銷售，包含了許可進行透鏡磨制的其他步驟。按照合理和預期使用目的測試標準，使用透鏡毛坯就是為了銷售給最終使用者磨制和磨光以制作眼鏡。上訴法院認為，未完成產品的銷售給了買方默示許可，去完成最終的產品，只要這一行為是為了完成最終產品所必需的。此外，法院在該案中認為，眼鏡毛坯的銷售價格中已經包含了實施最終產品的許可費用。由于專利權人已經收到了組合產品的價格彌補，再要求獲得額外的許可費用，就超過了專利系統所要求的補償，并且會給予專利權人雙倍的補償，是不合理的。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，當Univis Lens公司向批發商和零售商銷售透鏡毛坯時，構成使用其專利的默示許可。

在Cyrix Corp. v. Intel Corp.,一案中，美國Texas東區地方法院改變了Univis Lens 中的觀點，認為默示許可需要此后制造的完整產品具有商業可用性。在該案中，Texas Instruments公司和英特爾之間的交叉許可協議允許Texas Instruments公司制造、使用和銷售英特爾專利所覆蓋的微芯片。Texas Instruments公司銷售芯片給Cyrix公司，并為Cyrix公司組裝了微處理器。英特爾公司起訴Cyrix公司侵權，而Cyrix公司則抗辯認為具有默示許可。法院認為，如不侵犯英特爾的專利，則微處理器無其他商業目的，最終組裝的微處理器也不能有任何其他用途。法院認為商業上的必需性會創制默示許可。有商業上的必需，則產生默示許可；沒有商業上的必需，則不會產生默示許可。通過分析英特爾的專利說明書，法院認為微處理器與外部存儲器之間具有商業上的必需性，即其目的僅在于供外部存儲器使用。因此Texas Instruments公司銷售芯片給Cyrix公司,這構成專利窮竭，Cyrix公司是不侵權的。*Cyrix Corp. v. Intel Corp., 879 F.Supp. 672 (E.D.Tex.1995).在Univis Lens中法院將專利窮竭擴大適用到未完成的產品。在Cyrix一案中，法院更寬泛地將“商業上的必需”界定為“在有利于并且給予持續性的商業活動以發展和繼續的可能性的目的上，銷售產品”。*Michael J, Swope,Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring, 1995.

因此，在組件銷售和未完成部件銷售的情況下，默示許可理論也是可以適用的。為了建立默示許可，產品的買方必須進行如下測試：

作為銷售的產品，除了實施該專利方法或專利組合，是否沒有合理的或實際的非侵權使用？即該產品必須用于實施該專利方法或專利組合，沒有其他非侵權用途。如果“否”，即該產品還有其他用途，則許可是非默示的。如果“是”，即該產品沒有其他用途，舉證責任轉移到專利權人，專利權人應當證明銷售的情況并沒有明確顯示許可是默示的。組件性專利是否窮竭，取決于組件是否是必要組件的銷售，如果系必要組件的銷售，則會使組合專利窮竭。對于未完成產品的銷售，在這種未完成產品除了作為專利組合的一部分之外沒有其他用途時，即會產生專利窮竭問題。*Amber Hatfield Rovner,Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.美國法院似乎對于證明欠缺非侵權使用，給被告設置了較重的舉證負擔。

(五)方法專利與默示許可

由于專利窮竭理論是以產品銷售為基礎的，因此，如果專利是方法專利，而不是產品專利，專利窮竭理論則在此并不適用。在美國以往的大多數判例中, 對于方法專利是否可以適用專利權窮竭理論一直存在不同的看法。美國司法界主流觀點認為專利權窮竭理論只適用于產品專利, 而方法專利主要在于其不能因產品的銷售而用盡。因此, 專利權用盡原則在方法專利上難以直接適用。但量子公司一案，則是這一領域的新發展。

原告 LGE以我國臺灣地區主要筆記本電腦的下游組裝廠商 (如廣達、華碩、仁寶、大眾等公司)為被告, 向美國加州北區聯邦地方法院起訴, 主張這些廠商制造的計算機系統侵害了 LGE公司的 5項美國專利。LGE公司擁有關于計算機數據管理技術的專利包, 其技術核心是解決電腦 CPU 中由于數據即時更新導致隨機存儲器與緩沖存儲器的數據不一致的問題。英特爾也持有許多計算機系統、計算機組件和計算機操作方法的專利。LGE公司與英特爾有一個許可協議。按照該協議，LGE公司許可英特爾實施所有LGE的專利。該許可協議還規定：“任一方不得許可第三人把許可產品與非來源于另一方的組件進行組裝, 以及使用、進口、許諾銷售、銷售該組裝產品。”

LGE 還與英特爾(Intel Corporation)簽訂了交叉許可協議。交叉許可主協議的一個條款規定，英特爾同意給其客戶發一個書面通知：“英特爾獲得了廣泛的許可，確保您購買的英特爾產品都得到LGE公司的許可，并且并不侵犯LGE公司持有專利。

英特爾按照該許可協議銷售微處理器和芯片組給包括量子計算機公司在內的計算機收購商和供應商。被告 Quanta 從英特爾購買了微處理器和芯片集, 并將其與非英特爾公司制造的存儲器和數據傳輸線組合成電腦, 量子公司將這些計算機銷售給原始設備制造商，然后再賣給計算機用戶。LGE公司認為，該組裝過程落入了 LGE 專利包中的5,077,733號方法專利, 該專利解決數據在連接兩個組件之間的傳輸線上傳輸時的優先權問題。LGE公司起訴量子公司和其他計算機制造商侵犯其六個專利。其中三個專利是最高法院著重審理的，因為這三專利都包括了專利方法申請。

地方法院和聯邦巡回法院都判決認為專利窮竭原則不適用于方法專利, 判決侵權成立。

最高法院則否定了聯邦巡回法院判決, 作出如下重要判決意見:專利權窮竭原則適用于方法專利。最高法院列舉了歷史上的判例后認為, 如果取消對方法專利的窮竭原則, 將會嚴重地損害窮竭原則, 因為專利權人可以把設備的專利權利要求撰寫為方法專利權利要求, 從而輕易地規避窮竭原則。如果將產品申請很容易地修改為方法申請，就可以回避專利窮竭問題或者嚴重破壞專利窮竭理論，這是不可以的。*Quanta v. LGE, Inc., 128 S.Ct. 2109(2008).

方法專利雖不能以產品或裝置同樣的方式進行銷售而用盡, 但是方法可以具體化于產品中, 方法專利可以通過體現該方法的產品銷售而用盡。不能因為LGE公司的專利是方法專利，就使其免于默示許可，否則將置未完成組件的購買者處于非常大的風險地位。因此，方法專利也可以窮竭。可見，在本案中，專利權窮竭理論的適用范圍再次擴展至方法專利, 但該制度的運行還是需以有形產品的銷售為前提。

二、首次銷售理論與數字市場

默示許可理論來自于19世紀的專利法，以后被引進版權法。專利法中的默示許可理論被移入版權法后，權利窮竭理論變成了“首次銷售”理論。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January， 2009.美國最高法院在1908年接受了首次銷售理論。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January, 2009.在首次銷售后，版權人有一些權利并未窮竭，例如出租權以及對版權作品的修改，因為首次銷售理論的目的僅僅是允許版權作品的再銷售或產權轉讓。*Orit FischmanAfori.Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January， 2009.

首次銷售理論在1908年Bobbs-Merrill Co. v. Straus 一案中產生，在該案中，書籍的出版社和作者尋求限制書籍的再次轉售，在書的扉頁上寫了一個告示：“本書的零售價格為1美元”。出版社要求不能在更低的價格上進行銷售，如果在更低的價格上銷售將被視為侵權。被告以80美分銷售書籍而被訴侵權。該案的審理法院認為不能給版權人以權利，使之在首次銷售之后，對書籍復制件的進一步銷售設置限制。法院認為版權法的目的不是給予版權人更寬泛的壟斷權去限制下游銷售行為。*Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

此后，在1909年的美國版權法中，國會對于首次銷售理論進行了成文法上的規范。按照該版權法規定：“特定復制品或唱片的所有人，如果合法獲得該物，或者被版權人授權過，都有不經版權人的許可而銷售或處理復制品或唱片的財產權。”*Elizabeth McKenzie，A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Springj 2013.

適用首次銷售理論有四個條件：(1)版權人授權進行合法的制作或復制作品；(2)作品在版權人授權下進行交易；(3)被告是作品的合法所有人；(4)被告轉讓了作品。首次銷售理論要求在沒有契約限制或協議的情況下，版權人不能限制產品的進一步銷售。*Melissa Goldberg,A Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide A Valid Defense For Foreign-Made Goods? .Fordham Law Review,May, 2012.默示許可理論意味著購買者只要以正常和自然的方式使用就是合法的。

但首次銷售理論并不是絕對的。1984年，美國國會修改第109條版權法，限制唱片的所有人為商業目的出租、出借唱片。在1984年美國計算機軟件出租修訂法案中，也禁止計算機軟件的復制品所有人為商業目的而出租、出借軟件。1984年的錄音租賃修正案，限制首次銷售理論適用于聲音的記錄。由于錄音制品的復制非常容易，因此國會立法擴大了版權人的排他權范圍。該法禁止在首次銷售之后，對聲音記錄之物的“租賃、租借或出借”。在1990年，美國國會也頒布了類似的法案，限制軟件復制品的所有人的再轉售權。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Spring, 2013.因此，就產生了一個非常重要的問題，首次銷售理論是否適用于數字市場？也就是說，合法地從iTunes下載的歌曲是否能夠在eBay上再次轉售？

(一)歐洲的做法

按照歐洲版權指令，如果在線分配作品只構成“向公眾的許可行為”而不是“銷售行為”，則不會適用首次銷售理論。*Lukas Feiler, Birth of The First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.對這一主張，有許多學者提出了反對意見，認為這是與首次銷售的基本精神相違背的，因為首次銷售的目的在于防止市場分割。如果不允許首次銷售，則會使版權人對于每一次新銷售都尋求報酬。此后，在歐洲通過判例推翻了軟件銷售不適用首次銷售理論的觀點。

歐洲在這一領域的經典判例是2012年的UsedSoft v. Oracle 一案。在該案中，Oracle公司起訴UsedSoft公司侵權。Oracle公司只是允許在網站下載其軟件，而不是放在CD上銷售其軟件。軟件使用者僅僅購買了永久性非可再轉讓的許可。歐洲法院認為計算機程序的保護并不屬于版權指令Directive 2001/29的適用范圍，而屬于計算機程序指令Directive 2009/24的適用范圍。這一指令規定“在共同體內部程序復制品由權利人或經其同意的首次銷售，窮盡了復制品在共同體內部的傳播權利。”*Lukas Feiler, Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.在該案中，法院認為UsedSoft公司被默示許可轉售使用過軟件。*UsedSoft GmbH v Oracle International Corp (C-128/11).

也有許多學者爭辯認為Oracle公司沒有賣軟件而只是許可使用軟件。一個永久性許可而不是銷售，并不能夠使首次銷售理論適用。對于是否存在銷售的問題，歐洲法院認為，軟件的下載存在著有形或無形財產的權利轉讓。法院認為，從網站下載和從CD上購買功能上相等同。此外，法院認為計算機程序指令所提及的首次銷售并沒有提到使用什么媒介，不論使用CD、DVD還是在網上下載。此外計算機程序指令第1(2)條也規定，該指令的保護延及所有形式的計算機程序。因此，歐洲法院認為，首次銷售理論也適用于從互聯網上下載的軟件，這一復制品是在互聯網上下載并且在歐盟內部銷售的。歐洲法院認為，銷售是一個協議，按照該協議轉讓給其他人有形或無形財產上的所有權，并且使作者獲得一定的支付，在此情況下就可以適用首次銷售理論，因此就在歐洲產生了首次下載理論。法院認為：當版權人(1)授權從互聯網上下載軟件復制品到數字載體中；(2)以一個不限期限的期間，授權使用該復制品；(3)獲得了與其下載復制品經濟價值相等同的報酬，就會適用首次下載理論。

但在歐盟內部，這一首次下載理論也面臨著不同的爭議。例如在德國地方法院的判決中認為，銷售之后的電子書不能被客戶再轉售。但在2014年，阿姆斯特丹地方法院卻判決電子書的轉售網站可以存在，并且判決德國購買人要求關閉網站的訴請敗訴。但在電子書網站上，賣方必須聲明，他合法地獲得該復制件，并且必須同意一旦其向他人銷售復制件，就會刪除該復制件。該網站也給電子書打上電子水印，并且將電子水印的信息存儲在數據庫中，以防止非法銷售該電子書。但該服務技術，并沒有方法去證明復制件是否合法獲得，或者原始所有人是否已經將該復制件真正刪除。總之，是否數字首次銷售原則適用于電子書在歐洲聯盟是仍未得到徹底解決的問題。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine In The Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall,2014.

(二)美國的做法

美國法通常認為，首次銷售理論并不能適用于數字銷售領域。版權法第109(a)條和第109(d)條中規定了適用首次銷售理論的基礎，即復制品的占有人必須合法獲得所有權。該法進一步確立了“復制”一詞的定義是：一種實物，在其中作品被固定，以任何現在已知或以后發展的方法，從這一實物中不論是直接或在設備或儀器的幫助下，作品可以被感知、被再制造或以其他方式進行溝通。*Adam W. Sikich, Buyer Beware, The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE.Journal of Internet Law,January, 2011.因此，美國版權法明確地規定了，首次銷售理論并不適用于“通過出租、出借或沒有獲得所有權的其他形式的”占有。

在Vernor v. Autodesk, Inc.一案中，Vernor購買了一些使用過的帶有Autodesk軟件的CD，這些CD是直接從Autodesk客戶處購買，并且又在eBay 上轉售的。而按照Autodesk軟件的銷售協議，(1)Autodesk軟件保留了全部復制品；(2)該客戶僅有非排他性和非可轉售的許可；(3)該客戶不能以修改、編譯等形式使用該軟件。可見，Autodesk公司按照一種有限軟件許可協議發布軟件，對其客戶設置了使用和轉讓限制。一旦有限軟件許可協議被違背，Autodesk公司就要求終止許可。有限軟件許可協議在安裝軟件之時生效，Autodesk分配了一些數碼和激活碼用以跟蹤許可協議的履行情況。在該案中，Vernor提出一個不侵權之訴，要求法院判決其行為適用首次銷售理論而不侵權。

地區法院認為，這種交易構成“銷售”，如果轉讓人允許受讓人保留軟件復制品的無限期占有作為單一的對價。因此，地區法院認為，直接從Autodesk的客戶處，被告獲得了軟件復制品，獲得了軟件所有權，因此可以適用首次銷售理論。在上訴時，第九巡回法院認為，軟件使用人只有許可而沒有所有權，該許可也限制使用人轉讓軟件，并且給其設置了顯著限制條件，因此法院認為這種許可并不使該客戶可以適用首次銷售理論。在該案中，巡回法院進行了三個事實調查，以判斷是許可還是所有：(1)版權人是否指定使用人只同意獲得許可；(2)版權人是否明確約束使用人轉讓軟件的權利；(3)版權人是否強加了明確的使用限制。當軟件公司保留了軟件所有權并且強加了轉讓和使用限制時，就只構成許可。由于Autodesk的有限軟件許可協議保留了軟件復制件，并且施加了大量轉讓和使用限制,所以第九巡回法院認為，Autodesk 的客戶，包括Vernor在內，作為后來的購買者和再銷售者，都是被許可人而不是所有人。因此，由原始被許可人向Vernor銷售軟件，是有限軟件許可協議所禁止的，是無效的。Vernor和Vernor的客戶都不是軟件復制品的所有人，第九巡回法院發回重審該案。

此外，在美國首次銷售理論從來沒有允許復制品的購買人進行進一步的復制。因為數字化作品的傳播首先需要制作一個原件的復制品，這是首次銷售理論所無法適用的，因此首次銷售理論并不適用于作品的再次制作的情況。首次銷售理論不適用于數字作品，還因為使用者并沒有傳播其“特定”復制品。*Eric Matthew Hinkes，Access Controls in the Digital ERA and the Fair Use/First Sale Doctrines，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，May， 2007.其特定復制品之上形成了其他復制品，傳播的并不是特定復制品而是其他復制品。由于不是“特定”復制品的再次銷售，因此也不適用首次銷售理論。

(三)首次銷售理論是否適用于數字市場？

美國法院認為，原始的使用者雖然為了軟件的物理復制件支付了昂貴的價格，但他們并不構成軟件的“所有人”，因此并不適用首次銷售理論。而歐洲法院則認為轉讓構成了真實的銷售，可以適用首次銷售理論。歐洲法院認為，一次性費用支付而無期限地使用軟件，構成銷售。因此，數字內容的第二市場重要，還是保護版權人的利益重要，顯然在歐洲和美國產生了不同處理方法。*Damien Riehl, Jumi Kassim, Is “Buying” Digital Content Just “Renting” for Life? Contemplating A Digital first-Sale Doctrine,William Mitchell Law Review, 2014

在美國，如果版權人僅僅選擇許可其數字化作品，就不能適用首次銷售理論。為了適用首次銷售理論，對如下四個問題要存在肯定的回答：(1)復制件是否在版權人的許可下合法的制作？(2)是否在版權人的授權下，特定的復制件被進行轉讓？(3)被告是否是復制件的合法所有人？(4)被告是否沒有再生產復制件？如果四個問題中有一個或多個是否定的，則首次銷售理論不能適用。

因此，在美國的判例法體系下，導致電子書、數字音樂文件或數字電影的二級市場，目前在美國并不發達。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.但數字二級市場應當開放，不應受到美國已有判例的干擾。之所以要突破美國首次銷售理論的局限，理由如下：

1.互聯網環境下對版權材料的使用，本身需要進行大量復制。計算機和互聯網工作依賴于大量的復制，但每次復制都得到許可是不現實的，因此，版權法與互聯網自身的工作性質存在著基本矛盾和沖突。*John S. Sieman,Using The Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright,North Carolina Law Review,March, 2007如果排斥首次銷售理論而嚴格要求互聯網環境下使用版權材料都要進行授權，既不現實也不可能做到。為了解決互聯網環境下使用和轉讓版權材料，首次銷售理論就顯得非常必要。

2.作者網上分發作品，會人為選擇許可方式。按照Vernor判例的原則，電影、音樂和出版產業都受到激勵而擴大其許可為基礎的內容分發行為。這些產業在分發作品時，會人為選擇僅使用許可方式而不使用轉讓方式。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.電影工作室如果不銷售而只是許可使用電影，在許可期間結束之后要退回電影，這種作品的分發方式將會日益成為常態。*Gary Donatello，Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.軟件公司可以通過許可而控制轉售市場。在對買方起訴時，軟件公司也可以使用合同違約，而不使用版權侵權來起訴。*Gary Donatello,Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.由于許多客戶并不閱讀軟件開封協議，因此在轉售軟件時就會時常侵權。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine in the Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall 2014.為了避免首次銷售理論的適用，電子書的出版者和作者也會只是許可而不是銷售。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine,Chicago-Kent Journal of Intellectual Property， Spring， 2013.如果這種業態成為一種常態，反而會導致版權人人為地控制作品的銷售，對于作品的每一次使用都收取費用，這就會影響作品的傳播，也會使版權人獲得額外的多重利益。

3.對數字環境下圖書館產業的影響。首次銷售理論不僅適用于復制品的所有人，也適用于隨后的出借行為。首次銷售理論允許已有的物理復制件的出售、贈與和出借，因此傳統上允許圖書館出借圖書。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January， 2011.

圖書館業積極主張適用首次銷售理論，積極游說美國國會對數字作品采用首次銷售理論。圖書館業認為，如果沒有首次銷售理論，作者將會在圖書許可之后繼續控制圖書。當所有作者都實施“按次計費”性使用作品時，圖書館業的自由使用將會不復存在。同時，圖書館業認為，如果傳輸來的作品已經完全從傳輸者的計算機中刪除后，首次銷售理論就應當適用，因為刪除是圖書的給予、出租或銷售的等價物。如傳統圖書館可以出租圖書一樣，也應當適用該理論而允許圖書館電子化出租圖書。*Rachel Ann Geist，A “License to Read”: The Effect of E-Books on Publishers, Libraries, and the First Sale Doctrine.IDEA: The Intellectual Property Law Review,2012.

總之，“網絡環境下的侵權者匿名性、 侵權行為無紙化等特點使得傳統侵權救濟難以發揮作用”*謝雪凱:《網絡服務提供者第三方責任理論與立法之再審視——以版權法與侵權法互動為視角》，載《東方法學》2013年第2期，第152頁。。筆者認為歐洲模式相比美國模式更為實用，可以解決版權人對作品的持續控制問題，可以避免版權人對作品的傳播造成更為嚴重的影響。完全可以采取一定的技術手段，在數字作品傳播時通過自動刪除原始文件或限制原始數字作品的進一步使用的方式，使數字作品的許可使用轉化為真正意義上的所有。

三、默示許可制度的價值與借鑒

專利默示許可作為專利侵權的抗辯事由，給專利權人的權利帶來了一定的不確定性。專利默示許可只能發生于特定的情形，其存在的主要意義在于保障他人的信賴利益。適用專利默示許可的條件具有復雜性，因而專利權人可采取一定的措施，排除專利默示許可的適用。

專利權人在填寫專利申請書時應考慮到專利默示許可。一個專利應盡量使一個獨立的權利要求對應一個完整的產品而非由幾個產品組成。一個由幾個產品組成的專利，更可能導致專利默示許可。因此，如果兩種產品分別具有獨立性，即使是一起發揮作用，也應分別申請專利，以排除專利默示許可的適用。當兩種以上的產品具有關聯關系，而購買者僅享有一個產品的專利權，其又必須結合其他產品才能制造出完整專利產品。在這種情況下，法院更傾向于適用專利默示許可。因此，專利權人可通過申請組合產品專利，以排除專利默示許可的適用。

專利權人的銷售通常有三種情況：(1)專利權人許可銷售；(2)專利權人銷售，但帶有直接適用于購買人的各種限制；(3)專利權人銷售組合性專利產品中的一個或多個部件。如果產品由多個部分組成，且單個部分不能被獨立權利要求覆蓋的情況。在這種情況下，如果銷售時沒有附帶說明，那么專利默示許可就可能依法產生。因此，銷售之前，專利權人可提供一個事前的聲明，以排除專利默示許可的適用。當專利權人在許可地域、時間等設有限制時，被許可使用人銷售產品也一定帶有這些限制。專利權人可以通過在銷售產品時設置直接“使用”限制而規避專利窮竭的發生。專利權人也可在銷售商品時提醒買方，該產品的銷售不涉及任何形式的默示許可。

總之，適時地在我國的侵權抗辯體系中引入默示許可規則，有助于進一步完善我國的專利制度，提高我們的專利保護水平。同時，這一規則的引入也有助于提高我國企業的專利侵權應訴能力，保護我國企業的合法權益，形成更好的市場經濟秩序。我國企業常常處于知識產權弱勢地位，常常是專利的被許可使用人或組件或未完成部件的生產銷售商。如果我們無視默示許可規則的重要作用，將置我國的企業于困難的境地。

2008 年專利法修訂，將第十二條專利許可合同中的“書面”二字取消，從這一變動可以看出我國專利立法中默示許可理論的發展趨勢，這一改動從法律上為我國專利默示許可規則的建立提供了可行的空間。

現有的最早涉及基于銷售產生的專利默示許可問題的書面文件是 2001 年北京市高級人民法院關于執行《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》的通知。在該通知中，規定了專利侵權抗辯中不視為侵權的抗辯的幾種情形，其中一種是專利權用盡。在專利權用盡情形下具體列舉了兩種：一是專利權人制造或者經專利權人許可制造的專利產品部件售出后，使用并銷售該部件的行為，應當認為是得到了專利權人的默許；二是制造方法專利的專利權人制造或者允許他人制造了專門用于實施其專利方法的設備售出后，使用該設備實施該制造專利方法專利的行為。

2013 年 9 月，北京市高級人民法院發布的《專利侵權判定指南》中，再次明確了這一規定。在該《指南》的第 119 條中，規定了兩項不視為侵權的抗辯：一是專利權人或其被許可人出售其專利產品的專用部件后，使用、許諾銷售、銷售該部件或者將其組裝制造專利產品的；二是方法專利的專利權人或其被許可人售出專門用于實施其專利方法的設備后，使用該設備實施該方法專利的。

筆者認為，我國目前專利默示許可的相關規定，失之粗糙。我國應當借鑒美國和歐洲的默示許可理論，在我國知識產權法中積極采納歐美等國的默示許可理論，只有這樣才能對知識產權許可交易行為有比較完善的認知與理解，將大量屬于知識產權默示許可的行為分離出來，促進知識產權的制度完善，同時能夠保護作為專利被許可方和代工生產者的眾多中方企業的合法權益。

[責任編輯 李晶晶 責任校對 王治國]

2015-10-21

陳 健(1970—)，男，北京人，中國政法大學民商經濟法學院知識產權法研究所副教授，法學博士，主要從事知識產權研究。

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