淺談創造性評判中技術啟示存在暗示的幾種情形

王斌，張書恩，張輝

淺談創造性評判中技術啟示存在暗示的幾種情形

王斌*，張書恩*，張輝

專利審查指南第二部分第四章第 3.2.1 節關于創造性的判斷方法中規定，涉及判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否是顯而易見時，關鍵要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示。以下情況，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：①所述區別技術特征為公知常識；②所述區別技術特征為與最接近的現有技術相關的技術手段；③所述區別技術特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別技術特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同［1］。對于最后一種技術啟示，實際上是分為兩種情況的，第一種是對比文件給出了明確的技術啟示，即對比文件不僅公開了相關的技術特征，而且所述技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別技術特征在要求保護的發明中所起的作用相同，這是一種最明確也是最簡單的情況，審查員可以直接通過引用該對比文件評述本發明的創造性；事實上，在實際審查過程中，很多所引用的對比文件并不會直接給出明確的技術啟示，但是又不是沒有給出技術啟示，我們稱之為對比文件給出了“暗示”。那么這種情況下，我們又該如何去評述其創造性呢？

1 典型案例

【案例 1】

本發明涉及一種聚合酶鏈式反應單管結構。權利要求 1要求保護聚合酶鏈式反應單管結構，其包括管體、蓋子，其特征在于：鉸鏈的兩端分別連接所述管體的管口、蓋子，所述鉸鏈的中間連接處為薄壁結構，所述蓋子的圓面直徑大于所述管口的直徑，所述蓋子蓋裝于所述管口后外伸于所述管口的部分為帽檐結構，所述蓋子的中心部分為薄壁圓面結構，蓋裝后的所述蓋子的導向套和所述管口內壁為過盈配合連接（圖 1A）。

審查員通過檢索發現對比文件 1（AU2009245854A1，公開日 2011 年 6 月 23 日，早于本申請的申請日）公開了一種 PCR 管，且公開了管體、蓋子、鉸鏈、帽檐等結構（圖 1B）。通過技術特征比對，權利要求 1 相對于對比文件 1，其區別在于：鉸鏈的中間連接處為薄壁結構（圖 1A中 5 所示）。根據本申請說明書的記載，鉸鏈中間連接處的薄壁結構使得蓋子閉合后不會彈開，確保了閉合狀態穩定。權利要求 1 相對于對比文件 1 實際解決的技術問題是：鉸鏈中間連接處的薄壁結構使得蓋子閉合后不會彈開，確保閉合狀態的穩定。針對上述區別技術特征，對比文件 2（US005254314A，公開日 1993 年 10 月 19 日）公開了一種改進的微型離心管 10，其中蓋子 16 通過塑料薄片 18鉸鏈式的連接于離心管 10 的上部 14（圖 2）。從圖 2 可以看出，塑料薄片 18 的中間連接處即為薄壁結構，但是對比文件 2 中并沒有公開塑料薄片 18 所起的作用，此時是否還具有技術啟示，是否具有顯而易見性？

圖1 聚合酶鏈式反應單管結構（A：本發明；B：對比文件 1）

圖2 對比文件 2 的微型離心管

【案例 2】

本申請涉及一種液晶顯示裝置的前框，權利要求 2 要求保護如權利要求 1 所述的前框，包括三個側壁以及一個無側壁的平板部分（圖 3A）。審查員檢索到對比文件 1，公開了所述的前框，但對于權利要求 2 的附加技術特征包括三個側壁以及一個無側壁的平板部分，對比文件 1 沒有公開，成為區別技術特征。本發明實際解決的技術問題是：節省材料成本和簡化加工工藝。針對上述區別技術特征，對比文件 2 公開了一種液晶顯示器，也公開了一個側壁被去除（圖 3B），但是對比文件 2 中側壁去除是為了使與液晶顯示器面板連接的 PCB 印刷電路板能夠由去除的側壁露出，以便維修。即第二個案例中區別技術特征在發明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用，此時的對比文件 2 能否給出技術啟示？又該如何評述其創造性？

【案例 3】

本案涉及一種“散熱器”，其權利要求所要求保護的散熱器由散熱管和散熱翅片構成，其中具體記載了散熱管、散熱翅片的結構，且限定了散熱管和散熱翅片均為鋁合金。最接近現有技術同樣披露了一種鋁合金散熱器，且公開了同樣的散熱管結構，權利要求與其相比，區別技術特征在于散熱翅片的結構、材料，實際所解決的技術問題是通過散熱翅片的結構提高散熱器的散熱能力。對比文件 2 也涉及一種散熱器，其通過將不銹鋼材料制成的散熱管和散熱翅片焊接而成，同時公開了權利要求請求保護的散熱翅片結構，并公開了其提高散熱能力的作用。對比文件 2 公開了區別技術特征中所述散熱翅片的結構部分，但并未披露其鋁合金材料，即屬于對比文件并未公開全部的區別技術特征的情況。

由此可見，在實際審查過程中，除了對比文件給出了明確的技術啟示的情形外，還存在大量對比文件給出暗示的情況，通過對各種案例的整理和總結，作者將對比文件給出“暗示”分為了三種情況：第一種是對比文件已經公開了區別技術特征，但是區別技術特征在發明中的作用在對比文件中沒有公開；第二種是對比文件已經公開了區別技術特征，但是區別技術特征在發明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用；第三種是對比文件并未公開全部的區別技術特征。

2 問題分析

由上述三個案例可以看出，案例 1 中區別技術特征在發明中的作用在對比文件中并沒有公開；案例 2 中區別技術特征在發明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用；案例 3 則是對比文件并未公開全部的區別技術特征。對此，《專利審查指南 2010》中僅列舉了三種認為存在技術啟示的情形，都涉及該技術手段所起的作用與該區別技術特征在本申請中為解決技術問題所起的作用相同。那么指南中對于區別技術特征在對比文件中所起的作用是指對比文件中明確聲稱的作用，還是除了明確聲稱的作用之外，還包括區別技術特征在對比文件中客觀上所能起的作用呢？作者認為，一項技術手段的采取通常會有不止一個作用，對比文件中難以窮舉所有的作用，本領域技術人員完全可以站在所屬技術領域的技術人員角度客觀合理地判斷實際可能解決的其他技術問題或所起的作用?，F有技術存在技術啟示的形式是多種多樣的，本領域技術人員能夠通過公知的變化或利用公知的原理對現有技術進行改型，將其應用于最接近的現有技術。另外，本領域技術人員掌握本領域的所有現有技術知識，雖然其不具備創造力，但其應當具有對現有技術整體進行邏輯推理、客觀分析的能力。

具體到案例 1，雖然對比文件 2 中并沒有公開塑料薄片 18 所起的作用，但是對比文件 2 與本申請的技術領域相近，且均涉及了鉸鏈中間連接處的薄壁結構。由塑料材質本身的彈性性質可知，厚度不同的塑料條帶在受力相同的情況下，厚度較薄的比較厚的塑料條帶更容易彎折，且彎折后產生的恢復彈力要小。由塑料做成的鉸鏈如果在中間連接處做成薄壁結構，當蓋子蓋裝于所述管口時，其產生的恢復彈力較之未采用薄壁結構的鉸鏈要小，因而客觀上具有使得蓋子閉合后不會彈開，確保閉合狀態穩定的技術效果。因而，雖然對比文件 2 未明確披露相關技術特征的作用，但所屬領域技術人員依據相應力學常識可知其客觀上起到了相同的作用，因而認為對比文件 2 給出了技術啟示。

圖3 液晶顯示裝置（A：本申請；B：對比文件 2）

對于案例 2，本領域技術人員能夠客觀合理地判斷出：前框的一個側壁被切除，在對比文件 2 中除了能夠起到所記載的“使 PCB 露出來以便于維修”的作用外，由于前框一個側壁的材料被切除，必然可以相對于未切除材料的上框具有節省材料的作用，自然也能夠達到節省材料成本的效果，而且由于去除一個側壁也會減少加工該側壁的工序，必然也能夠簡化制造工藝。此時，本領域技術人員是能夠從對比文件 2 得到去除一個側壁會節省材料成本和簡化加工工藝的技術啟示的，本領域技術人員很容易利用這種手段去改進最接近的現有技術。

針對案例 3，雖然對比文件 2 并未公開全部的技術特征，但所屬領域技術人員可以在其已經公開的區別技術特征的指引下，將公開的部分區別技術特征應用于最接近現有技術中，對比文件 2 已經公開了區別技術特征中上述散熱翅片的結構部分，雖然并未披露其鋁合金材料，但所屬領域技術人員容易理解對于此類焊接形式的金屬構件，通常使用相同的材料。因而本領域技術人員在面臨最接近現有技術中散熱器的散熱能力不足的問題時，可以有動機地采用對比文件 2 所公開的散熱翅片，同時考慮到最接近現有技術中的散熱管為鋁合金，出于制造方面的考慮，選擇該散熱翅片也為同樣的材料對所屬領域技術人員而言是不需要付出創造性勞動的。

3 總結

通過以上案例可以看出，三種對比文件給出了“暗示”的情形，均是可以利用公知常識或常規技術手段進行創造性評述的，但是由于所述區別技術特征可能涉及本發明專利的發明點，簡單套用或者直接羅列本領域技術人員容易想到的、屬于本領域的常規技術手段等術語顯然是不合適的，其缺乏說理的過程讓人難以信服，因此需要審查員利用各學科的技術知識，層層展開，嚴密推理，將一個潛在的公知化的論點暴露出來。即通過科學的分析，將復雜的技術問題簡單化，把其中的技術問題抽離出來，利用科學的知識或常識進行邏輯推理，發現其本質上是一個簡單的科學常識，然后將這一推理過程返回到所述技術問題上，推斷出所起的作用或者技術效果是本領域技術人員根據科學常識或普通技術知識通過合理的邏輯推理即可想到的。

《專利審查指南 2010》中僅僅列舉了該技術手段在對比文件中所起的作用與該區別技術特征在本申請中為解決技術問題所起的作用相同的情形，即對比文件給出了明確的技術啟示的情況，但在實際審查過程中，大部分的對比文件都不會直接給出明確的技術啟示，而是存在“暗示”的情形，作者在此通過三個案例將它們整理成三種情況以便于理解和掌握。此外，通過對三個案例的創造性評述，作者還總結了“暗示”情形下的評述方法和推理方式，通過抽出技術問題的本質，使得公知化的評述過程不再空洞和無力，嚴密的邏輯推理也更容易使得申請人信服。希望通過對三種“暗示”情形的總結，能夠為審查員在創造性評判過程中提供思路，同時也進一步加深大家對創造性之顯而易見性相關法條的理解和認識。

［1］ State Intellectual Property Office of the People's Republic of China. Patent review guidelines 2010. Beijing： Intellectual Property Publishuing House， 2010：172-174. （in Chinese）中華人民共和國國家知識產權局. 專利審查指南2010. 北京： 知識產權出版社， 2010：172-174.

10.3969/j.issn.1673-713X.2016.05.017

100190 北京，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心

王斌，Email：wb_babyface@163.com

2016-07-25

同為第一作者