從一個訴訟案淺談公知常識的認定

潘樹志　張英

引言

根據《專利審查指南》的規定，判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行。【《專利審查指南（2010）》第二部分第四章3.2.1.1】

（1）確定最接近的現有技術；

（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

此即通常所說的創造性評述的三步法。

對于第（3）步中顯而易見性的判斷，即判斷現有技術中整體上是否存在技術啟示促使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。在上述判斷中，“所述區別特征為公知常識”被認為是現有技術中存在上述技術啟示的一種情況。

在目前的專利審查實踐中，常常會遇到審查員認為區別技術特征為本領域公知常識卻未提供證據的情況。一般來說，申請人較難通過爭辯區別技術特征并非本領域公知常識而成功克服審查意見指出的缺陷。本文旨在分享針對此類審查意見答辯的一些經驗。

答辯方式

為成功克服審查意見指出的區別技術特征并非本領域公知常識的缺陷，針對此類審查意見，申請人在答辯時通常可采取以下方式：

1.根據審查指南第二部分第八章的規定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明”，申請人在答復審查意見通知書時可以請審查員在后續的通知書中舉證。【《專利審查指南（2010）》第二部分第八章4.10.2.2】

2.強調該技術特征是針對本發明所要解決的技術問題而提出發明點，其在現有技術中并未被披露過，自然不會屬于公知常識。

3.從對比文件中給出的教導出發，指出本領域技術人員基于對比文件給出的教導，沒有動機對于對比文件1進行改進，因為通過所謂的公知常識對于對比文件1進行改進的話，將會導致對比文件1的方案完全背離其初衷，無法實現預期的發明目的，從而表明區別技術特征并非公知常識，且本領域技術人員沒有動機將其與對比文件1進行結合以獲得本發明的技術方案。

以下結合一個案例，淺述第三種答辯方式在實踐中的應用。

案例

案情簡介：本申請涉及用于連接到電磁開關設備特別是接觸器的擴展接口模塊，用于解決現有技術中“接觸器可以與其它的開關設備以不同的類型和方式組合，會發生線圈接線端子不容易觸及的情況”這一缺陷。通過本申請的技術方案擴展了接觸器的線圈接頭，使其容易被觸及。本申請權利要求1如下：

1.擴展接口模塊，用于連接到電磁開關設備的，特別是接觸器的至少兩個線圈接頭（11），具有：殼體（2）；固定件，用于將所述擴展接口模塊（1）固定在所述電磁開關設備（10）上或與所述電磁開關設備（10）鄰近的開關單元上；至少兩個連接口（3）和配屬于所述至少兩個連接口（3）的、至少兩個用于連接電壓供電線路的接線端子（4）以及至少兩根絞合線（5），用于電連接所述擴展接口模塊（1）的所述接線端子（4）與所述電磁開關設備（10）的所述至少兩個線圈接頭（11）。（以下為本申請附圖1所示的擴展接口模塊，該圖中未示出電磁開關設備和線圈接頭）

復審決定中，專利復審委員會以權利要求1相對于對比文件1與公知常識的結合不具備創造性為由維持了對本申請的駁回決定。

復審決定中提到，權利要求1請求保護的技術方案與對比文件1的區別在于權利要求1中與線圈接頭連接的是至少兩根絞合線，而對比文件1中是電阻絲。基于該區別技術特征，本申請實際解決的技術問題是：提供接口模塊與線圈的連接。對比文件1中公開了采用電阻絲起到連接輸入接口和線圈之間的聯系的作用，其省略了礙事的回線。盡管在對比文件1的電阻絲不能隨意擴展或者取代，但是該電阻絲除了起到限流的作用，還起到承載電流的作用，其中承載電流的作用即是普通導線所能起到的作用。在一般的不需要過流保護的情況下，將電阻絲替換為普通導線是本領域技術人員的慣用技術手段，屬于本領域的公知常識。

申請人對復審決定不服，向北京知識產權法院提出訴訟請求，在起訴狀中申請人指出：

對比文件1記載了“圖6（參見下圖）給出了電容接觸器K的原理電路圖。其中輔助開關的超前輔助觸點VK與標準接觸器的主觸點HK相關聯。輔助觸點VK到主觸點HK的連接導線由具有電阻Rv的電阻絲來實現”；“當電容負載7通過電容接觸器如圖6所示接通時，首先輔助開關的超前輔助觸點VK閉合，由此短路式的電流沖擊受限于位于這一電流電路上的電阻Rv，在一定的延遲時間過后主觸點HK才接通”。

可見，對比文件1中輔助開關的輔助觸點必須要與電阻絲連接，利用該電阻絲來吸收短路式電流沖擊，對主觸點HK回路起到過流保護作用。

由此容易發現復審決定中的斷言是明顯不合理的：

（1）該斷言前后矛盾。前面承認在對比文件1的電阻絲不能隨意擴展或者取代；而后面又說不需要過流保護的情況下，將電阻絲替換為普通導線是本領域技術人員的慣用技術手段。實際上，對比文件1中設置電阻絲的根本目的在于實現過流保護，所以，“不需要過流保護的情況下”這個前提就無法成立。

（2）如前所述，對比文件1中的電阻絲用于過流保護，其在電容接觸器的結構中是必不可少的元件。如果將電阻絲替換成普通導線，則對比文件1的發明將變得沒有意義。這是因為：首先，對比文件1中的電容接觸器中設置輔助開關的目的就是為了過流保護，具體是通過其中的電阻絲來實現的。若不需要過流保護，則不需要輔助開關，自然也就不存在輔助觸點、電阻絲這些元件了，更談不上將電阻絲替換成普通導線了。其次，如果在不需要過流保護的情況下仍然設置輔助開關，并將電阻絲替換成普通導線，則會發現，分別設置輔助觸點VK以及主觸點HK將是無意義的。因為，輔助觸點VK先閉合，即通過輔助觸點形成短路連接；稍后在主觸點HK閉合后，通過主觸點形成短路連接。二者將最終都保持短路連接。而對比文件1中最終只有主觸點處形成短路連接，電流由此流過；在主觸點處形成短路連接后，輔助觸點處將最終無電流流過。所以說，在不需要過流保護的情況下仍然設置輔助開關，并將電阻絲替換成普通導線，沒有任何意義，只能無謂地增大器件體積。

根據上述論述可知，本領域技術人員基于對比文件1的教導，沒有動機將電阻絲替換成普通導線。對比文件1中沒有給出任何啟示進行上述替換。即使結合公知常識，本領域技術人員也不會進行上述替換，因為這種替換將完全否定對比文件1的接觸器中設置輔助開關的意義，無法實現過流保護的目的。

就如同無法將白熾燈中的燈絲替換成普通金屬絲一樣，那將導致白熾燈無法工作。所以，對于上述區別技術特征，不能憑感覺認為其屬于公知常識。而是需要從技術方案的整體出發進行判斷，綜合考慮所解決的技術問題、采用的技術手段和達到的技術效果才能得出正確的結論。

法院經審理，判決撤銷了上述復審決定。法院在判決書中明確指出：“確認區別特征不應脫離其所處的整體技術方案而單獨考慮技術特征本身，從而將對比文件公開的技術特征進行任意拆解和拼湊以盡量貼近權利要求中的技術特征”以及“考慮現有技術整體上是否存在技術啟示時，不僅要考慮對比文件所公開的技術方案，還要注意其所屬的技術領域，解決的技術問題，所達到的技術效果，以便從整體上理解現有技術所給出的教導”。

總結

如判決書中所指出的“確認區別特征不應脫離其所處的整體技術方案而單獨考慮技術特征本身”。根據對比文件的教導，若根本無法將對比文件1中的技術特征進行替換，則顯然不能認定這種替換是本領域的公知常識。

復審決定中之所以認為用普通導線替換對比文件1中的電阻絲是本領域的公知常識，是因為僅僅孤立地考慮此特征，而未將其作為整個技術方案中的有機部分進行整體考量，如該特征與其他特征之間的連接關系（例如本申請中的電阻絲與對比文件1中的雙絞線連接的對象實質上也是無法等同的，本文對此不作論述）、所起的作用等等。

在創造性審查中，若簡單地割裂出一個特征進行評判，則容易錯誤的將其認定為公知常識。同樣一個特征，應用到不同的技術方案中，即與不同的特征相互聯系、協同作用，會產生完全不同的技術效果。即使某一特征本身看上去比較常見，也不宜簡單地直接認定為公知常識，而應該在技術方案的整體中來考慮該特征，換句話說，在權利要求的上下文中來考慮該特征。

如審查指南第二部分第四章所指出的：“審查發明的創造性時，由于審查員是在了解了發明內容之后才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低，從而犯“事后諸葛亮”的錯誤。審查員應當牢牢記住，對發明的創造性評價是由發明所屬技術領域的技術人員依據申請日以前的現有技術與發明進行比較而作出的，以減少和避免主觀因素的影響”【《專利審查指南（2010）》.第二部分第四章6.2】，由于審查工作是發明創造之后進行的，這種事后的分析或多或少會導致對發明的創造性低估。

因此，在審查時，審查員不應在看到了本發明之后，主觀地認為本領域技術人員能夠（有能力）對于對比文件進行改進從而獲得權利要求1的技術方案，從而認為本發明的技術方案是顯而易見的。只有本領域技術人員出于解決與本發明相同或相似的技術問題的需要，在現有技術的基礎上得到技術啟示，從而會（有動機）對于對比文件的技術方案進行改進從而獲得權利要求1的技術方案，才能夠認為本發明的技術方案是非顯而易見的，即判斷的關鍵是本領域技術人員是否存在動機對于對比文件的技術方案進行改進。

綜上，審查創造性時，審查員應牢牢站在申請日之前的時間點，基于本領域技術人員的角度從對比文件整體的教導出發，看現有技術中有沒有給出修改對比文件以得到本發明技術方案的啟示，才有可能得出比較客觀的結論。另外，需要指出，發明所屬的技術領域以及所解決的技術問題對于判斷權利要求的創造性也是不可忽視的因素。如果對比文件與本發明屬于相同或近似的技術領域，旨在解決相同或類似的技術問題，根據對比文件的教導，本領域技術人員有動機將公知常識與對比文件1結合，從而獲得與本發明相同或類似的技術方案，則通常可認定為本發明的技術方案是顯而易見的。否則，如果對比文件與本發明屬于不同也不近似的技術領域，旨在解決不同的技術問題，基于其教導無法得到相同或類似的技術方案或者得到的是劣化的技術方案，則一般可認定本發明的技術方案是非顯而易見的。

通過本案例可以看出，在創造性審查、答辯過程中，審查員和申請人都需要牢牢站在本領域技術人員的角度，從技術方案的整體出發，綜合考慮發明所涉及的技術領域、所解決的技術問題、所達到的技術效果，對區別技術特征做深入分析，才能夠對于其是否為公知常識作出正確的認定。