論專利先用權制度中“原有范圍”的界定標準

摘 要：判斷一個人是否享有專利先用權，離不開對“原有范圍”的界定，而在界定“原有范圍”過程中應該采取何種標準的問題在理論界中一直頗受爭議。本文將首先介紹界定“原有范圍”的兩種標準，其次分析目前我國采取的量化標準的缺陷，最后提出修改建議。

關鍵詞：先用權；原有范圍；量化標準；質化標準

1 關于“原有范圍”的界定標準

目前，國內外對專利先用權制度中的“原有范圍”的界定有兩種標準，一是量化標準，二是質化標準。

（一）量化標準

量化標準是指先用權人在他人取得專利權后，繼續制造原有的相同產品或者使用相同的方法的范圍以其在他人專利申請日前已有的生產規模及該生產規模所能達到的產量為標準，超出該規模或者產量即被視為侵犯專利權人的專利權。舉一個簡單的例子：甲酒瓶廠（先用權人）使用A設備（被乙申請的專利）生產酒瓶，在乙酒瓶廠（專利權人）專利申請日之前已經有一家工廠和五十臺A設備，這些設備每日能實際最大限度地生產酒瓶總量一千個。根據量化標準，甲在乙取得專利權后（此時設定甲滿足取得先用權的所有構成要件），只能使用該酒瓶廠和該五十臺A設備生產酒瓶，每日生產數量最多為一千個。甲酒瓶廠不可以以增設分廠或者增加生產線等擴大生產規模，也不可以使用該設備生產其他物品，如盤子、杯子等。同理，技術方法也是如此，若原來是用于食品行業，在專利申請日后改用于化工行業，也是不被允許的。

我國有不少學者支持對“原有范圍”采取量化標準。著名學者湯宗舜認為“產量一般不高于專利申請提出時的產量”。文希凱認為“產品生產數量不得超出原有的范圍”。馮曉青先生和劉友華先生認為“就產量而言，不得超過專利權人提出專利申請時原有設備可以達到的生產能力”。雖然上述各位學者的表述上有所不同，但他們想表達的均是對“原有范圍”的界定采取“量化標準”，即先用權人在他人專利申請日后可通過各種方法最大限度地發揮原有設備的生產能力來提高產量，但不能通過添置新的設備以此擴大生產規模來增加產量。

（二）質化標準

質化標準是指先用權人在他人取得專利權后，繼續制造原有的相同產品或者使用相同的方法的范圍以其在他人專利申請日前原有的產業領域范圍為標準，可以在原有的產業領域內繼續實施相關的技術，隨意地擴大產能，但是超出原有的產業領域范圍即被視為侵犯專利權人的專利權。例如， 甲酒瓶廠獨立完成一項技術革新并對此享有先用權，那么根據質化標準，甲酒瓶廠可以在生產酒瓶的領域內運用該項新技術發展生產，并且可以通過增加生產線、增設分廠等方式擴大生產規模，而不是最初只做了生產一萬箱酒瓶的準備就永遠只限制其生產一萬箱酒瓶。但是這項新技術當然是不被允許用于生產盤子和杯子的。

日本學者紋谷暢男將“原有范圍”解釋為：“（1）已實施或者準備實施的發明的范圍；（2）實施事業目的范圍”。他認為：“只要事業相同，先用權人可以擴大設備”。紋谷暢男稱該觀點并非其個人一家之言，同時也被日本大審院的判決所確認。同時，日本的學者吉藤幸朔也支持該標準，認為“只要是在其事業目的的范圍之內，實施規模不一定非要同申請時的規模一樣，可以隨意擴大”。其中“事業目的的范圍”是對先用權人的后繼實施行為的限制。在我國，隨著社會經濟的快速發展，不少學者認為量化標準已不能滿足社會的需求，因此提倡對“原有范圍”采取質化標準。其中，最具代表的是陳美章教授，他認為：“‘原有范圍是指產品繼續使用原有技術所能達到的生產能力”。學者王凌紅認為，先用權人的實施范圍以“生產經營范圍”為宜[1]。

2 我國關于“原有范圍”的現行立法及其存在的問題

為了實現專利權人與專利技術先用人之間的利益平衡，我國和多數采用專利先申請制度的國家一樣，設定了先用權制度。根據我國《專利法》第69條第二款規定，“在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的”的專利技術先用人可以依法主張先用權，無須承擔專利侵權責任。

針對此法條，2009年12月21日最高人民法院頒布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“2009年司法解釋”）的第15條第二款規定，“有下列情形之一的，人民法院應當認定屬于專利法第69條第（二）項規定的已經作好制造、使用的必要準備：（一）已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；（二）已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料”。從該司法解釋可以看出，這兩種情形是“或者”的關系，也就是說，專利技術先用人只要滿足其中一種情形，即可被視為已經做好“制造、使用的必要準備”。如果該專利技術先用人在原有范圍內繼續實施，便可以依法享有先用權。

然而，第三款強調“專利法第69條第（二）項規定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模”，明確規定“原有范圍”被局限于“已有的生產規模”和“已有的生產設備”，換言之，明確規定“原有范圍”適用量化標準。專利技術先用人的生產經營在專利申請日之前必須是已經形成生產規模或者已經有生產設備的。

根據2009年司法解釋第15條第二款和第三款，我們現實中會遇到這樣的一個棘手問題。假設專利技術先用人在他人專利申請日之前已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件（即滿足2009年司法解釋第15條第二款的第一種情形），即使在專利申請日之前還沒來得及制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料（即不滿足2009年司法解釋第15條第二款的第二種情形），該專利技術先用人仍然是可以依法主張先用權的。這種情況下，專利技術先用人的生產經營根本還沒有形成規模和擁有生產設備，僅僅是完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件，那么被局限于“已有的生產規模和已有的生產設備”的“原有范圍”該從何談起？僅有“主要技術圖紙或者工藝文件”的專利技術先用人在專利申請日之后形成生產規模或者購買生產設備的行為是否構成侵犯專利權人的專利權？專利技術先用人該如何預見自己行為的合法性，又該如何證明和判斷自己是在“原有范圍”內繼續實施的呢？顯然，法條對于這個問題并沒有給出一個明確清晰的答案。因此，現實中的專利技術先用人的先用權并沒有很好地得到保護和利用。

因此，我國將“原有范圍”限定于“專利申請日之前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模”是不合理的。在上述的問題中，無生產規模和生產設備的專利技術先用人欲要證明自己在他人專利申請日之后仍然在“原有范圍”內繼續實施，是一件非常困難的事情。對“原有范圍”作量化標準限制，除了會出現上述的問題之外，還存在一些弊端。

第一，“量化標準”不符合先用權制度的本質——對在先權利的保護和尊重。該制度本身是為了平衡專利技術先用人和專利權人的利益而設，保護專利技術先用人在先的投資活動，維護經濟秩序的穩定，避免因專利權的獨占性而造成社會資源的浪費。如果我們以量的標準限制先用權人的實施行為，先用權人既不能擴大產品的產能更不能擴充產業領域。這將使先用權人永遠停留在原有的生產規模而無法發展，從而違背了先用權制度的精神和市場經濟規律。[2]

第二，對先用權行使的原有范圍作“量化標準”的限制不符合市場經濟的運行規則。因為從企業單位的一般成長規律及流程來看，一種新的產品從研制到投產、再從小規模的批量生產到形成較大規模的批量生產，往往是需要一個較長的時間，先使用人在新技術研發出來的初期，往往是不太可能大規模地建造生產廠房、大批量采購相關的生產設備以及生產原料的。企業通常的做法是根據小規模生產出來的產品在市場上受消費者的歡迎程度以及其發展前景來決定是否擴大原有的生產規模，這樣做才符合市場競爭的一般規律。

如果先用權人申請日前已經制造相同產品或使用相同方法，這個過程在申請日到來時很可能還沒有完成，此時若對先用權人進行量化的限制，不僅有失公平，而且壓抑了生產力。因為如果這個過程還沒有完成的話，就說明還只是處于初級階段，其生產規模一定不會很大。然而，在當今競爭激勵的經濟市場中，如果想要得到較好的收益，那么就需要有足夠大的規模（這個規模需要根據各個行業自身特點而定）。若對“原有范圍”作“量化標準”，允許先用權人只能在原有的生產規模內繼續生產，那么先用權人就難逃逐漸萎縮直至最終覆滅的命運了。

第三，對“原有范圍”采取“量化標準”限制既不符合經濟全球化的發展需求，又不利于我國參與國際間的技術交流與合作，引進先進技術。目前國外先用權對“原有范圍”主要采取“質化標準”限制，這比我國先用權“原有范圍”的保護范圍明顯寬松。如果我國一直對“原有范圍”采取“量化標準”限制，則很可能會有礙于我國參與國際間的技術交流與合作，進而影響社會經濟的發展。

3 建議對《解釋》第15條第三款進行修改

筆者支持先用權制度中的“原有范圍”采取質化標準，即以原有的產業領域范圍為標準。以原有產業領域范圍為標準的合理性主要體現在兩個方面：一是法官可以清楚準確地判斷專利技術先用人的實施范圍是否超出了法律所規定的界限，特別是專利技術先用人在專利申請日之前僅僅就發明創造的實施作好必要準備的情況之下，其“生產規模”還沒有具體呈現出來時，若以“生產規模”為標準，必然會導致專利技術先用人沒有辦法預見自己行為的合法性，從而影響專利技術先用人的發展壯大，還會難以確保專利侵權訴訟判決結果的公平性；二是以原有產業領域范圍為標準，有利于明確專利侵權訴訟中當事人的舉證責任，專利技術先用人只要可以證明其所實施的發明創造來源合法并且實施行為沒有超過其原有的產業領域范圍即可依法享有先用權。

大陸法系以德國和日本為代表。德國專利法第十二條3和日本專利法（特許法）第七十九條7對先用權制度中的“原有范圍”均采用了質化標準，認為只要在專利權人申請專利以前，有人已經為實施該發明做好了必要準備，則專利權人對該人沒有效力，并且可以為了自己生產的需要，在自己的作坊中或者經營目的范圍內充分利用發明，即先用權人可以根據其事業發展的需要擴大實施規模，而不必受原有實施范圍的限制。對“原有范圍”采用質化標準的立法充分體現了先用權制度的本質（對在先權利的保護和尊重），允許先用權人在原有產業領域范圍內以擴大生產規模或者產能等方式充分利用發明，既保護先用權人獲得適度的經濟效益，又不會損害專利權人的合法權益，符合先用權制度的本質和經濟全球化的發展需求。

因此，筆者建議我國參考德國專利法第十二條和日本專利法（特許發）第七十九條對2009年司法解釋第15條第三款進行修改，不再對“原有范圍”限定為“已有的生產規模”和“已有的生產設備”，而是根據先用權制度的本質和社會發展需求對“原有范圍”采用質化標準。

注釋

[1]德國專利法第十二條規定：“專利權的效力不及于在專利申請時已經在國內將發明投入使用的，或者已經為投入使用做好了必要準備的。（先用權人）獲得授權，為自己生產的需要，在自己或者他人的作坊中充分利用發明。該發明僅可與營業一并繼承或者轉讓”。

[2]日本專利法（特許法）第七十九條規定：“不知與專利申請有關的發明內容而自行做出該發明，或者不知與專利申請有關的發明內容，而由發明人得知該發明，并在專利申請時已在日本國內經營實施該發明的經營者或者準備實施經營者，在該實施或者準備實施發明及經營的目的范圍內，就與該專利申請有關的專利權擁有普通實施權。”

參考文獻

[1] 湯宗舜. 專利法解說（修訂版）[M]. 知識產權出版社，2002：374.

[2] 文希凱. 專利法教程[M]. 知識產權出版，2003：273.

[3] 馮曉青，劉友華. 專利法[M]. 法律出版社，2010：218.

[4] 紋谷暢男著，魏啟學譯. 專利法50講[M]. 法律出版社，1984：257-258.

[5] 吉藤幸朔著，宋永林，魏啟學譯. 專利法概論[M]. 專利文獻出版社，1990：569-570.

[6] 陳美章，鄭思成. 知識產權法教程[M]. 法律出版社，1997：212.

[7] 王凌紅. 先用權制度探析[J]. 電子知識產權，2010，11：92-94+96.

[8] 黃賢福. 專利制度中先用權“原有范圍”的界定——談專利法第63條[J]. 電子知識產權，2003，（1）：57-58.

作者簡介

蔡梅華（1991-），女，廣東省廣州市，華南理工大學法學院（知識產權學院）研究生，知識產權方向。