為中關村核心區保駕護航

文海宣

為解決圍繞電子商務、“互聯網+”而日益凸顯的網絡商標侵權問題，海淀法院開展此次調研。本次調研立足海淀區國家高新技術產業示范區、核心區的區位優勢，著眼“大眾創業、萬眾創新”背景下創業者商標侵權風險的預防，在對轄區內五年來涉網絡商標侵權案件進行梳理的基礎上，通過數據統計、資料分析、調查走訪、專題研討會等方法，意圖總結網絡商標侵權現狀、特點、原因、發展趨勢及類型化問題，統一司法尺度，以期為健全網絡法制環境、促進產業健康發展、為核心區經濟騰飛保駕護航做出些微貢獻。

一、涉網商標侵權案件

審理情況綜述

據統計，2010年12月21日至2015年12月20日五年間，海淀法院新收商標侵權案件共計670件，其中涉網絡商標侵權案件121件，占全部商標侵權案件的18.1%。分析發現，該類案件總量雖不大，但呈現逐年上漲的趨勢，特別自2015年以來，受立案登記制及國家推進“互聯網+”戰略的影響，案件數量明顯增長。可以預見，在未來相當長的時期內，涉網商標侵權案件數量將繼續保持穩步增長的態勢。

統計發現，網站、搜索引擎競價排名、電子商務平臺商標侵權案件占全部涉網商標侵權案件的81%，涉游戲、App軟件等其他類型的案件數量相對較少，屬于近年新出現的案件類型。由于后者涉及軟件類別與注冊商標是否屬于相同或類似商品、服務的判斷、網絡作為必要的手段等因素的考量，審理結果往往事關相關軟件、App的前期投入和已有商譽積累，能否繼續使用直接影響市場占有率與消費者認知情況，個案中又經常存在商標搶注等情況，對法官的法律適用水平要求較高，審理結果亦備受關注。

此類案件所涉被告，不僅包括百度、搜狗、淘寶、京東、新浪等知名公司，不少新興互聯網企業如小桔公司、優個網、買啦網、窩窩團、糯米網等亦在其中，有的甚至數次被訴。值得注意的是，一些互聯網企業開始作為原告，發起針對其他互聯網公司的商標侵權訴訟，如騰訊公司就萌我愛等多家公司仿冒“英雄聯盟”、“天龍八部”等數款游戲起訴商標侵權，外資游戲巨頭威爾烏公司起訴DOTA游戲商標侵權，而小米公司也開始著力打擊以“小米”為宣傳噱頭的手機App及P2P金融平臺等。

二、涉網商標侵權案件的

突出法律問題

通過對涉網商標侵權案件的類型化研究和梳理，我們認為以下問題有待進一步探討：

（一）類型化侵權行為所涉法律問題分析

1、App應用名稱商標侵權問題

App應用名稱的商標侵權行為，主要表現為在相同或類似服務上使用與他人注冊商標相同或近似的應用名稱，并存在致使相關公眾發生混淆的可能性。App應用名稱作為經營者意在區別商品或服務來源的標識，容易被不當利用而構成商標侵權。調研發現，目前此類案件所涉法律爭議主要集中在以下方面：

（1）商標性使用問題

在App應用名稱被訴商標侵權案件中，經營者對應用名稱的使用是否屬于商標性使用問題，往往成為雙方的爭議焦點。應用名稱并非自始、當然具有區分服務來源的作用，故并非每個被控侵權的應用名稱均能構成商標性使用。通常認為，對商標性使用的認定必須考慮該商標是否起到了區別商品、服務來源的作用。這方面的典型案例是新浪拍客App被訴侵犯他人商標權案。該案中，原告在第9類（包含計算機程序）商品上注冊了“拍客”商標，被告將其作為應用名稱用于新浪拍客App中。一、二審法院均認為，被告使用“拍客”一詞的意圖并不在于區別服務來源，真正發揮區分服務來源作用的系名稱中的“新浪”一詞，“拍客”在此所發揮的作用僅在于描述該款App的實際用途，指稱該款App的功能在于供用戶隨時隨地記錄生活內容并將其上傳至網絡空間與他人進行交流分享，故被告對“拍客”一詞的使用僅屬于描述意義上的使用，其使用方式亦不會造成混淆，不構成商標侵權。

（2）App應用所屬服務類別的判斷

手機App的開發過程集合了移動互聯、網絡通信、計算機程序開發等多種技術，尤其采用O2O經營模式的App，其服務往往需要多方主體相互配合，才能實現客戶終端的用戶體驗。由于完成用戶體驗所必不可少的一個環節就是網絡計算機軟件操作，因此與傳統服務類別的區分不同，在判斷App應用提供服務的類別時，經常會發生技術開發、中間環節、最終服務各環節中服務類別的交叉與重合。故對App服務類別的判斷，需要在傳統服務類別判斷規則的基礎上有所突破，充分考慮App提供服務的過程和特點。由于任何一款App的外在載體均為計算機應用程序，且每款App的運行均難以脫離網絡、通信等技術服務，因此用戶對兩款App進行區分的標準，并不在于該App采用了何種開發技術，而在于其所提供的服務內容、服務對象、服務方式是否不同。故APP應用名稱并非均會構成對他人在第9類商品上商標專用權的侵犯，對 APP服務類別的確定，應當以其提供的最終服務內容、服務目的、服務對象為判斷依據，而不能將某項服務的使用者與提供者進行捆綁并混為一談，同時必須考慮混淆可能性，而不能簡單粗暴地認定服務類別。這里的典型案件是滴滴打車App被訴商標侵權案。該案原告先于被告在第35類、38類上申請注冊了“嘀嘀”、“滴滴”文字商標，被告其后上線了名為“嘀嘀打車”的App，而后更名為“滴滴打車”。法院在該案中明確了App服務類別的判斷規則，并提出在互聯網環境下，因傳統行業開始借助移動互聯和通訊工具等開發移動應用程序，對傳統行業進行整合并發展出不同于傳統行業的新型產業模式，故在劃分商品和服務類別時，不應僅因其形式上使用了基于互聯網和移動通訊業務產生的應用程序，就機械地將其歸為此類服務，而應從服務的整體進行綜合性判斷。該案體現了法官對“互聯網+”背景下線上與線下服務的密切結合給傳統商標分類制度帶來的沖擊的思考。

（3）App應用名稱混淆可能性的判斷

商標的本質是其區分功能，混淆可能性是判斷是否構成商標侵權的落腳點。在判斷對App應用名稱是否造成了混淆可能時，除需要考慮商標與App名稱的近似性、商品或服務類別的類似刑，還需要考慮注冊商標的顯著性程度，注冊商標的顯著性越高，造成混淆的可能性就越大，反之亦然。另外，被訴侵權人對應用名稱的使用意圖及使用情況，也是需要著重考慮的因素。如果被訴侵權人在他人注冊商標之后，搶先將商標作為應用名稱進行使用，或明知他人已經注冊了商標而執意使用，則可推斷被訴侵權人存有混淆的主觀故意。在前述“滴滴打車”被訴商標侵權一案中，被告雖然在原告商標申請之后、核準之前上線運行了“滴滴打車”，但經過使用已獲得較高的知名度和公眾認可。而原告并未在其核準注冊的服務類別上使用涉案商標，反而在被告App獲得知名度后意圖開展與其類似的車主通項目，故法院認定被告并不具備主觀惡意，相關公眾也不會發生混淆，不構成侵權。

（4）APP平臺的商標侵權注意義務

應用商店中的APP名稱侵犯他人商標權，應用商店在怎樣的情況下承擔間接侵權責任？2014年11月，平安集團旗下的互聯網金融平臺在美國起訴蘋果公司侵犯商標權，起因是蘋果應用商店拒絕下架假冒陸金所的APP應用。我們認為，按照流程，新上線APP必須通過蘋果應用商店的審核后才能發布。對于蘋果應用商店是否構成幫助侵權，必須考慮其控制能力、是否進行編輯、整理和排名而“應知”、免責聲明是否有效、收到投訴后是否及時下架處理等因素來綜合判斷，充分考慮利益均衡、合理預防原則。

2、競價排名關鍵詞商標侵權問題

調研發現，有關競價排名關鍵詞商標侵權案件主要涉及以下問題：

（1）將他人商標作為搜索關鍵詞是否屬于商標性使用

在司法實踐中，因多數案件屬于侵權人在以他人商標為關鍵詞進行競價的同時，在鏈接網頁的標題、描述中亦使用了原告商標，故法院多認定為商標性使用，但對這一問題的認識仍需把握兩個方面：第一，對相關公眾的理解。在搜索引擎競價排名案件中，因對商標的使用尚處于關鍵詞推廣階段，尚未發生商品的營銷或流通，故此處的相關公眾并非指該商標核定使用商品或服務類別所對應的全部消費者或與營銷有關系的經營者，亦非普通意義上的網絡用戶，而應是以該關鍵詞實施搜索行為的該部分網絡用戶。故對關鍵詞的使用是否發揮了商標區別商品或服務來源的作用，應以該部分群體為判斷主體。第二，相關公眾對該關鍵詞的認知。對該關鍵詞的使用是否構成商標性使用，取決于該關鍵詞能否發揮區別商品或服務來源的作用，即使用關鍵詞進行搜索的用戶是否對該詞有商標意義的認知。如網絡用戶對相關關鍵詞進行搜索并非基于對該詞屬于商標的認知，而是將其作為其他含義進行搜索，則該關鍵詞并未發揮商標作用，亦無從談及商標性使用。

另一種情況則是僅以他人商標為搜索后臺選定的關鍵詞，在搜索頁面標題、介紹中均不出現，當用戶點擊該關鍵詞對應的鏈接時，頁面直接跳轉到與被訴侵權人有關網站的情況。此時原告選擇主張不正當競爭的情形較多，但在商標侵權案件中法院傾向于認定為不構成商標性使用。有的判決法院中認為，只要設置的推廣鏈接對其商品來源和相關信息做出了清楚而不引人誤解的描述，就不會造成相關公眾混淆，不構成商標侵權。由于該種行為仍然符合不正當競爭行為的構成要件，司法實踐中多通過反不正當競爭法解決。

（2）搜索引擎服務提供商提供服務的性質

目前絕大多數判決認為，搜索引擎服務商提供的是基于搜索引擎技術的網絡推廣服務，本質上仍為信息檢索服務。因競價排名不僅涉及商標侵權糾紛，隨著推廣范圍的擴張和競價主體的增多，在被推廣網站系釣魚網站、掛馬網站的情況下，亦有可能發生侵犯他人人身、財產權利的情況，故在近年的判決中，有法院將搜索引擎服務商提供的服務定性為廣告服務，認為推廣服務與純粹基于信息定位服務的自然搜索服務存在區別。我們認為，雖然參與競價排名的網站鏈接確有介紹產品或服務的廣告性質，但這些廣告并非由競價排名服務的提供商所發布，搜索引擎網站也不直接提供超出鏈接外的其他任何信息，被鏈接的參與競價排名的網站上才有完整的廣告內容，它們才是真正的廣告發布者，故仍應認為競價排名服務提供商的行為是基于網絡搜索引擎技術的信息搜索服務。

（3）搜索引擎服務提供商的責任

通說認為，在谷歌、百度、搜狗搜索引擎服務提供商并未直接向競價者提供關鍵詞的情況下，其僅存在是否構成間接侵權的問題。司法實踐中，對搜索引擎服務商如何承擔責任問題確立了以下規則：第一，搜索引擎服務商對他人參與競價的關鍵詞不負有事先、主動審查義務，僅對違反法律規定的敏感詞匯進行事先過濾；第二，搜索引擎服務商需要自行提供證據證明已盡到必要的提示、告知義務，如網站中是否有必要的知識產權條款、是否有暢通的侵權通知機制等；第三，在接到權利人通知后需及時刪除涉嫌侵權信息，避免損害結果進一步擴大；第四，對于將具有很高知名度的商標作為競價排名的關鍵詞，搜索引擎服務商需承擔更高的注意義務，若其未進行必要過濾，可能推定其應當知道涉案關鍵詞構成侵權；第五，搜索引擎服務商不應為他人參與競價進行關鍵詞推薦，如存在主動推薦關鍵詞的行為，可能推定搜索引擎服務商對侵權行為“明知”或“應知”。

3、電子商務平臺的商標侵權問題分析

近年來，以淘寶、天貓、京東、蘇寧易購、唯品會等為代表的電商平臺迅速發展，而其中的商標侵權現象也屢見不鮮。圍繞電商平臺的商標侵權問題，主要有以下難點：

（1）電商平臺的侵權責任形態

電商平臺應承擔的責任形態由其提供服務的性質決定。電商平臺的服務包括四種類型：一為自營服務，即由電商自行向消費者提供線上的商品和服務，并以快遞方式送達消費者，由消費者直接向電商支付費用。如蘇寧易購、國美在線均提供自營商品的銷售服務；二為聯營服務，表現為平臺根據與第三方的線上協議，從第三方銷售商品中獲得利益分成，如唯品會、天貓；三為僅提供在線銷售平臺，即電商本身不參與銷售，僅為第三方提供銷售信息的發布、支付、物流等服務，如淘寶；四是混合服務，如京東商城，目前除京東自營服務外，還開始提供聯營等服務。依據電商平臺提供服務性質的不同，其應承擔的責任亦有所差異：

第一，直接侵權責任。提供自營、聯營服務的電商應承擔直接侵權責任。電商平臺提供自營服務在被訴商標侵權的，在其無法證明銷售商品有合法來源且主觀無過錯的情況下，應當承擔直接侵權責任。聯營服務多指電商與第三方商家之間存在合作銷售、利潤分成等合作關系。在高坤訴京東叁佰陸拾度公司、京東貿易公司、中海云天公司侵犯商標權糾紛一案中，京東貿易公司在提供配送、收款服務時，提供倉儲服務并按照銷售毛利一定比例收取費用，而中海云天公司負責向京東貿易公司提供涉案嬰兒服商品，雙方就涉案商品的銷售定期結算。法院認定二者存在合作關系，構成共同侵權。而倘若平臺僅提供代收貨款、運輸、倉儲等服務而未參與商品銷售，亦未從中獲得利益分成，則不屬于直接侵權。

第二，間接侵權責任。電商承擔間接侵權責任包括幫助侵權的連帶賠償責任、就損害擴大部分應承擔的連帶賠償責任。在電商僅提供在線銷售信息平臺、不參與實際銷售及利潤分成的情況下，也可能因存在過錯而承擔侵權責任。前者需考慮電商是否“明知”或“應知”第三方商家利用其網絡服務實施侵權行為而未采取合理措施，后者則要考慮在權利人發送有效通知后，電商是否及時采取刪除、屏蔽等措施，否則需就損害擴大部分與第三方商家承擔連帶責任。

（2）電商平臺間接侵權的主觀過錯判斷

電商平臺對平臺經營者的資質應當進行必要的事先審查，但對其并未參與銷售、分成的商品是否存在商標侵權行為并不負有事先的主動審查義務。但當有確切證據能夠證明電商平臺存在應知或明知他人利用其平臺實施侵權行為時，其仍要承擔責任。調研認為，電商平臺的“明知”或“應知”應包括如下方面：①電商平臺基于自身應具備的管理信息條件、經營能力及技術可能性，未采取任何預防侵權措施及相應合理措施；②被控侵權交易信息位于網站、欄目首頁或網站頁面明顯可見位置；③電商平臺通過人工或者自動方式對被控侵權交易信息采取了編輯、選擇、整理、排名、推薦或修改等；④權利人的通知足以使電商平臺知道被控侵權交易信息或交易行為通過其網絡服務進行傳播或者實施；⑤電商平臺針對相同網絡賣家的重復侵權行為或同一侵權信息并未采取相應合理措施；⑥被控侵權交易信息中存在明確表明未經商標權利人許可的網絡賣家自認；⑦以明顯不合理價格出售或提供知名商品、服務；⑧電商平臺從被控侵權交易信息的網絡傳播或交易行為中直接獲得經濟利益；⑨電商平臺知道被控侵權交易信息或交易行為侵害他人注冊商標專用權的其他因素。如在呷哺呷哺公司訴窩窩團公司、石家莊呷哺公司侵犯商標權一案中，法院認為窩窩團公司作為團購網站，注意義務應限制在合理范圍內，其對石家莊呷哺公司的經營資質、商品等進行了一定審核，并在收到起訴書后及時下線，已盡合理注意義務，不承擔賠償責任。

（二）網絡商標使用之免責免賠情形

前面我們提到，并非所有的商標使用都要承擔商標侵權損害賠償責任。司法實踐中，常見的網絡商標使用免責、免賠情形主要有：

1、在先使用的判斷標準

《商標法》第59條第3款規定了商標在先使用的問題。即如使用人能夠證明其在商標注冊權利人之前已使用了商標，且該使用已具有一定影響，可豁免商標侵權責任。一般認為，使用人需要符合以下四方面要件：（1）使用時間必須在權利人申請注冊商標之前，而非商標核準注冊之日。（2）構成商標意義上的使用。即該使用必須面向社會公眾，與具體商品或服務相結合，起到區分商品或服務來源的作用。（3）具有一定影響力。即相關商標具有一定的持續使用時間、區域、銷售量或廣告宣傳等，從而使一定范圍內的公眾知曉該商標，進而對商品來源加以區分。（4）附加適當標識。即便使用人使用他人注冊商標，符合在先使用并具有一定影響力的法律要件而被豁免侵權，但基于防止混淆的立法目的，在權利人要求的情況下，使用人仍負有附加區分標識以防止混淆的法律義務。在我院審理的李育武等訴歐萊雅公司、百度公司侵犯商標權案，原告搶注了契爾氏商標，歐萊雅公司在百度推廣中使用契爾氏作為關鍵詞，法院考慮到互聯網互聯互通的情況和歐萊雅公司在臺、港以及大陸網上對契爾氏的使用情況，認定屬于在先合理使用，不會引起混淆，駁回了原告的訴訟請求。

2、正當使用的判斷標準

《商標法》第59條規定了商標的正當使用。正當使用需滿足客觀上屬于描述性使用、主觀上具有善意使用意圖，且使用行為未超過合理限度。具體而言：（1）描述性使用。即注冊商標為商品的通用名稱、圖形、型號，或者用以描述商品的質量、主要原料、功能等特點或為地名。（2）善意使用。使用人的使用意圖須為善意，若使用人雖意在描述其商品或服務特征，但存在明顯搭便車、傍名牌、意圖使公眾對商品來源產生混淆的故意，則不構成正當使用。（3）使用方式合理。即使用人對商標的使用不能超過合理限度。是否具備合理性，可以從商標使用的具體方式上判斷，如是否與自有商標一同使用，以將自有商標作為區別來源的標識；在使用地名時，是否明確標注了來源產地，而非以較大字號突出顯示地名，以造成與他人的地名商標相混淆等。當然，網絡商標使用方式的合理性問題，還需要考慮網絡用戶的消費習慣，以此判斷是否存在混淆的可能性。如東阿阿膠公司曾起訴姿美堂公司在京東商城銷售商品時使用“東阿阿膠”字樣即行宣傳侵犯了其商標權，一、二審法院均認為姿美堂公司在網站標題中對東阿阿膠文字的使用系對商標中描述性信息的正當使用，亦不會造成混淆，不構成商標侵權。

三、涉網絡商標侵權案件的

風險預測與應對建議

（一）App應用和微信公眾號的假冒問題及其應對

隨著各種服務類App應用及微信公眾號的普及，這兩類產品面臨著被仿冒的極大風險。而目前兩類產品的準入門檻較低、無需實質審核即可上線運行，而不少App、微信公眾號上標注的經營者僅為拼音人名或英文簡稱，準確性、指向性很差。一般而言，對App和微信公眾號經營者的確定有兩種途徑：產品中標注的經營者信息及平臺中登記備案的信息。在目前產品標注信息模糊、平臺對經營者信息審核備案不嚴的情況下，一旦發生侵權，法院首先面臨的是經營者難以確定的問題。本文建議從以下方面加強監管及處置：1、設置App及商業類微信公眾號的登記備案制度；2、平臺要嚴格審核準入制度，事先審核經營者身份證件、工商材料等，只有用戶上傳的身份證明與相關政府機關的數據庫核對一致的情況下，相關App、公眾號才可上線運行；3、對有商標侵權嫌疑的App及公眾號及時做出下線、通知擔保或反擔保等處理。

（二）互聯網金融平臺的傍名牌問題及其應對

隨著互聯網金融的飛速發展，越來越多的金融平臺對O2O運營模式青睞有加。互聯網金融產品的優勢在于充分運用網絡的融資便捷性、具有較高的投資回報率，但網貸征信體系的先天不足及信用認證的不完善所引發的產品信用風險不容忽視。而網絡金融產品一旦搭上知名商標的便車，容易造成社會公眾對服務來源的混淆或誤認并基于對名牌的信任參與到融資之中，進而引發大范圍的金融風險。因此我們建議對金融產品的上線，平臺應具有更高的審核注意義務，不僅要嚴格進行開發者、運營者資質的審核，更要對金融App應用名稱是否存在傍名牌的侵權可能性承擔更大的注意義務，在接到通知后及時采取必要措施，同時，相關金融主管部門必須切實加大對此類APP的監管力度。

（三）C2C模式下電子商務平臺假冒商品泛濫問題及其應對

C2C模式下的電子商務平臺上充斥假冒商標商品的情況一直屢禁不止，在大部分案件中，電子商務平臺都未被判決承擔賠償責任，但也有平臺曾因審查不嚴而受到懲處。不容忽視的是，有時平臺對于惡意的商標侵權投訴難以有效識別，容易產生誤傷合法經營者的情況。我們認為，雖然法院可在司法層面就個案來認定平臺的過錯及侵權責任，但僅靠個案訴訟的方式確實難以解決電商平臺假冒商標泛濫的問題，C2C模式的特點導致電商平臺確實存在操作層面的極大困難。因此，本文建議嘗試通過技術手段來促進問題的解決，如采取價格過濾機制、大數據分析誠信記錄等方式來加強對商標侵權行為監控的準確性、及時性。雖然價格過濾機制的設立，存在價格設定區間不好確定的困難和錯殺的可能性，大數據分析誠信記錄方式亦可能產生一定誤判，但畢竟相關技術手段的探索和完善需要一個過程，而技術手段可能成為預防、制止商標侵權的有效方法和發展方向。同時，建議引入正品保險制度，即由電商平臺與保險公司合作，引導商戶參與投保，在商戶被投訴或因售假被投訴后，保險公司相應提高商戶投保金額，以經濟手段增強不誠信商戶的經營成本。

（四）網絡商標侵權判賠數額、訴訟禁令問題及其應對

絕大多數網絡商標侵權案件都是法官通過法定賠償方式來酌定判賠數額的，且判賠數額不高，無法有效保護商標權人的利益。而這種現象的發生根源在于原告的舉證不利，因此權利人必須增強舉證意識、提高舉證能力，在必要時申請法院調查取證。而法院對于原告提出的合乎條件的證據保全申請，應及時做出保全措施或履行調查取證職責。另外，通過法院頒發訴訟禁令的方式，可有效減少侵權人惡意拖延訴訟的現象，破壞其“以時間換市場”的策略，更好的保護商標權人。今后，法院需要在調查取證、證據保全、提高侵權判賠標準、頒發行為禁令方面邁出更大的步伐，以切實加強知識產權保護力度。