從創(chuàng)造性審查淺議發(fā)明的“層次”

姜小薇

從創(chuàng)造性審查淺議發(fā)明的“層次”

姜小薇★

在創(chuàng)造性審查過程中，常會出現(xiàn)審查員檢索到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)較申請所記載的背景技術(shù)而言更接近該申請技術(shù)方案的情況，而申請人常常采取的應(yīng)對措施是通過保護范圍限縮的方式進一步請求保護一個小的范圍。此時，在評價范圍經(jīng)限縮的權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性時，原始說明書中對其進行的客觀記載顯得尤為關(guān)鍵。即如果一項發(fā)明是大中有小的層疊關(guān)系，那么在專利申請文件的撰寫過程中，一定要明確地體現(xiàn)出層次感。

創(chuàng)造性 背景技術(shù) 最接近的現(xiàn)有技術(shù) 發(fā)明的層次

一、從對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的確定引出的撰寫問題

在使用“三步法”判斷專利申請創(chuàng)造性的過程中，3個步驟分別為：①確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；②確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；③判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：172-173.

申請人在撰寫專利申請文件所遵循的基本行文順序，與三步法有相近之處。首先，申請人在專利申請文件中會對背景技術(shù)進行簡要介紹，相當(dāng)于給出最接近的現(xiàn)有技術(shù)；其次，專利申請文件會載明該發(fā)明與背景技術(shù)相比的改進之處，相當(dāng)于明確了區(qū)別特征所在，進而申請文件中會說明這種區(qū)別會帶來何種技術(shù)效果，解決何種問題，通常會列舉具體實施方式來體現(xiàn)和證實該申請所取得的技術(shù)效果。

將判斷創(chuàng)造性的“三步法”和專利申請文件的行文順序比較可以看出，使用“三步法”評價創(chuàng)造性時，得出該申請不具備創(chuàng)造性的結(jié)論可以分為以下兩種情形：①專利申請文件載明的背景技術(shù)確實是審查員所確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但審查員認為要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，即區(qū)別特征所帶來的技術(shù)效果和所解決的技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，申請人對其發(fā)明“高度”的估計有失偏頗；②審查員通過檢索重新確定了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，比申請人定位的背景技術(shù)更接近該申請的技術(shù)方案，該申請與現(xiàn)有技術(shù)之間存在的區(qū)別特征就相應(yīng)發(fā)生了變化，在多數(shù)情況下，其實際解決的技術(shù)問題會隨之變化，如果審查員認為在其確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不用付出創(chuàng)造性勞動即可引入該區(qū)別來解決其實際解決的技術(shù)問題，則認定發(fā)明不具備創(chuàng)造性。最接近的現(xiàn)有技術(shù)的重新認定可能導(dǎo)致客觀技術(shù)問題比申請原始設(shè)想的要低。這樣的案例包括原始設(shè)定的問題是提供一種改進的產(chǎn)品、過程或方法，但是通過檢索并沒有證據(jù)證明請求保護的主題相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有所提高，而且，也沒有證據(jù)證明其與相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)有很大差距。問題就被重新確定為提供一種替換產(chǎn)品、過程或方法。②Guidelines for Examination in the EPO，Part G-Chapter Ⅶ-4，2014.11.針對這樣的審查意見，申請人常常會在請求保護的原始大范圍中進一步限定出一個小范圍，并主張這樣的小范圍是最優(yōu)選的，比其他已經(jīng)放棄的技術(shù)方案的效果更為優(yōu)異，但是，這樣的主張是否能被接受呢？這就引出了本文所要討論的重點——在申請文件的撰寫過程中，要注意發(fā)明的層次。

二、從具體案例認清發(fā)明層次的重要性

【案例1】

某申請的權(quán)利要求1為：

1.一種苯乙烯系樹脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和/或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

該申請說明書中載明的背景技術(shù)僅具有（A）、（B）兩個技術(shù)特征，說明書聲稱該申請的改進之處是加入改性苯乙烯系聚合物和/或聚碳酸酯系接枝聚合物能夠改善組分（A）和（B）的相容性，從而提高組合物的機械性能。具體實施方式部分記載了加入（c1）和/或（c2）組分之后與不加入這兩種組分的樹脂組合物機械性能的比較數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表明（c1）和/或（c2）組分確實能改善組合物的機械性能。此外，說明書中記載了組分（D）是著色劑等其他常用添加劑。

審查員通過檢索在“第一次審查意見通知書”中確定對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對比文件1的技術(shù)方案中也涉及一種苯乙烯系樹脂組合物，其與權(quán)利要求1的技術(shù)特征逐一比較之后，在公開了含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物。因此，二者的區(qū)別特征就在于權(quán)利要求1還是用了其他添加劑（D）?；谶@一區(qū)別，該申請實際解決的技術(shù)問題就是如何改善組合物其他方面的特性，例如色澤。

可見，這種情況就屬于審查員確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。與該申請載明的背景技術(shù)相比，現(xiàn)有技術(shù)距該申請更近了一步。由于在樹脂組合物中使用著色劑等其他添加劑是本領(lǐng)域常用的，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易根據(jù)需要選擇加入這些其他的添加助劑，因此，審查員得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

然而，在答復(fù)“第一次審查意見通知書”時，申請人將權(quán)利要求1改為下述權(quán)利要求：

1.一種苯乙烯系樹脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

申請人為什么要刪除“或”的技術(shù)方案，保留“和”的技術(shù)方案呢？事實上，在該申請的說明書里，申請人特別提及了“通過合并添加（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物，可以降低相分解的相間的界面的自由能，因此可以容易地控制兩相連續(xù)結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)周期、分散結(jié)構(gòu)中的分散粒子間距離，可以提高樹脂組合物的機械特性等”，并且在實施例中提供了同時使用（c1）和（c2）與擇一等量使用（c1）或（c2）的效果對比數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)證實了同時使用（c1）和（c2）比擇一等量使用（c1）或（c2）的效果有顯著提高。審查員經(jīng)過再次檢索，沒有檢索到同時使用組分（c1）和（c2）的技術(shù)方案，因此認可了該申請的創(chuàng)造性。

從上面的案例可以看出，有時發(fā)明創(chuàng)造是分“層次”的。只有全面記載發(fā)明的全貌才能使申請人的權(quán)利得到充分的保護。如果上述發(fā)明的專利申請文件中并未記載同時使用（c1）和（c2）所取得的協(xié)同作用，那么審查員會認為對比文件1已經(jīng)公開了使用（c1）或（c2），本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到同時使用組分（c1）和（c2），從而不認可該申請的創(chuàng)造性。

下面，我們可以從另外一個案例看看如果撰寫時忽略了發(fā)明的層次而導(dǎo)致的結(jié)果。

【案例2】

某申請權(quán)利要求1為：

1.一種共軛二烯烴1/共軛二烯烴2/單乙烯基芳烴的三元無規(guī)共聚物的制備方法，其特征在于該三元無規(guī)共聚物中二烯烴單元的側(cè)基結(jié)構(gòu)含量低，其中聚合物中二烯烴單元的側(cè)基結(jié)構(gòu)含量為8%～15%，該方法包括如下步驟：

1）在惰性氣體環(huán)境下采用有機鋰為引發(fā)劑，以堿金屬醇鹽為助引發(fā)劑，在一種或多種烴類溶劑中，不使用路易斯堿類極性添加劑作為結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑，進行共軛二烯單體1/共軛二烯單體2/單乙烯基芳烴單體共聚合，堿金屬醇鹽的用量基于活性鋰的摩爾比為0.025～0.2；其通式為：

R1（R2）（R3）COM（1）

通式（1）中M為堿金屬；R1為C4～C20烷基，C3～C20環(huán)烷基或環(huán)烯基；R2與R3為直鏈或帶支鏈的C1～C5的烷基……

該申請說明書中記載了其技術(shù)重點在于使用了有機鋰與堿金屬醇鹽的二元引發(fā)體系，其載明的背景技術(shù)是僅使用堿金屬醇鹽作為住引發(fā)劑，而沒有披露有機鋰與堿金屬醇鹽的共用，該申請說明書中強調(diào)了上述二元引發(fā)體系可以實現(xiàn)三元共聚物的無規(guī)共聚，并且盡量減少了二烯烴結(jié)構(gòu)單元的側(cè)基含量。

然而，審查員在檢索的過程中，檢索到了使用有機鋰與堿金屬醇鹽的二元引發(fā)體系用于多種烯烴共聚的對比文件1，并以此作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評述該申請不具備創(chuàng)造性，該對比文件1的實施例載明的實驗數(shù)據(jù)證實了其具有與該申請相近似的技術(shù)效果。此時，申請人主張，其具體發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀的效果明顯優(yōu)于其他堿金屬醇鹽的效果。經(jīng)核實，其幾組實施例確實都只使用了松油醇鉀一種堿金屬醇鹽，但在原申請中并沒有記載過松油醇鉀相對于其他堿金屬醇鹽的優(yōu)異之處，也沒有任何比較數(shù)據(jù)能夠證明這一主張，加之對比文件1中使用的堿金屬醇鹽的結(jié)構(gòu)也與松油醇鉀相近似，因此，審查員沒有支持申請人的主張。

從這個案例可以看出，雖然該申請的實施例都是圍繞松油醇鉀進行的，隱約能看出其重要性，但是在原申請中并沒有對其進行明確的記載。如果在后續(xù)審查過程中再提出這一主張，在缺乏證據(jù)支持的情況下，那么是不能被認可的。在該案中，即使申請人嘗試通過提交補充實驗數(shù)據(jù)的方式主張這一效果，實驗數(shù)據(jù)也不一定能被接受，需要依據(jù)不同的具體情況具體對待。假設(shè)申請人確實在申請日之前就已發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀的優(yōu)異之處，那么該申請實際上應(yīng)當(dāng)分為兩個層次：一是發(fā)現(xiàn)了有機鋰與堿金屬醇鹽并用的二元引發(fā)體系效果好；二是在前一層次的基礎(chǔ)上又發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀比其他堿金屬醇鹽效果更好。然而，在撰寫的過程中，申請人在說明書中沒有對發(fā)明中客觀存在的第二個層次進行闡述和驗證，加之其選擇的背景技術(shù)并不是真正意義上最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這就很可能導(dǎo)致其權(quán)利不能得到應(yīng)有的保護。

三、總結(jié)、分析撰寫中如何把握發(fā)明的層次

申請人和審查員所確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是他們評判技術(shù)方案創(chuàng)造性時的“立足點”，立足點的不同導(dǎo)致他們對技術(shù)方案有不同的評價。在撰寫專利申請文件的過程中，首先需要做好專利查新工作，確?！傲⒆泓c”的正確；其次，需要展現(xiàn)發(fā)明全貌，撰寫時把握好發(fā)明的“層次”，并以翔實的數(shù)據(jù)進行佐證，這樣，能夠避免申請人不必要的權(quán)利喪失。具體撰寫時，可注意以下幾點：

（1）發(fā)明的層次不僅僅體現(xiàn)在權(quán)利要求中，最為重要的是需要在說明書中理清發(fā)明的層次，推薦使用以下用語描述發(fā)明的技術(shù)效果和解決的技術(shù)問題：本申請一方面在于……另一方面在于……本發(fā)明還在于……。

（2）說明書立足于背景技術(shù)，將不同層次的技術(shù)效果使用“剝筍式”的層層遞進方式分別進行闡述，井井有條，層次分明。

（3）多使用對比例來體現(xiàn)不同特征的技術(shù)效果，尤其多提供一些僅有一兩個變量的平行對比實驗，從而充分證明這一兩個變量能為技術(shù)方案帶來何種更佳的技術(shù)效果，當(dāng)這一兩個變量恰恰就是區(qū)別特征時，這種實驗結(jié)果將成為申請具備創(chuàng)造性的最好證據(jù)。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會。