從一個經典判例看日本特許廳對權利要求解釋的相關規定

王海玲

從一個經典判例看日本特許廳對權利要求解釋的相關規定

王海玲★

在專利審查實踐以及專利行政訴訟和侵權訴訟中，都需要確定權利要求用語的含義，以清楚、明確地確定/解釋權利要求的保護范圍。本文通過一個具體判例介紹日本特許廳和日本最高裁判所在確定權利要求范圍時，說明書和附圖能否用于對權利要求用語解釋的相關做法，梳理了相關的法條及發展脈絡，強調了權利要求中用語解釋的重要性，給專利審查實踐和專利申請文件的撰寫提供參考。

權利要求 用語 解釋 判例

日本現行專利法規定，說明書和附圖是解釋權利要求的主要參考依據，在解釋專利權利要求時，可以參考說明書和附圖。除了說明書和附圖外，還可參考其他因素來確定權利要求中用語的含義。例如參考字典等專業書籍，考慮申請時的現有技術狀況，參考專利申請檔案等。

日本學術界認為，解釋專利權利要求應堅持以下指導思想。

專利權對發明的保護，是在發明人創造、認識和公開的技術思想的范圍內，在申請人申請授予的請求范圍內給予的。這種技術思想的公開和授予專利的申請，是通過提出說明書來進行的。專利權利要求的解釋是對撰寫和提出專利權要求這一表示行為的客觀澄清，不是探求當事人內心可能隱藏的意思。權利要求是申請人要求授予專利的意思表示，應當對這一意思表示的全部內容進行合理、統一的理解。

一方面，不能忽視權利要求的解釋承擔著以下任務：向第三人公示專利權的效力及客觀范圍。因此，不能離開權利要求的文字記載來確定專利的技術范圍。說明書是向第三人公示發明內容的技術文獻。在專利侵權訴訟的過程中，應當重視專利的技術范圍。解釋超出權利要求文字記載范圍以外的內容，而對技術范圍進行主觀的解釋，這會損害日本專利法的權威性，違背日本專利法第70條的立法目的。

另一方面，在解釋權利要求時，專利的技術范圍的確定應當與專利的實質價值對應起來。也就是說，作為技術問題的解決手段而創造的專利，與在先技術相比具有一定的進步性，從這一點上進行考查，應當對這一發明值得保護的程度進行實質性評價，以確定專利的技術范圍。例如，如果專利的全體就是公知技術，或者通過文字解釋發現權利要求包含公知技術，專利權的效力不及公知技術。公知技術本來是人人可用的，如果將公知技術包括在專利權下，會違背日本專利法的立法目的。

解釋權利要求，首先應當非常注意專利權的技術方面的特殊性。其次，專利權是私權，不能忘記對其他私權的解釋規則同樣適用于對專利權利要求的解釋。該法條指出解釋權利要求時應當參考說明書和附圖。在1994年日本專利法第70條“專利發明的技術范圍”修改前，最有影響的判例是1991年3月8日，日本最高裁判所對lipase（脂酶）案件作出的判決。本文以該判例為基礎，介紹了日本特許廳、東京高等裁判所和日本最高裁判所在確定權利要求范圍時，說明書和附圖能否用于對權利要求用語解釋的相關做法，對于日本專利法第70條和第36條的發展進行深入的分析，以提供在專利審查實踐和專利申請文件撰寫中對權利要求用語的解釋進一步理解和把握。

一、判例介紹

該案涉及使用Ra lipase（脂酶的一種類型）診斷高血脂的方法，權利要求使用lipase進行診斷，而說明書中僅提及使用lipase的一種即Ra lipase進行測定，來達到聲稱的技術效果。日本特許廳及其復審委員會均作出駁回決定，東京高等裁判所撤銷了日本特許廳的決定，認為根據說明書的描述，權利要求中的lipase應當解釋為Ra lipase。日本最高裁判所認為東京高等裁判所對該案的必要特征部分解釋有誤，有否定該部分創造性的違法行為，撤銷東京高等裁判所的錯誤判決，發回重審。

該案權利要求如下：

一種甘油三酯的測定方法，其特征在于通過使用lipase作為酵素的甘油三酯皂化反應，測量游離的甘油三酯的情況下，實施羧酸和碳原子數10～15的烷基堿金屬或堿土金屬-烷基硫酸鹽的皂化反應。

東京高等裁判所認為：①該案說明書中記載的測定方法是利用脂酶與甘油三酯的皂化反應測定游離甘油三酯；②說明書的測定方法中，除Ra lipase以外的脂酶不能像Ra lipase一樣，具有在允許時間內完全分解甘油三酯的能力，使用它們測定游離甘油三酯是不合適的，不能用于解釋權利要求中所包含的lipase的含義；③說明書中詳細記載了lipase的含義為ra lipase；④說明書實施例部分通過使用Ra lipse來對現有測定方法進行改良。

然而日本最高裁判所不認可上述觀點，認為權利要求中沒有關于皂化反應使用Ra lipase的記載，權利要求的lipase不能解釋成Ra lipase。該申請為現有測定方法的改良發明，這種改良后的技術方案證明只能使用Ra lipase才能實現有效測定。在該申請技術領域中，用Ra lipase以外的脂酶進行測定不屬于本領域的公知常識。說明書只使用了Ra lipase，權利要求中的lipase不能用Ra lipase進行限定。東京高等裁判所將權利要求中的lipase解釋為Ra lipase存在錯誤。根據日本專利法第29條第1～2款，發明審查是新穎性、創造性的審查，是否具備新穎性、創造性是審查的前提，采用Ra lipase限定是該申請具備創造性的前提。

其中日本最高裁判所的判決從以下四點來說明東京高等裁判所的判決缺乏論據：①日本特許廳與申請人的爭議在于申請人所摘錄的該案說明書中的“公知方法”僅在申請人內部所公知。該案是現有技術中測量方法的改良方法，權利要求中沒有對lipase進行限定，也沒有記載皂化反應時使用Ra lipase，僅在說明書記載使用Ra lipase。該案以使用Ra lipase為前提，東京高等裁判所的判決是沒有任何根據的，是錯誤的判決。②根據現有測量方法的記載，該案發明人認為Ra lipase以外的lipase在Ra lipase允許的時間內不具有完全分解甘油三酯的能力，不適于測量游離的甘油三酯。進而推斷不是所有的脂酶，也就是權利要求中記載的“lipase”，都適于測量。該案中使用Ra lipase分解甘油三酯是意外發現，其他脂酶特別是公知的胰脂酶就不合適。因而，將權利要求中的lipase解釋為包含lipase的一類物質是不合適的。③該案說明書記載的lipase都是指Ra lipase，Ra lipase在甘油三酯的分解中有效，能夠節省皂化時間，降低成本，其他有效的脂酶均沒有記載在說明書中。④該申請作為現有測量方法的改良技術方案，只能使用Ralipase來實現測定。綜上所述，權利要求中沒有用Ra lipase對lipase進行限定，考慮說明書的記載，東京高等裁判所將權利要求中的lipase解釋為Ra lipase，是基于對該案說明書的誤解，其論據有缺陷，判決違法。

二、判例分析

lipase案判決書明確指出：“本案訴訟的要旨應當根據權利要求的記載來確定，除非有特殊情況。專利說明書的詳細描述，也只有在特殊的情況下予以考慮，例如，權利要求的記載不能通過單一且清楚的方式理解，或者與專利說明書中的描述相比，一眼看上去權利要求的記載有明顯的錯誤。”該案涉及權利要求的范圍與說明書記載之間的關系。日本最高裁判所通過該案對參考說明書和附圖進行權利要求解釋的條件進行了限定，提出了參考說明書的條件，即在一般情況下，并不考慮說明書，只有在特殊的情況下，才參考說明書。

lipase案作為知識產權的確權案件，涉及認定發明要點時對權利要求的解釋，也就是確定申請人想要獲得的權利要求的范圍。申請人有權設定權利要求的保護范圍，申請人想通過說明書的限定來使得權利要求保護范圍變寬。但是，在權利要求保護范圍設置較寬的情況下，想通過說明書的內容來要求一個較窄的權利要求的保護范圍，日本最高裁判所是不認可的。同時日本最高裁判所在判決書中進一步強調了參考說明書的條件，即只有在特殊情況下才能參考說明書。東京高等裁判所判決時之所以要參考說明書進行解釋，主要在于與現有技術區分開來。

日本最高裁判所的判決是在日本專利法第70條第2款的出臺前作出的，并且該判決是針對行政案件作出的，它不能約束下級法院，讓下級法院只有在特殊情況下才參考說明書對權利要求中的用語進行解釋。在該案判決后的1994年，日本專利法的修改增加了現行法第70條的第2款“在上述情況，在解釋專利權利要求范圍記載的用語的含義時，應參考專利申請書附屬的說明書以及附圖”。即該法條指出解釋權利要求時應當參考說明書和附圖。日本專利法第70條第2款涉及與侵權訴訟有關的權利要求的解釋。在侵權案件中，參考說明書并不以是否存在“有沒有明確的唯一的含義”為條件，而應該直接參考說明書的記載。因此，參考說明書和附圖解釋權利要求中的用語，不需要特定的條件。

日本專利法中涉及權利要求解釋的法條為第70條和第36條。第36條的標題是“發明申請”，該條規定了專利申請時應當提交的文件，其中第1～4款規定專利申請文件所應包含的內容。受lipase案的影響，平成六年（1994年）日本特許廳對專利法第36條第5款、第6款也進行了修改，將第5款的內容由“想要獲得專利權的發明，權利要求的范圍不可缺少構成發明的特征”，修改為“想要獲得專利權的發明，權利要求的范圍中必須記載構成發明的與現有技術有區別的全部的特征”。

“權利要求的范圍”最重要的意義或功能在于，公告說明書中所記載的發明和專利權人受保護的、能夠行使權利的、權利要求限定的范圍。對于“權利要求的范圍”，日本特許廳的原要求是，要通過對發明的詳細說明，適宜地記載所要求的發明的范圍，而“專利權利要求的范圍”，僅是一種賦予專利權利的預想，一旦基于上述前提進行防守的話，要參考說明書中關于發明內容的詳細說明，也要參考本領域技術人員對技術用語的解讀，依照專利申請的范圍，給予發明人以專利保護的范圍。由于考慮對該技術用語的解釋不應以超出說明書的解釋范圍為前提，就可能不會對第三方的權利產生不當的侵害。

日本專利法第36條是對說明書和權利要求書撰寫的要求，日本專利法第70條是關于專利保護范圍以及權利要求解釋的基本規定，其明確了發明的技術范圍必須根據權利要求的范圍的記載來確定，因此，對于發明的詳細說明部分記載的內容，而權利要求范圍中并沒有記載，這部分內容是不包括在專利發明要求的保護范圍內。第36條和第70條相結合，構成了解釋權利要求、確定專利保護范圍的法律依據。第70條的規定受制于第36條的規定，特別是第5～6款。

三、結 語

日本最高裁判所的裁決促使了對日本專利法相關條款的修改，進而凸顯了日本專利法對于權利要求范圍的記載的重視程度，有利于提高授權質量，防止權利要求獲得不當利益。對比來看，我國《專利法》和《專利審查指南》①《專利審查指南》（2010版）之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達方便，統一稱為《專利審查指南》。也作了相關規定，如專利權的范圍應以權利要求記載的全部內容作為基礎，使用說明書和附圖作為解釋依據；權利要求的用語的定義按一般、通常的含義解釋，不能考慮實施例進行限定等。總之，對權利要求的解釋是在每一個專利侵權案件中都會出現的問題。專利權利要求的解釋決定企業的興衰。權利要求解釋的目的在于澄清權利要求中的含糊不清之處和調和專利權人與社會公眾之間的利益沖突。如果專利審查員在專利審查實踐以及專利代理人在專利代理的撰寫中能切實把握這一點，那么在后續的無效和侵權判決過程中就能夠有效節約司法程序，避免浪費司法資源。

［1］秋山 佳胤.我が國における特許クレーム解釈に関する規定［EB/OL］.［2016-07-25］.Http//www.lotus-of fi ce.net/claim.pdf.

［2］清川 寬.わが國における知的財産権を巡る動向とその評価（90 年代後半以降のプロパテント化の評価－特に特許制度について－）［EB/OL］.［2016-07-25］.Http//www.rieti.go.ip/publications/dp/06j060.pdf.

［3］閆文軍.專利權的保護范圍［M］.北京：法律出版社，2007：251-253.

國家知識產權局專利局光電技術發明審查部。