淺議專利授權確權案件中公知常識的舉證問題

高 菲 張 劍

（100088 國家知識產權局專利局通信發明審查部 北京）

淺議專利授權確權案件中公知常識的舉證問題

高 菲 張 劍

（100088 國家知識產權局專利局通信發明審查部 北京）

一、引言

目前在專利授權確權行政案件的審理中，關于公知常識的舉證問題一直是重點和難點，也面臨很多突出的問題，專利申請人、代理人、無效宣告請求人、審查員和法官由于身份不同，在實踐過程中不免會從各自的角度出發，存在不同的觀點，從而給專利授權確權行政案件的審理帶來較大的困擾。

本文中，筆者試圖基于平衡聽證原則和專利審批的效率原則，具體分析在專利授權確權案件中公知常識的舉證責任和舉證方式等問題，以期對專利授權確權行政案件中涉及公知常識舉證問題的審查有所裨益。

二、專利授權案件

在專利授權案件中，審查員負責對本專利申請是否具備創造性的認定收集證據，并就創造性的有關事實和意見向申請人發出通知，申請人可以根據審查員的意見進行解釋并補充相應的證據。在經過專利復審委員會的復審程序后，如果專利申請人仍然不服則可以提起行政訴訟，按照行政訴訟法的規定，專利復審委員會應當對其做出的駁回決定的合法性提供充分的證據。

在專利實質審查以及專利復審程序中，行政相對人，即專利申請人為單方當事人，通常來講，其在技術水平和舉證能力上是要優于審查員的，也具備證據優勢。審查員對公知常識舉證的主要方式是對現有技術進行檢索，而審查員理解發明和現有技術以及對申請人提供的反駁意見進行判斷的能力與其專業知識密切相關。實際上，許多審查員并不具備從事科學技術研究工作的實踐經驗。即使一些審查員曾經具備這樣的經驗，也會因為離開科學技術研究工作，隨著科學技術的發展而對其變得相對陌生。另一方面，專利行政機關也并不配備各種技術領域的試驗測試設備，以便對申請人提出的技術方案和有關證據進行驗證。因此，審查員對公知常識的舉證能力是相對有限的。

與之相對的是，申請人能夠指定專家來進行必要的試驗，提交書面證據來對某個技術特征是否為公知常識進行舉證。也就是說，在專利授權程序這一單方相對人的程序中，只要申請人正面證據比反面證據更有力，則行政執法人員就可以根據正面證據做出行政決定，這是有利于申請人的。

正是基于這種認知水平和舉證能力的不對等，筆者認為，在專利授權案件中，尤其是更加注重效率優先的實質審查過程中，行政審批機關與申請人應當承擔有差別的舉證責任。行政審批機關可以優先通過“充分說明”來證明公知常識，而如果申請人對審查員的上述認定存在不同意見，應當提供“證據”或更有說服力的“理由”或者來質疑或反駁審查意見。

而對于專利授權案件中專利復審委員會在依職權認定相關技術特征為公知常識時，是否應當提供證據來舉證的觀點在實際工作中存在多種不同的觀點。

筆者認為，專利復審委員會的復審程序是申請人的一道救濟程序，除了效率優先之外，也應注重公平原則，其在依職權認定相關技術特征為公知常識時，應當優先通過證據舉證的方式來說明。但是，如果要求專利復審委員會在專利授權案件中對認定的所有公知常識都證據舉證，實際工作中存在較多障礙，其中，聽證原則與專利審批的效率之間、專利授權確權案件的數量急劇增加與審查員的數量較少之間的矛盾非常突出。在這種情況下，筆者認為應當可以允許專利復審委員會在一些情況下通過“充分說明”的方式來證明公知常識，建議在專利授權程序的復審程序依職權引入公知常識時，建立以證據舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識舉證方式。同時，如果專利復審委員會在依職權認定公知常識的情況下，未給予對方當事人陳述意見的機會，違反了聽證原則，那么在后續審查程序中，法院應當保證合法性審查的權威，撤銷專利復審委員會作出的駁回決定。

即在專利授權案件中，應當由行政機關承擔舉證責任，其舉證的方式包括“充分說明”和證據證明兩種方式，行政審批機關可以優先通過“充分說明”來證明公知常識，而如果申請人對審查員的上述認定存在不同意見，應當提供“證據”或更有說服力的“理由”或者來質疑或反駁審查意見。在復審案件依職權引入公知常識時，建立以證據舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識舉證方式。

三、專利確權案件

在專利確權案件中，首先由無效宣告請求人提交證據證明本專利不具備創造性，專利權人在專利復審委員會轉送相關證據后，可以根據對方的證據提交反證，雙方的證據都提交到專利復審委員會，由專利復審委員會根據雙方證據做出居中裁判。但是，專利授權后要被認定無效，應當有充分的證據支持，因此，在類似訴訟的無效宣告審查案件中，無效宣告請求人承擔了結果意義上的舉證責任。但在無效決定做出后，如果行政相對人，即專利權人或者無效宣告請求人提起行政訴訟，則專利復審委員會應當證明其做出的行政行為是有充分證據的，專利復審委員會應當承擔結果意義上的舉證責任。

在專利無效宣告請求審查程序中，行政相對人為雙方當事人，該程序是基于請求人的請求啟動，審理的是雙方當事人之間的爭議，具有雙方當事人平等對抗、專利復審委員會居中裁決的性質和特點。此時，雙方當事人理論上的認知能力和專業水平應當是沒有差別的，或者說雙方當事人與“本領域技術人員”這一法律擬制主體的水平的差異基本相同。因此，此時對雙方當事人來說，應優先考慮適用“誰主張誰舉證”的原則。如果當事人主張某技術手段是公知常識的，對其主張承擔舉證責任。當該當事人未能舉證或未能充分說明，對方當事人又不予認可時，專利復審委對公知常識的主張將不予支持。雙方當事人可以自行決定采用哪一種舉證方式——充分說明或者提供證據證明，但同時也應承擔因選擇不同方式導致證據力不同而導致的結果。

此外，《專利審查指南》第四部分第三章規定“專利復審委員會在無效審查時，可以依職權認定技術手段是否為公知常識，并可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等公知常識性證據。”

然而目前實踐中反映出來的問題是，進入訴訟的專利授權確權案件中，專利復審委員會對依職權引入的公知常識往往沒有文獻支持，通常僅僅是“說明理由”，這是行政機關“效率優先”的一貫做法，但也是近年來代理人反映比較大的一個問題。因此筆者認為，與在專利授權程序中的復審程序類似，當專利復審委員會在專利確權案件，即無效審查時依職權引入公知常識時，最好采用以證據舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識舉證方式。而作為后續程序的司法審查機關，要強調行政機關的舉證責任，對于那些應當充分說明而未說明，應當舉證而未舉證、確有可能影響行政相對人實體權利的被訴決定，應當依法予以撤銷。

另一方面，如果在專利行政機關已經履行了告知義務，即，當專利行政機關根據合理的技術上和科學的推理得出特定的事實發現以支持其公知常識的結論之后，申請人如果提出質疑，則應當給予更充分的理由說明或更有力的證據來支持其觀點。否則，如果申請人只是簡單陳述而沒有具體指出審查員的錯誤，即沒有對審查員斷言的事實為何不是公知常識的說明，屬于申請人沒有進行適當質疑，在這種情況下，申請人的意見也不會得到法院的支持。

四、結語

專利行政程序主要包括實質審查、復審、無效宣告程序。專利授權和確權案件中，公知常識的舉證責任有所不同，即，在專利授權案件中，應當由行政機關承擔舉證責任，其舉證的方式包括“充分說明”和證據證明兩種方式，行政審批機關可以優先通過“充分說明”來證明公知常識，而如果申請人對審查員的上述認定存在不同意見，應當提供“證據”或更有說服力的“理由”或者來質疑或反駁審查意見。在復審案件依職權引入公知常識時，建立以證據舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識舉證方式。而在專利確權案件中，無效宣告請求人承擔了結果意義上的舉證責任。但在無效決定做出后，如果行政相對人，即專利權人或者無效宣告請求人提起行政訴訟，則專利復審委員會應當證明其做出的行政行為是有充分證據的，專利復審委員會應當承擔結果意義上的舉證責任。在專利確權案件中，應優先考慮適用“誰主張誰舉證”的原則。雙方當事人可以自行決定采用哪一種舉證方式——充分說明或者提供證據證明，但同時也應承擔因選擇不同方式導致證據力不同而導致的結果。對于專利復審委員會在專利確權案件中依職權引入公知常識而宣告專利無效的情況。一律認可或以違反依請求原則而撤銷都是不妥的。筆者認為，對于滿足聽證原則，且公知常識的引入確實能夠導致專利權被宣告無效的，應當在判決中指出專利復審委員會依職權引入公知常識違反請求原則，但考慮到行政效率并防止程序空轉，法院在個案中予以認可；但是對于未滿足聽證原則的，應當予以撤銷。

［1］《專利審查指南》2010版，中華人民共和國國家知識產權局，知識產權出版社

［2］《專利授權確權案件中公知常識的證明》，張冬梅，知識產權，2012年第10期

［3］《專利審查及無效案件“公知常識”舉證問題研究》，李鵬鵬，碩士學位論文

［4］《專利法公知常識舉證研究》，姜巖，碩士學位論文

高菲（1984～），女，漢族，籍貫：安徽，學歷：大學本科，職稱：主任科員，研究方向：專利審查。

張劍（1978～），男，漢族，籍貫：湖北，學歷：碩士研究生，職稱：主任科員，研究方向：專利審查。

注：張劍（等同于第一作者）