關于專利法第九條中同樣的發明創造的判斷

王曉歐等

【摘 要】專利法第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。我國申請人在申請日往往會同時提交內容相同的發明專利申請和實用新型專利申請，針對這一特點，從一個具體案例出發，分析發明專利申請的權利要求在實質審查過程中進行過修改，授權時有關同樣的發明創造的判斷。

【關鍵詞】發明；實用新型；重復授權；同樣的發明創造

1 重復授權的相關規定

專利法第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人[1]。

上述條款規定了不能重復授予專利權的原則。禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在沖突。

對于發明或實用新型，專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在保護范圍相同的權利要求。

為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較[2]。

我國的專利申請中，針對產品發明，申請人往往會在申請日同時提交內容相同的發明專利申請和實用新型專利申請，然而在發明專利申請的實質審查過程中申請人會基于各種原因修改權利要求，這樣在授權時就需要判斷此時的權利要求是否與已授權的實用新型專利屬于同樣的發明創造。下面通過一個具體案例來探討發明專利在實質審查過程中出現修改的情況下同樣的發明創造的判斷。

2 具體案例及分析

2.1 案例

申請號：2012103969060，本發明請求保護一種防撬鎖芯，申請人在申請日同時提交了內容相同的發明專利申請和實用新型專利申請并且分別做出了聲明，申請日提交的權利要求1-4為：

1）一種防撬鎖芯，包括鑰匙（1）、內鎖芯（4）、外鎖芯（16）；內鎖芯（4）安置在外鎖芯（16）內，鑰匙（1）與內鎖芯（4）配合，其特征在于：內鎖芯（4）內安設有彈簧Ⅱ（12）、齒輪、齒條、下銷子Ⅰ（8）、下銷子Ⅱ（15），下銷子Ⅰ（8）、下銷子Ⅱ（15）通過內鎖芯（4）上下內側設有的銷子槽安裝在內鎖芯（4）內，齒條一側通過彈簧Ⅱ（12）與內鎖芯（4）連接，齒輪與齒條嚙合，齒條下側設有的齒條下齒（7）與下銷子Ⅰ（8）配合，鑰匙（1）上側設有的鑰匙上齒（2）與下銷子Ⅱ（15）配合，外鎖芯（16）內安設有上銷子Ⅰ（9）、彈簧Ⅰ（10）、上銷子Ⅱ（14），上銷子Ⅰ（9）、上銷子Ⅱ（14）分別通過彈簧Ⅰ（10）安裝在外鎖芯（16）上下內側設有的銷子槽內。

2）根據權利要求1所述的防撬鎖芯，其特征在于：所述外鎖芯（16）與內鎖芯（4）通過外鎖芯（16）內安設有的固定銷（11）連接。

3）根據權利要求1所述的防撬鎖芯，其特征在于：所述齒輪上側設有的輪齒上齒（5）與鑰匙（1）下側設有的鑰匙下齒（3）嚙合。

4）根據權利要求1所述的防撬鎖芯，其特征在于：所述齒條上側設有的齒條上齒（6）與齒輪下側設有的齒輪下齒（13）嚙合。

該實用新型專利授權的權利要求與原始提交的權利要求一致，而發明專利申請在實質審查的過程中進行過修改，申請人將原始的從屬權利要求3以及從屬權利要求4合并到權利要求1中。因此在考慮授權時，發明專利申請的獨立權利要求1包括原權利要求1、3、4的全部特征，此時需要判斷其同日申請的實用新型專利是否與該發明專利申請為同樣的發明創造。

2.2 案例分析

針對此案，有一種觀點認為：實用新型的權利要求4是多余指定，因為發明專利申請的權利要求1中已經限定“齒輪和齒條嚙合”又限定了“齒條下側設有的齒條下齒與下銷子I（8）配合”，既然齒條的下齒已與其它部件配合了，那么齒條如何與齒輪嚙合呢？自然是齒條的上齒與齒輪的下齒嚙合，因此實用新型的權利要求4是多余指定，這樣授權的發明專利的權利要求1就與已授權的實用新型專利的權利要求3的內容是相同的。也就是說實用新型專利與本發明屬于同樣的發明創造，因此申請人為了獲得發明專利權則必須放棄已經授權的實用新型專利，否則發明將因為不符合專利法第九條的規定而被駁回。

那么經修改后的發明專利申請的權利要求1是否與已授權的實用新型專利的權利要求3的保護范圍相同，筆者有不同的看法。首先修改后的發明專利申請的權利要求1與實用新型專利的權利要求3的特征并非一一對應，實用新型專利的權利要求3中沒有修改后的發明專利申請權利要求1中的特征“齒條上側設有的齒條上齒（6）與齒輪下側設有的齒輪下齒（13）嚙合”（即原權利要求4的特征）。

其次，該特征“齒條上側設有的齒條上齒（6）與齒輪下側設有的齒輪下齒（13）嚙合”也不是多余限定，該特征不僅限定了齒輪與齒條的嚙合關系，更進一步限定了這兩個部件具體的配合部位，即齒條上齒具體與齒輪下側設有的齒輪下齒嚙合。雖然因為權利要求1已經限定“齒輪和齒條嚙合”又限定了“齒條下側設有的齒條下齒與下銷子I（8）配合”，但并沒有限定齒條與齒輪下側的輪齒配合，因為齒條可以與齒輪上的所有輪齒配合，由于限定了齒輪上側設有的輪齒上齒與鑰匙下齒嚙合，那么根據“齒條上側設有的齒條上齒（6）與齒輪下側設有的齒輪下齒（13）嚙合”這一限定該齒輪只需上下側設有輪齒即可，而不必在整個周面上都設有輪齒，因此該限定并非多余限定，其限定了齒條和齒輪的具體配合部位。因此發明專利申請的權利要求1與實用新型專利的權利要求3的保護范圍不相同，不屬于同樣的發明創造。這一特點參見說明書附圖更為直觀。

3 結論

由于我國專利制度的特點，在發明專利實質審查的過程中經常需要在授權時判斷是否存在同樣的發明創造。在以前的審查操作中，往往機械的通過字面對比，字面上完全一樣則認定是同樣的發明創造，字面上有差異則不認定為同樣的發明創造。這種處理方式過于機械片面，往往忽略了文字表達不一致，但保護范圍實質相同的發明創造。而在目前的審查實踐中，更加重視保護范圍實質相同的判斷，即使字面表達上略有不同，但保護范圍實質相同也認定為同樣的發明創造。這樣的審查標準使得對同樣的發明創造的判斷變得靈活而客觀，但同時也造成了審查員的困擾，這就要從發明的整體出發去判斷，不能過分拘泥于文字表達。但對同樣的發明創造的判斷畢竟是基于權利要求的對比，因此權利要求的每一個特征都十分重要，不能輕易認定對某一特征的限定為無效限定。本案給我們的啟示是判斷是否屬于同樣的發明創造既不能機械的文字比對，也不能過分解讀權利要求，必要時可以參考說明書以及說明書附圖的描述，將發明作為一個整體看待有助于判斷的準確。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國專利法[Z].

[2]專利審查指南[M].知識產權出版社，2010.

[責任編輯：湯靜]