從具體案例探討專利審查過程中的禁止反悔原則

王曉歐 王偉紅等

摘 要：文章從禁止反悔原則的適用條件出發，分析了此原則對侵權訴訟階段和實審確權階段的不同影響，結合具體案例給出了專利實審階段申請人反悔主張時的處理方法和審查建議。

關鍵詞：實審階段；禁止反悔；侵權訴訟

1 概述

禁止反悔原則是專利侵權訴訟中的一項重要原則，也稱為專利審查歷史禁止反悔原則，是指在專利權人在專利申請期間或者維持階段通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述放棄了某特定權利要求或者對專利保護范圍進行了限縮性的說明，則在專利侵權訴訟中不得將專利保護擴及其曾經放棄了的領域。

作者在研究一件專利復審案件時，發現復審請求人在提出復審時的主張與實審階段完全相反。如果發生在專利侵權訴訟階段，完全可以運用“禁止反悔原則”進行抗辯。但是該案發生在專利行政審批階段，應按照怎樣的原則進行處理是個值得思考的問題。下面結合案例探討專利審查階段出現請求人反悔主張時可以采取的處理方式。

2 案例介紹

某復審案，申請人請求保護一種彩色硅砂的制備方法，該方法包括：將硅砂在100-200℃下與樹脂混合均勻，然后使硅砂和樹脂的混合物與權利要求1-7中任意一項所述的硅砂著色劑和固化劑接觸，在硅砂表面形成彩色樹脂層。

對比文件1公開一種彩色石英砂（即硅砂）的制備方法。通過對比可知，其與申請人請求保護的技術方案的主要區別如下：區別（1）著色劑不同，本案是以一定比例混合的鐵黃粉和鈦白粉，對比文件1是氧化鉻；區別（2）混合順序不同，本案硅砂與樹脂先混合，再與著色劑接觸，對比文件1樹脂與著色劑先混合，再與硅砂混合。

通知書中指出，針對區別技術特征（1），本領域技術人員根據不同的著色效果易于想到采用不同組份構成的著色劑；對于區別技術特征（2），根據對比文件1公開的技術方案，本領域技術人員能夠判斷這些原料的混合僅是簡單的物理混合，為了方便生產，適當調整加入順序，是常規的操作，其技術效果可以預期。因此權利要求所要求保護的技術方案無創造性。

申請人在一通答復時指出：本申請要解決的技術問題是克服現有技術中硅砂著色困難以及著色后顏色長期穩定性差的問題，解決本申請技術問題的關鍵在于硅砂著色劑，并不在于硅砂與樹脂材料以及硅砂著色劑混合的先后順序。

駁回后，申請人請求復審，在復審請求中指出：為了實現本申請的目的，將樹脂、硅砂著色劑和固化劑依次與硅砂接觸，是為了使樹脂、硅砂著色劑和固化劑都能與硅砂進行充分的接觸，從而使硅砂更容易著色，并且提高彩色硅砂的顏色長期穩定性。

對比申請人前后兩次意見陳述書可知，對于原料混合順序的技術效果，申請人出現了反悔。在答復實審通知書時，申請人否定了原料混合順序并非解決本申請技術問題的關鍵，而在后的復審意見陳述中又指出原料混合順序就是要解決本申請的技術問題。

這種情況在審查過程中很少遇，但是如果申請人在答復通知書的過程中出現反悔現象，審查員，或者是合議組是否可以利用類似專利侵權判定中的禁止反悔原則來反駁申請人呢？

3 禁止反悔原則的適用

禁止反悔原則在我國已以司法解釋的形式予以確認，是專利侵權訴訟中的一項重要原則。在專利申請的審批過程中，申請人對一專利申請做出的修改和針對專利局審查的通知做出的意見陳述有可能會對專利權保護范圍產生一定限制作用。由于實審和復審均屬于專利申請的審批過程，無論是一通意見陳述還是復審請求的意見陳述均是針對專利局審查的通知做出的意見陳述。表面上看來，本案似乎滿足規定，可以適用這一原則。如果可以利用這一原則進行反駁的話，復審合議組則可以指出由于申請人前后主張矛盾，正說明原料的混合順序實際上并不能使得本申請相對于現有技術具有突出的實質性特點，從而也不能使得本申請因之而具有創造性。也許，申請人收到這樣的審查意見也無可辯駁，自知理虧，從而主動撤回復審請求。

果真能這樣操作嗎？這需要研究一下禁止反悔原則的適用條件。

首先，禁止反悔原則屬于專利侵權訴訟中的原則，它是民法中誠實信用原則和公平原則在專利法中的體現。其本意是防止專利權人兩頭獲利，避免專利權人在專利審批階段為獲得專利權先要求一個較小的權利要求，而在侵權訴訟階段為了運用等同原則而反悔，從而按較大的保護范圍進行解釋。否則的話，公眾無法明確得知專利權的保護范圍，從而造成對公眾利益的損害。專利可以視為專利權人與公眾利益群體之間的一種契約，而禁止反悔原則旨在平衡專利權人和社會公眾的利益。專利權人作為契約一方，應該對自己放棄或限制專利造成的損害承擔責任。

再者，我國專利法中并無禁止反悔原則的相關規定，專利法、實施細則以及專利審查指南關于專利申請審批的規定也不涉及該原則。因此，在法律沒有明確規定的情況下，審查員無論是在實審階段還是在復審階段，都不能采用禁止反悔原則進行審查。

4 審查階段主張反悔的處理方式

既然不能適用禁止反悔原則，那么對于復審階段申請人主張反悔的情況，合議組應如何處理呢？

回到本案，首先需考慮一下是否允許申請人認定的原料混合順序所要解決技術問題可以前后不一致？如果允許，需進一步判斷其認定是否合理？

對于一項發明來說，無論申請人是誰，其提出申請時的最接近現有技術水平應當是一定的。但由于客觀原因所限，申請人對現有技術的認知水平，導致申請人掌握的最接近現有技術并非真正的最接近現有技術。因此，當審查員檢索出的現有技術與申請人掌握的現有技術不一樣時，申請人會根據對比文件重新確定發明實際要解決的技術問題。故而，申請人對于技術問題的主張發生變化是正常現象，甚至有時難免出現前后不一致的情形。既然主張發生變化屬于正常現象，所以申請人的這種做法也應當被允許。

其次，合議組需要站在本領域技術人員的角度判斷申請人的主張是否合理。判斷過程可以是如下幾步。

第一步，確定發明實際要解決的技術問題。通過仔細閱讀申請文件，合議組發現申請人通篇未提及其特定的原料混合順序就是要解決硅砂著色穩定性的問題。因此，僅根據申請文件的說明書中所記載的內容無法獲得復審請求人所聲稱的技術問題或技術效果。

第二步，判斷特定的原料混合順序是否屬于公知常識。此步驟是為了判斷申請人爭辯理由的合理性。合議組根據專業知識初步推斷，本領域技術人員易于想到將混合順序調整為樹脂先與硅砂混合并包覆其上，之后再與著色劑接觸，從而提高硅砂的著色穩定性。也就是說，原料混合順序的調整對本領域技術人員而言是顯而易見的，屬于公知常識。

第三步，利用申請人立場不一致的情況作為佐證加強審查意見的說服力。

基于申請文件和對比文件公開的內容，可以否定本申請的創造性。至于出現申請人在一通意見陳述和復審請求意見陳述觀點不一致的情況，合議組初步推測，特定的原料混合順序并非本申請對現有技術做出的貢獻，只是申請人為了獲得專利權而提出的爭辯理由。為了加強說服力，合議組在復審通知書中利用申請人在一通意見陳述中的觀點，即“解決本申請技術問題的關鍵并不在于硅砂與樹脂材料以及硅砂著色劑混合的先后順序”，以此作為佐證來回應申請人的意見陳述。

5 結束語

該復審案在申請人答復過程中主張前后矛盾的情況下，合議組并未以此為由，將其作為理由和證據駁斥申請人，而是本著國家行政審批人員的職責和義務，嚴格按照法律規定，注重實證，客觀評述，體現了“敬畏法律、把握實質、注重責任”的思想。