專利默示許可制度研究

鐘 萍

(福州大學 法學院，福建 福 州 3 50108)

我國的專利司法審判實踐中，現有技術抗辯、權利用盡抗辯、使用許可合同抗辯、先用權抗辯、訴訟時效抗辯是被告在專利侵權案件中提出的常見抗辯事由。其中，使用許可合同抗辯中的合同可以采取書面形式或其他形式，依據《合同法》的規定其他形式包括了默示形式。然而，在專利許可制度上，作為以默示形式存在的專利默示許可能否作為專利侵權的抗辯理由呢?我國的《專利法》及其司法解釋未對此進行明確規定。本文從專利默示許可的理論出發，展開對專利默示許可制度的研究，主張默示許可制度應當在立法中得以明確。

一、專利默示許可概述

(一)專利默示許可的含義

專利默示許可，是指在某些情形下，專利權人以其非明確許可的任何語言或行為，讓被控侵權人基于此默示產生合理信賴，從而正當地推定專利權人已經同意他實施專利并進行制造、使用、銷售行為的一種專利許可形態。［1］從其含義可知，專利默示許可是專利實施許可形態的一種。專利實施許可從內容上可分為獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可等形式，從其許可的方式上可分為專利明示許可和專利默示許可。專利默示許可正是專利實施許可非明示許可的以默示行為為表現形式的一種許可，區別于用書面合同等方式確定的明示許可。

在國外，專利默示許可與明示許可一樣，都是作為專利使用許可合同的形式，早在1927年，美國聯邦最高法院就在De Forest一案的判決中闡述了認同默示許可制度的基本出發點:“并非在任何情況下都必須正式授權許可才可以適用專利。對于專利權人采取的任何言行，如果他人可以正當推定專利權人已經同意他實施專利，則構成一種默認許可，可以在專利侵權訴訟中以此進行抗辯。”［2］判決中的這一闡述對該制度的法律實踐產生了巨大影響，依據“遵循先例”原則，這一判決對法院之后處理的專利默示許可案件均具有約束力。

(二)專利默示許可的法律性質

專利默示許可在專利侵權訴訟中是作為使用許可的一種而進行的侵權抗辯，本質上它是許可合同的一種類型，因而在法律性質上它首先應當是一種合同關系，正如美國聯邦最高法院在De Forest案中對專利默示許可的定性:“此后就當事人之間的關系以及就由此而產生的任何訴訟而言，都必須認定為合同關系，而非侵權關系。”［2］其次，專利默示許可以默示為其表現形式，它必然是合同形式中的默示合同。這里的默示并非不作為默示，而必須是一種作為默示，即以許可人的任何語言或行為的一種“作為”，在作為的默示中，被控侵權人可以依據專利權人的默示，正當地推定其意思表示。

(三)專利默示許可的法理基礎

專利默示許可理論的法理基礎是“法律上的禁止反悔”原則。“法律上的禁止反悔”是英美法系中的一種衡平原則，它的含義是指禁止試圖否認他曾經所承認的事實，不論這種事實的發生是以明示或者暗示的方式發生，只要是經其言語或行為表現出來。［3］該原則在默示許可上的應用原則是:當一個人銷售某種產品時，如果該產品的性質以及銷售該產品的具體情況表明該產品的購買者通過購買該產品獲得了某種權利，銷售者就不得以侵犯專利權為理由禁止購買者行使通過購買該產品獲得的該種權利。購買者正是在購買該產品時關注到此產品獲得的某種權利，而此種權利能帶給購買者相關利益，基于對此種權利的需求，購買者進行了相關的購買行為。而另一方面，如果產品專利權人以非常明確的方式對該產品的某種權利予以限制，這時購買者事先會知道購買此種產品不能獲得該種權利，那么將不會購買此產品了。在信賴保護原則下，不能允許專利權人采取一種出爾反爾的做法，否則對購買者來說不僅是不公平的，也會擾亂正常的社會秩序，因而產生了專利默示許可理論。在我國，誠實信用原則與美國的禁止反悔原則很近似，從我國誠實信用原則的角度來看，講究信用、嚴守諾言、誠實不欺、恪守信用是誠實信用原則的要求，這正是默示許可理論中專利權人不得違反其言語或行為中作出的默示在誠實信用原則中的具體體現，默示與明示下的專利合同均是專利權人應當遵守的諾言，應當得到法律的保護。

二、專利默示許可的產生情形

(一)由技術標準而產生的專利默示許可

在知識經濟條件下，技術標準化越來越成為企業經濟效益的重要領域，把技術標準與專利保護相結合會給專利權人帶來最大的專利實施率。特別地，在藥品專利技術方面，依據國家藥品管理規定，必須將專利轉化成國家藥品標準后才取得合法生產權。將專利納人技術標準已經成為不可逆轉的趨勢。在專利權人希望借助技術標準和自己的專利權的結合來增加市場競爭力的情況下，他們在制定標準之時對自己的專利往往沒有明示地加以標注或者限制他人使用，而是待標準公布后，專利權人便以其標準中的專利欲獲取壟斷性收益，從而對未經明示許可的人提起進行侵權之訴。根據我國最高人民法院的“第4號”復函，2008年7月8日，最高人民法院發布了關于朝陽興諾公司按照建設部頒發的行業標準《復合載體夯擴樁設計規程》設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函:鑒于目前我國標準制定機關尚未建立有關標準中專利信息的公開披露及使用制度的實際情況，專利權人參與了標準的制定或者經其同意，將專利納入國家、行業或者地方標準的，視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施該專利，他人的有關實施行為不屬于專利法第十一條所規定的侵犯專利權的行為。專利權人可以要求實施人支付一定的使用費，但支付的數額應明顯低于正常的許可使用費;專利權人承諾放棄專利使用費的，依其承諾處理。

可知，從專利權人參與標準制定行為本身即可推斷出專利默示許可的存在。此時實施標準的人可以以專利權人默示許可來進行專利侵權抗辯。

(二)由銷售專利產品零部件而產生的專利默示許可

當專利權人申請的專利產品是由一系列的零部件組成的，不過這一系列的零部件只有一個作用即組成其專利產品，此外幾乎沒有其他所用之處，若專利權人在這種情形下銷售的僅僅是其一系列的零部件，那么購買者通過購買這些零部件可以獲得專利權人默示其具有將此系列零部件組裝成專利產品的許可，除非產品專利權人以非常明確的方式提出限制此組裝成專利產品的權利。不過，在現實生活中，專利權人在銷售該系列零部件時附加限制性條件的情況是很少見的，因為一般購買者如果看到此限制性條件，就不會購買該專利產品的零部件。基于賴利益保護的基礎上，購買者信任專利權人的默示許可而購買了專利產品的零部件后組裝其專利產品并不構成侵權行為。

(三)由銷售方法專利設備而產生的專利默示許可

當專利權人擁有一項方法專利，這種方法專利需要通過特定的設備來獲得使用該方法，并且該特定的設備只能專用于實施其專利方法，此時專利權人沒有許可他人直接使用該方法專利，而是銷售這種特定的設備，那么無論專利權人對該設備是否享有專利權，可以認為購買者獲得了實施該方法專利的默認許可。因為該特定設備的售出蘊含了其使用的權利，因而購買者在購買該設備產品時就獲得了實施該專利方法的權利，專利權人不得以侵犯專利權為由禁止購買者行使其已獲得的權利。

(四)原許可行為產生的專利默示許可

有時，專利權人在許可他人實施專利后，在優先權期內進一步完善其專利，完善后的專利有可能覆蓋原已許可專利項下的權利。此時，專利權人為限制原被許可人的使用或者圖謀更高的利潤，利用完善后的覆蓋原許可的專利權，對原被許可人進行限制和壟斷使用其專利，在美國，法院一般都否認專利權人享有這些權利，理由在于每一個原被許可人對于事后取得的專利享有默示許可。這種情形下原被許可人基于專利權人的原許可行為而正當地推定其獲得使用專利的默示許可，但是應當支付許可使用的對價。不過，這一理由的成立需要具備專利權人對事后取得專利具有預見的可能性，并且沒有在許可協議中排除對該專利的許可。

三、我國立法中明確專利默示許可制度的必要性分析

(一)平衡公共利益與專利權人利益

我國對合法售出的專門用于制造專利裝置的部件或者專門用于實施專利方法的專用設備僅能相對于售出產品本身的專利權適用專利權用盡原則，不能相對于其他有關專利權適用專利權用盡原則。然而，公眾購買的這些部件或者設備，利用他們來實施有關專利技術本應是順利成章、合情合理的事情，但是目前對實施該行為法律并無明確地規定其合法性，這也就對我國司法和行政機關提出了一個問題:從公眾的整體利益出發，是認定這種行為合法有利，還是認定這種行為非法有利。專利權是一種合法的壟斷權，國家設立專利制度的目的不僅僅是保護專利權人的利益，更要兼顧專利權人和社會公眾利益，在二者之間尋求最佳平衡點。因此我國在不斷提高專利保護水平的時候，面對相關實際問題，專利權的限制也須制定相應的合理制度。專利默示許可理論源于誠信原則，而公眾對專利權人的誠信行為產生了合理的信賴，因此在某些情況下被控侵權人可利用默示許可作為合理理由對專利權人進行抗辯，從而防止專利權人對專利權的濫用。在我國的專利抗辯體系中引入默示許可制度，將有利于實現專利制度促進社會經濟、技術發展這一最終目標。

(二)解決司法審判中無法可依的困境

隨著侵犯專利權方面的糾紛與日俱增，在侵權抗辯事由中，被控侵權人引進專利默示許可作為侵權抗辯逐漸引起了關注，在司法審判中，專利默示許可是一種新類型的抗辯事由，但是目前的法律并沒有明確規定，使得司法審判中出現了無法可依的困境。對此類問題，目前專利法只有權利用盡原則的相關規定，而其只是針對產品本身的使用、銷售、許諾銷售和進口的權利，而未能涉及到購買的專利產品零部件后能否進行制造專利產品的行為，也未涉及購買方法專利的專用設備后能否合法實施其專利方法的問題。我國是成文法系的國家，在專利法及相關法律規范中對專利默示許可制度予以明確的規定，能夠使逐漸增加的案例有法可依，避免司法審判中無法可依的困境。因此，在適當時機在法律中明確規定專利默示許可規則顯得非常必要。

(三)保護我國經濟發展的需要

國家知識產權局局長表示，雖然我國的專利申請量、授權量等數量很大，但基礎型、原創型、高價值和核心專利仍不在我國。作為發展中國家，在這種現狀下若采取認可默示許可制度對我國的經濟發展和國家利益有利。我國目前是加工制造業大國，因為沒有核心技術，每年均大量進口相關產品的零部件。如果在國外專利權人沒有明示提出限制性條件下，而這些零部件只能組成其專利產品或者只能用于實施其方法專利外并無他用，基于專利默示許可制度可以使我國企業合法實施有關專利，在保護我國企業的自身利益方面具有不可替代的重要作用。近年來在國際上出現的DVD、數字電視機、變頻空調屢遭國外專利訴訟，我國許多企業表示:其生產這些專利產品裝置的核心部件均是在國外通過合法購買取得的，若這些核心部件是專門為生產專利產品而制造的，而此外并無其他實質可用之時，則應當認定銷售核心部件蘊含了可以用以實施其專利產品的默示許可。這種做法符合國際慣例，不致于引起非議。各國普遍采取通過默示許可理論認定這種行為合法。［4］在此，默示許可制度在維護專利制度合理秩序方面具有現實需要和重要作用。

四、專利默示許可在我國的法律現狀

專利默示許可在美國司法實踐中已有悠久的歷史，但在我國才初見端倪，我國現行專利法并沒有規定專利默示許可內容。首次以明文形式確認了專利默示許可的存在及其合法性的，是最高院于2008年7月8日對建設部頒發的行業標準《復合載體夯擴樁設計規程》涉及專利侵權糾紛的復函，其復函中稱:“專利權人參與了標準的制定或者經其同意，將專利納入國家、行業或者地方標準的，視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施該專利。”此司法批復代表著最高院對目前我國專利標準化中的司法實踐中肯定默示許可的意見和認識。但這一復函僅僅是承認了基于標準實施而產生的專利默示許可，未對專利默示許可予以全面承認。2008年12月，第三次修訂后的《專利法》第12條規定:“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。”此次《專利法》修訂刪除了專利實施許可合同的“書面形式”要件，這為實踐中認定專利默示許可奠定法律基礎。從以上法律現狀不難看出，我國在法律層雖然欠缺專利默示許可的明確規定，但立法者對專利默示許可制度持有肯定態度。

五、建立專利默示許可制度的立法建議

專利默示許可作為許可合同的一種，也應是專利侵權抗辯的事由之一，若對司法實踐中逐漸被使用的默示許可制度不加以法律層面上的規定，法官在判定是否構成專利侵權時會造成在適用法律上的空白。因此，為了增強專利默示許可規則的明確性和穩定性，能夠更好地適應專利法的保護和專利司法的實際，筆者建議將專利默示許可進行明確規定，具體可以采用原則性規定加上具體列舉的方式。就原則性規定而言，建議將專利默示許可作為不視為侵犯專利權的情形之一寫入專利法第69條。對現行《專利法》第69條第1款進行修改，增加默示許可作為具體列舉不視為侵犯專利權中的一項，在法律層面對專利默示許可制度予以確認。

就具體列舉方式而言，在司法實踐與學理探討不斷深入的基礎上，建立以司法解釋的列舉性規定專利默示許可的具體適用情形。主要情形可以規定為:(1)專利權人的專利被納入標準化組織發布的技術標準中，如果專利權人在參與制定標準時未充分披露其專利，使用技術標準者在使用其專利期間，可以認為獲得了專利默示許可，其行為不視為專利侵權。(2)專利權人或者其被許可人若未明示地提出限制性條件，銷售只能用于制造專利產品的系列零部件時，購買者對其銷售的零部件制造其專利產品的行為，可以認為獲得了專利默認許可，不視為專利侵權。(3)專利權人或者其被許可人若未明示地提出限制性條件，銷售只能用于實施其方法專利的專用設備時，購買者實施該方法專利的行為，可以認為獲得了默認許可，不視為專利侵權。(4)專利權人許可他人獲得使用專利后，又取得了覆蓋同一產品的一項或者多項專利，專利權人若未明示地提出限制性條件，被許可人實施了后來的專利，可以認為其獲得了默認許可，不視為專利侵權。

［1］袁真富．基于侵權抗辯之專利默示許可探究［J］．法學，2010，(12)．

［2］Jay Dratler，Jr．王春燕，等．知識產權許可(上)［M］．北京:清華大學出版社，2003．

［3］Rachel Clark Hughey．Implied Licenses by Legal Estoppel［J］．Albany Law Journal of Science＆Technology，2003，(14)．

［4］尹新天．專利權的保護［M］．北京:知識產權出版社，2005．