三條專利法原則解決內(nèi)外部律師分歧

◎ 文 勞拉·特斯卡 柯克·特斯卡 翻譯 趙青

如果企業(yè)法律顧問(wèn)不是非常清楚專利法律師所告訴他的內(nèi)容，結(jié)果就會(huì)變得很糟糕，差的專利質(zhì)量、沒(méi)有必要的高成本、訴訟失敗或者是錯(cuò)誤的理解，這些都會(huì)反作用地影響企業(yè)決策

有時(shí)，專利法律師和企業(yè)專利法律顧問(wèn)在某一個(gè)關(guān)于專利的問(wèn)題上一直存在著分歧。為了解決專利律師與企業(yè)法律顧問(wèn)在理解上所存在的分歧，我們將要探討以下三條專利法原則：

1.一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)而構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會(huì)構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利（即破壞該專利的新穎性）；

2.成為主導(dǎo)性的一項(xiàng)專利（但是不要忘了第一條原則）；

3.權(quán)利要求圖表是專利法的核心，同時(shí)包含以上兩條原則。

是所有的專利法都只參考這三種原則嗎？答案是否定的。但是這三種原則涉及到很多專利法的領(lǐng)域并且成為專利系統(tǒng)中的核心。充分理解他們將會(huì)讓你更好地去做關(guān)于專利的決定，更好地去管理你的專利組合，更好地理解專利律師的意思。

原則一：一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)會(huì)構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會(huì)構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利（即破壞該專利的新穎性）

在雞尾酒派對(duì)上請(qǐng)記得與專利律師去表達(dá)這句精練的話語(yǔ)，如果你很好地理解它，就證明你已經(jīng)走在了深度理解專利法的路上了。

我們第一條原則是建立在時(shí)效性上的，并且需要理解“侵權(quán)”與“預(yù)見(jiàn)”這兩個(gè)詞的涵義。但是，不用擔(dān)心，因?yàn)槟愫芸炀蜁?huì)明白它了，就像當(dāng)你是小孩的時(shí)候第一次聽(tīng)到關(guān)于發(fā)明與專利時(shí)，你內(nèi)心自然而然就會(huì)產(chǎn)生這個(gè)想法。但問(wèn)題是在你職業(yè)生涯中你越多地了解專利，你也就越容易誤解它最初的含義。

讓我們用下面的場(chǎng)景作為一個(gè)簡(jiǎn)單的例子分別把這三種原則運(yùn)用其中。首先，一個(gè)人很久之前發(fā)明了一個(gè)最基本的輪子，并且是從石頭里雕刻出來(lái)的，它是圓的而且也許有一個(gè)軸中心孔（命名為“石頭輪子”）。聯(lián)想一下約翰尼·哈特的漫畫(huà)《公元前》。

隨著發(fā)明逐步的變化與發(fā)展，有人創(chuàng)造了一種木頭車輪，包括一個(gè)軸中心孔，一個(gè)木制鐵邊的車圈與輻條（命名為“木頭輪子”）。聯(lián)想一下草原上的小房子。再后來(lái)，有人創(chuàng)造了一個(gè)可以充氣的輪胎并且安裝在車圈外側(cè)，就像自行車輪胎（命名為“輪胎輪子”）。

很明顯，你已經(jīng)知道這三種輪子都屬于發(fā)明而且都可以申請(qǐng)專利。

因此“一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)會(huì)構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會(huì)構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利（即破壞該專利的新穎性）”這句話是什么意思呢？第一，選擇專利。讓我們?yōu)槭^輪子命名為專利一號(hào)（而且假設(shè)專利一號(hào)廣泛地涵蓋了所有的輪子）。第二，這里我們要選擇木頭輪子作為分析對(duì)象。然后，第一原則的部分可以被解讀成：如果木頭輪子是在石頭輪子后產(chǎn)生的，那么木頭輪子違反了（侵犯了）第一個(gè)（石頭輪子） 的專利權(quán)。實(shí)際上，木頭輪子是在后來(lái)產(chǎn)生的。就這么簡(jiǎn)單，不是嗎？

在專利法第一原則中的后半部分“在先為在先公開(kāi)”需要我們?nèi)ダ斫狻霸谙裙_(kāi)”在專利法律的術(shù)語(yǔ)中。雖然它不是特別容易去理解，但是出于目的考慮，我們可以把它理解成為“它在之前就已經(jīng)產(chǎn)生了”。如果你是專利專家，你就會(huì)知道對(duì)于我們簡(jiǎn)化概念容易出現(xiàn)許多例外，但是為了我們接下來(lái)的研究請(qǐng)忽略它。所以，如果“它”（一個(gè)專利產(chǎn)品）之前就出現(xiàn)過(guò)，這個(gè)發(fā)明就不是新的（或者說(shuō)很顯而易見(jiàn)）。并且，如果一個(gè)“發(fā)明”不是新的，它就不能申請(qǐng)專利（或者一個(gè)已經(jīng)被同意的專利被證明不是新的，也會(huì)被證明為無(wú)效）。

應(yīng)用到我們的案例當(dāng)中就是，如果我們想象木頭輪子早于石頭輪子出現(xiàn)，那么石頭輪子的專利一號(hào)就無(wú)效了，因?yàn)樗谀绢^輪子之前就已經(jīng)預(yù)測(cè)到了。

完整的專利第一原則被運(yùn)用到我們車輪的場(chǎng)景中就是：如果木頭輪子出現(xiàn)在石頭輪子之后，木頭輪子侵犯了石頭輪子的專利，但是如果石頭輪子被木頭輪子在之前所預(yù)見(jiàn)了，那么石頭輪子的專利就會(huì)被證明是無(wú)效的。

為什么？原因很簡(jiǎn)單。如果專利一號(hào)包含所有種類的輪子，那后來(lái)產(chǎn)生的木頭輪子因此侵犯了第一個(gè)輪子的專利。但是如果木頭輪子在石頭輪子之前就被發(fā)明了，那么這個(gè)石頭輪子就不是新的，因此它也就不算是一種發(fā)明從而申請(qǐng)專利。專利律師把木頭輪子的這個(gè)場(chǎng)景叫作“之前的藝術(shù)”。

游戲也可以這么玩，你給木頭輪子申請(qǐng)專利（專利二號(hào)）。假設(shè)它包含了木頭輪子和輪胎輪子。但是，假設(shè)這個(gè)專利也包含第一種石頭輪子。那么專利第一原則是怎么說(shuō)的？輪胎輪子侵犯了木頭輪子的專利，因?yàn)檩喬ポ喿邮呛髞?lái)發(fā)明的。但是木頭輪子的專利在之前就被預(yù)見(jiàn)了（因此是無(wú)效而且不能被侵犯的），因?yàn)樗幢辉试S覆蓋之前的石頭輪子的專利。這就是第一原則通常所表述的：一個(gè)后來(lái)的產(chǎn)物推翻了一個(gè)已經(jīng)存在的專利，但是這個(gè)專利也因包含前一個(gè)在先的工藝，因此專利失效了。

所以，基本來(lái)說(shuō)，你不能為舊的東西（不是一個(gè)發(fā)明）申請(qǐng)專利并且如果你要這么做，那么就會(huì)被證明是無(wú)效的。

專利第一原則之所以重要的真正原因在于其導(dǎo)致的直接結(jié)果，也就是說(shuō)有效的專利對(duì)于一項(xiàng)已有的技術(shù)來(lái)講會(huì)隨著時(shí)間的推移變得越來(lái)越嚴(yán)格或者說(shuō)范圍越來(lái)越窄。這種直接結(jié)果在企業(yè)中變得十分關(guān)鍵，因?yàn)橐粋€(gè)廣泛的專利是非常有價(jià)值的，它不僅僅包含了你自己企業(yè)的發(fā)明，同時(shí)也涉及到日后競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)發(fā)明的進(jìn)一步改良。但與此相反的是，如果一項(xiàng)較窄的專利僅僅包含工程師和科學(xué)家發(fā)明的幾個(gè)東西將不會(huì)很有價(jià)值。同時(shí)，如果你的專利范圍太廣泛，按照專利第一條原則，你的產(chǎn)品也許在之前就出現(xiàn)了，因此顯得毫無(wú)價(jià)值。

這就把我們帶入到了第二條原則。

勞拉·特斯卡勞拉·特斯卡是AMAG制藥公司的一名法律顧問(wèn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)主管。她有24年的企業(yè)法律顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)是一名注冊(cè)專利律師。

柯克·特斯卡柯克·特斯卡是landiorio, Teska，Coleman與LLP公司的管理合伙人，薩福克大學(xué)法學(xué)院的客座教授。

原則二：成為主導(dǎo)性專利（但是不要忘記原則一）。

什么是主導(dǎo)性專利？讓我回到之前的案例中。如果第一個(gè)專利包含了所有的輪子，因此它是有價(jià)值的。假裝石頭輪子仍然占據(jù)主流，這個(gè)時(shí)候木頭輪子和輪胎輪子已經(jīng)在研究中了。第一原則的價(jià)值很高，因?yàn)槟绢^輪子和輪胎輪子構(gòu)成了侵權(quán)。對(duì)于其他新類型的輪子也是如此，不管是皮帶輪，砂輪，或者是棒球機(jī)器下邊的輪子。

如果上面提到的第一個(gè)專利范圍很窄的話，只對(duì)于石頭輪子的專利，那么沒(méi)有特別大的價(jià)值，因?yàn)槟绢^輪子、輪胎輪子和其他類型的輪子將不會(huì)侵犯第一條專利。

現(xiàn)在，請(qǐng)不要忘記木頭輪子和輪胎輪子也是發(fā)明（不包含“在第一種專利的范圍內(nèi)”）。那就是我們?yōu)槭裁磿?huì)有專利二號(hào)和專利三號(hào)。有些人稱之為“改良專利”。專利一號(hào)被說(shuō)成是“主導(dǎo)”專利二號(hào)和三號(hào)。這也就是人們發(fā)明了一些東西，為它們申請(qǐng)了專利但是無(wú)法銷售的一個(gè)重要原因，因?yàn)樗址噶饲耙粋€(gè)主導(dǎo)專利。

當(dāng)然，現(xiàn)在事實(shí)情況就是，即使我們想象為石頭輪子申請(qǐng)了專利一號(hào)，并且專利一號(hào)在專利二號(hào)被設(shè)計(jì)的時(shí)候過(guò)期了，甚至專利二號(hào)在輪胎輪子設(shè)計(jì)之前過(guò)期很久。但是在科學(xué)技術(shù)發(fā)生重大突破的不久之后，通常會(huì)有改進(jìn)、增加和增強(qiáng)。例如，這里有許多包含了輪胎輪子的專利，并且隨著科技的進(jìn)步，將會(huì)有更多。并且在每個(gè)技術(shù)子集內(nèi)（踏板，輪胎材料，輪輻設(shè)計(jì)等），都會(huì)產(chǎn)生主導(dǎo)專利。不管你公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在哪里，努力成為占主導(dǎo)地位的專利，但是不需要獲得如此廣泛和巨大的專利，以免被先前的專利預(yù)測(cè)到而無(wú)效。

對(duì)于一個(gè)公司是否去獲得一個(gè)主導(dǎo)專利，會(huì)直接影響公司的專利預(yù)算，因?yàn)樗诒M職調(diào)查中很重要，并會(huì)影響到許可交易的價(jià)格。例如，如果一個(gè)專利是有主導(dǎo)地位的，企業(yè)會(huì)聰明地決定去締造一個(gè)巨大的國(guó)外專利組合，但是如果這個(gè)主導(dǎo)專利沒(méi)有被成功申請(qǐng)下來(lái)的話，就會(huì)產(chǎn)生昂貴的外國(guó)專利申請(qǐng)備案與維護(hù)的費(fèi)用。

現(xiàn)在讓我們把專利一、二原則記在腦中，因?yàn)槲覀円ヌ剿鳈?quán)利要求圖表。在新的例子中有二片、三片和四片刀刃的剃須刀。我們之后還會(huì)回到輪子的例子當(dāng)中。

原則三：權(quán)利要求圖表是專利法的核心內(nèi)容而且包含了之前的兩個(gè)原則

我們新的例子是一個(gè)真實(shí)的案例，但是我們也做了修改，忽略和簡(jiǎn)化了一些細(xì)節(jié)，為了讓理解變得更加簡(jiǎn)單。

吉利公司為它的“鋒速3”剃須刀申請(qǐng)專利：它是一個(gè)配備了3個(gè)或者更多刀片并且配備漸進(jìn)式刀刃暴露技術(shù)，也就是說(shuō)在第一組刀片被卡住之后，第二組刀片可以接著工作，直到第三組刀片，是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。

在實(shí)際的吉利專利的首頁(yè)展示圖上，每一組刀片都被相應(yīng)的序列號(hào)11、12和13注釋著，并且這種漸進(jìn)式刀刃暴露技術(shù)也在首頁(yè)被展示出來(lái)。

之后，Schick（舒適牌）也出了一款名叫“Quattro”的剃須刀，其中包含4個(gè)漸進(jìn)式刀刃。于是吉利就起訴舒適侵犯其專利，同時(shí)舒適也利用專利第一原則進(jìn)行了還擊（一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)會(huì)構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會(huì)構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利）。這樣一來(lái)，舒適公司還需要證明在吉利“鋒速3”系列之前就存在剃須刀（或剃須刀專利）。舒適公司發(fā)現(xiàn)三組刀刃的剃須刀在吉利“鋒速3”系列出現(xiàn)之前就已經(jīng)存在了，但是沒(méi)有漸進(jìn)式刀刃曝光技術(shù)，同時(shí)還有兩組刀刃的剃須刀并且配備漸進(jìn)式刀刃曝光技術(shù)的也在吉利“鋒速3”之前也已經(jīng)有了。

運(yùn)用第一原則的話，那么舒適公司為自己辯護(hù)的基本原理就是，如果“Quattro”系列擁有漸進(jìn)式刀刃曝光技術(shù)的4組刀刃剃須刀對(duì)吉利的“鋒速3”剃須刀專利構(gòu)成侵犯，那么吉利的專利就是存在預(yù)見(jiàn)性的（無(wú)效的），因?yàn)樵谒熬鸵呀?jīng)披露了三組刀刃并且擁有漸進(jìn)技術(shù)的剃須刀的存在。

在我們描繪舒適公司權(quán)利要求表之前，我們需要明白專利權(quán)利要求范圍。我們到現(xiàn)在還沒(méi)有具體討論關(guān)于專利權(quán)利要求范圍，但是在專利法中“游戲的名字就是范圍”。任何一項(xiàng)專利都有許多信息在里邊，但是只有在專利最后的那幾個(gè)段落才是真正有用的。在這些段落當(dāng)中都標(biāo)明了專利包括的范圍，哪些是可以被起訴的內(nèi)容和哪些組合可以構(gòu)成對(duì)專利的侵權(quán)。

權(quán)利要求圖表可以在一個(gè)場(chǎng)景中清晰地描繪出專利的范圍。許多美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院有自己當(dāng)?shù)氐囊?guī)則，他們甚至要求雙方都要提供類似的圖表給法官。

在吉利和舒適剃須刀公司的案例中，吉利的專利權(quán)利要求圖表（圖一）：

圖一

舒適公司的專利權(quán)利要求圖表，如圖二所示：

圖二

因此，吉利公司辯論說(shuō)“一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)會(huì)構(gòu)成侵權(quán)”，但是舒適公司反駁說(shuō)“倘若早于該專利出現(xiàn)就會(huì)構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利（即破壞該專利的新穎性），而且大多數(shù)專利侵權(quán)案的核心都是因?yàn)殡p方存在這樣的爭(zhēng)論。

那么站在吉利公司的角度，也就是它掌握占主導(dǎo)的專利在3個(gè)或者多個(gè)刀刃并且配備漸進(jìn)式刀刃暴露技術(shù)，這句話正確嗎？或者說(shuō)舒適公司所提出的“之前就有類似產(chǎn)品出現(xiàn)，破壞其專利新穎性”的觀點(diǎn)錯(cuò)誤嗎？不幸的是，我們可能永遠(yuǎn)不會(huì)知道，因?yàn)椋痛蠖鄶?shù)情況一樣，已經(jīng)被判決了。但是它對(duì)我們要達(dá)成的目的并不重要。這個(gè)案例簡(jiǎn)單地教會(huì)了我們?nèi)绾稳ブ谱鬟@種范圍圖表。它以一種更簡(jiǎn)單的方法讓人們更加明白地去理解專利法和之前的兩個(gè)專利原則。

現(xiàn)在讓我們?nèi)ハ胂笠幌拢愎镜膶＠麢?quán)利要求作為一個(gè)案例，其中包括三個(gè)特質(zhì)（組件，制造步驟，材料，分子，任何一種），我們把它們稱為A,B,C。專利律師把這三個(gè)特點(diǎn)稱為“限制”或者“元素”。

你們的專利權(quán)利要求如果有效（沒(méi)有被預(yù)見(jiàn)的產(chǎn)品）并且包括了競(jìng)爭(zhēng)者在日后的類似產(chǎn)品，那么在第一原則下，圖表就應(yīng)該是圖三所示：

圖三

一項(xiàng)技術(shù)，如果晚于某項(xiàng)專利出現(xiàn)會(huì)構(gòu)成侵權(quán)（競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品包括至少你專利中的A、B、C三項(xiàng)），并且沒(méi)有早于該專利出現(xiàn)的類似產(chǎn)品（沒(méi)有C類產(chǎn)品的披露），就不構(gòu)成預(yù)見(jiàn)該專利，即破壞該專利的新穎性。你的專利范圍因此也占據(jù)主導(dǎo)，至少在A、B、C三種形式，因?yàn)樗呀?jīng)包括了日后的A、B、C、D和E；A、B、C和E或者類似的。

如果你的專利范圍內(nèi)包括了競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品（預(yù)見(jiàn)該專利），那么在第一原則下，圖表應(yīng)該像圖四所表達(dá)的：

圖四

在專利法里，所有的這些都將把我們帶入一個(gè)最差的場(chǎng)景，特別是這種場(chǎng)景非常容易引發(fā)專利律師和企業(yè)專利顧問(wèn)之間產(chǎn)生歧義。也就是說(shuō)，你的專利在第一原則中是有效的但是在原則二中不具備主導(dǎo)性。在這個(gè)最差的場(chǎng)景當(dāng)中，范圍可以如圖五所示：

圖五

這樣的話，你的專利權(quán)利要求就會(huì)比你想象中的窄。也只有當(dāng)A、B、D（或者A、B、X，在這里C和D都屬于X的變種）在第一條專利原則下才能有效。并且范圍包括了競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)計(jì)的，但是由于你的范圍只局限在A,B,C并且競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品不包括C（競(jìng)爭(zhēng)者選擇D取而代之），因此競(jìng)爭(zhēng)者就不會(huì)侵犯你的專利。用專業(yè)的話說(shuō)就是“競(jìng)爭(zhēng)者繞著你的專利范圍外去設(shè)計(jì)產(chǎn)品”。你的專利不具備主導(dǎo)性，所以是低價(jià)值的。

回到之前的案例當(dāng)中，讓我們重新看一下我們石頭輪子，木頭輪子和輪胎輪子的例子。假設(shè)你的公司是一個(gè)設(shè)計(jì)木頭輪子的企業(yè)。這里有三種可能的方式去為你的專利制定出范圍：

——輪子

——一個(gè)木制的圓孔、一個(gè)木制的車圈、存在于圓孔和車圈之間的間隔輻條和一個(gè)金屬的車帶。

——一個(gè)圓孔、車圈和在車圈與圓孔之間間隔的輻條。

通過(guò)把它變得可視化，現(xiàn)在你可以很容易地把第一和第二原則使用到這些范圍選擇中了。專利一號(hào)被輪胎輪子侵權(quán)，但是它是無(wú)效的，因?yàn)槭^輪子早在之前就已經(jīng)出現(xiàn)了。

專利二號(hào)是有效的（之前的石頭輪子沒(méi)有木質(zhì)的中心孔、車圈、輻條和鐵帶），但是專利二號(hào)范圍很窄，價(jià)值很低，因?yàn)樗鼪](méi)有包含輪胎輪子。專利二號(hào)在其領(lǐng)域內(nèi)具備主導(dǎo)性。專利律師把這個(gè)叫作“范圍之外”。這是我們最差的一個(gè)場(chǎng)景。

專利三號(hào)是最好的。對(duì)于在先的石頭輪子來(lái)說(shuō)，它是有效的，并且它包含了輪胎輪子（也許是水輪或者更多）。

因此，我們的專利三原則構(gòu)成了專利法的本質(zhì)。有價(jià)值的專利不僅會(huì)奪取競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品，而且是有效的（或者至少不會(huì)輕易受到一個(gè)有效性的攻擊），而且在最大程度上占據(jù)主導(dǎo)性。權(quán)利要求圖表可以被用于起草專利，處理專利辦公室的侵權(quán)和訴訟，能夠更快速地分析有效性研究和辯護(hù)，以及專利價(jià)值的評(píng)估。

相比這三種專利原則，這里還有更多的專利法律條例，但是剩下的大多數(shù)都只是些細(xì)節(jié)。專利律師一般都是遵循專利權(quán)利要求圖表和一號(hào)原則去思考問(wèn)題。如果你也可以的話，那么你和你的律師之間的分歧將會(huì)逐漸減少。