論馳名商標保護要件的適用順序

汪 澤

論馳名商標保護要件的適用順序

汪 澤

《商標法》第13條第2款、第3款規定了馳名商標保護三要件，即請求保護的商標為馳名商標；訴爭商標構成對馳名商標的復制、摹仿或者翻譯；訴爭商標的注冊或者使用容易導致混淆或者誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益可能受到損害。在審理涉及馳名商標保護的案件過程中，根據馳名商標作為法律保護制度的本意，在法律文書中對請求保護商標馳名事實是否作出認定，應堅持按需認定原則，而不應將認定請求保護商標是否馳名作為前提要件，以避免脫離保護認定馳名商標。

馳名商標 保護要件 按需認定 適用順序

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》》）第10條就《商標法》第13條第2款、第3款適用要件順序提出了兩種意見：一種意見認為應該規定“人民法院適用《商標法》第13條第2款或者第3款，應首先確定請求保護的商標是否達到馳名狀態；在能夠認定的情況下，再對訴爭商標是否構成對馳名商標的復制、摹仿或者翻譯，以及是否容易導致混淆或者誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益可能受到損害的情形進行認定”。第二種意見是刪除此條。本文認為，如果將本規定理解為凡涉及馳名商標認定和保護的案件，都應首先就商標馳名與否作出認定，則此種意見與既有的相關司法解釋規定相沖突，又有違反馳名商標按需認定原則，脫離保護而認定的危險，故不應規定適用要件的順序。

一、馳名商標概念重構

馳名商標在英文和法文中的含義均為“眾所周知的商標”（well-known trademark， marque notoire），我國翻譯為“馳名商標”，日本和我國臺灣地區翻譯為“著名商標”。國家工商行政管理總局2003年頒布的《馳名商標認定和保護規定》第2條規定：“馳名商標，是指在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標”，2014年修改該規章時參考了《商標法》第13條第1款的表述，①《商標法》第13條第1款規定：“為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規定請求馳名商標保護”。將其修正為“馳名商標是在中國為相關公眾所熟知的商標”。②《馳名商標認定和保護規定》（2014年7月3日國家工商行政管理總局令第66號公布）第2條。《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］3號）第1條規定：“馳名商標，是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。”這兩種定義都是著重強調商標的知名的地域范圍和知名度，描述的是馳名商標的客觀事實狀態，沒有揭示馳名商標作為一個法律保護制度的特質。

欲使馳名商標制度回歸法律本意，有必要結合馳名商標認定目的，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。一個商標馳名與否，是對商標知名度的客觀事實狀態的評判，但在商標行政確權和民事侵權案件中，對商標馳名事實作出認定不是對客觀事實的評價，而是對法律事實的認定，為給予特殊保護提供基礎。因此，是否需要對商標馳名的客觀事實進行法律上的認定，使其轉變為法律事實，應當考慮馳名商標作為一項法律制度，馳名商標認定的目的在于特殊保護。

馳名商標認定，是為在相同或者類似商品上保護馳名的未注冊商標③《商標法》第13條第2款。，或者將馳名的注冊商標保護范圍擴大到非相同或者類似商品或者服務④《商標法》第13條第3款。上尋找一個正當理由。換言之，只要在個案中認定某商標為馳名商標，就必須為其提供特殊保護，否則馳名商標的認定就沒有法律意義。因此，以前述兩種定義為基礎，可將馳名商標定義為“在中國為相關公眾所熟知并應受到特殊保護的商標”，從而使馳名商標在概念的內涵上具有法律意義。

二、按需認定之“需”——保護

（一）“按需認定”原則的歷史沿革

所謂按需認定，是指行政機關和人民法院對馳名商標應當作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。⑤《商標法》第14條第1款。按需認定原則作為一項司法政策，首次出現于2009年3月30日發布的《最高人民法院關于貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》（法發［2009］第16號），其中第10條規定：“正確把握馳名商標司法認定和保護的法律定位，堅持事實認定、個案認定、被動認定、因需認定等司法原則，依法慎重認定馳名商標，合理適度確定馳名商標跨類保護范圍，強化有關案件的審判監督和業務指導。”同年4月21日，最高人民法院指出：“嚴格把握馳名商標的認定范圍和認定條件。凡商標是否馳名不是認定被訴侵權行為要件的情形，均不應認定商標是否馳名；凡能夠在認定類似商品的范圍內給予保護的注冊商標，均無需認定馳名商標。對于確實符合法律要求的馳名商標，要加大保護力度，堅決制止貶損或者淡化馳名商標的侵權行為，依法維護馳名商標商標的品牌價值。”⑥《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》（法發［2009］第23號）第8條。2009年4月22日，《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 （法釋［2009］第3號，以下簡稱《馳名商標司法解釋》）第2條第1款第（一）項明確規定了按需認定原則，即“當事人以商標馳名作為事實根據，以違反《商標法》第13條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟的，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定”。2011年12月16日，最高人民法院再次重申：“馳名商標保護的目的在于適當擴張具有較高知名度的商標的保護范圍和保護強度，不是評定或者授予榮譽稱號。凡當事人主張馳名商標保護且符合保護條件和確有必要的，應當依法予以認定和保護。”⑦《最高人民法院關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發［2011］第18號）第21條。第三次商標法修改，增加了有關馳名商標按（因）需認定原則，⑧朗勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》，法律出版社2013年版，第35、39頁。體現為《商標法》第14條第1款。

（二）按需認定原則在侵權民事案件中的適用

依通常理解，前述《馳名商標司法解釋》第2條第1款第（一）項中的“確有必要”至少有兩層含義：一是確有認定的必要；二是有些情形則不需要認定。不需要認定馳名商標的情形包括“被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對于所涉商標是否馳名不予審查”⑨《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 （ 法釋［2009］第3號）第3條第1款第（二）項。。此處“因不具備法律規定的其他要件而不成立的”，是指“商標馳名雖系被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為成立的要件事實之一，但因不具有其他法律要件事實，該被訴侵權行為不成立，故無需審查商標是否馳名。如果人民法院在審理過程中，認為被告使用的商標與原告的商標不相同或者近似，侵犯商標權或者不正當競爭行為不成立，也不需要再審查原告主張保護的商標是否馳名。”⑩孔祥俊、夏君麗：《〈關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》，載《人民司法》2009年第13期，第48頁。《馳名商標司法解釋》中的“《商標法》第13條”①現行《商標法》第13條第2款和第3款。在侵權民事案件中的適用要件有三：一是原告商標為馳名商標；二是被告商標構成對馳名商標的復制、摹仿或者翻譯；三是被告商標在市場上容易導致消費者混淆或者誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益可能受到損害。其中第二、三項要件當屬于依據《馳名商標司法解釋》）第3條第1款第（二）項規定的“其他要件”。依據按需認定原則，在侵權民事案件中，即使原告商標客觀上達到馳名程度，但因不符合前述第二、三要件而侵權行為不成立的，人民法院不需要審查原告商標馳名與否，更不需要認定原告商標為馳名商標。

（三）按需認定原則在商標確權案件中的適用

在商標行政確權案件中（以商標異議案件為例），適用《商標法》第13條第2款、第3款的要件有三：一是異議人的在先商標（以下稱異議人商標）為馳名商標；二是被異議商標構成對異議人商標的復制、摹仿或者翻譯；三是被異議商標的注冊和使用容易導致消費者混淆或者誤導公眾，致使異議人的利益可能受到損害。審理涉及馳名商標的異議案件固然要首先考慮異議人商標的知名度，但并不意味著必須將其作為前提條件而首先對異議人商標是否是馳名商標做出審查和認定。依據按需認定原則，如果被異議商標沒有構成對異議人商標的復制、摹仿或者翻譯，或者被異議商標注冊和使用，不會導致消費者將其與異議人商標相混淆，或者也不會誤導公眾，致使異議人的利益可能受到損害，則無需就異議人商標是否馳名在決定書中作出認定。例如，異議人商標為宋體“長城”，核定使用商品為“葡萄酒”，被異議商標為楷體“長城”，指定使用商品為“計算機”。雖然“長城”葡萄酒為馳名商標（客觀事實），但因被異議商標未構成對異議人商標的復制、摹仿或者翻譯，或者不會誤導公眾，就無需就異議人商標“長城”是否構成注冊使用在“葡萄酒”商品上的馳名商標作出認定。

（四）按需認定原則與保護要件適用順序

馳名商標制度本質上是一項法律保護制度，馳名商標認定只是為其提供特殊保護的一種手段，而不是目的。馳名商標認定需符合《商標法》第13條第2款、第3款規定的全部要件。換言之，認定是為了保護的需要，即依據《商標法》第14條認定馳名商標的目的在于適用《商標法》第13條保護馳名商標的需要，而對在先商標客觀上的高知名度（客觀事實）在法律上予以確認即認定為馳名商標（法律事實），這才是“符合法律要求的馳名商標”。因此，馳名商標按需認定原則中的“需”是保護之需，有保護之需要方有認定之需要，有保護之必要則有認定之必要。反之，如果不給予其馳名商標保護，則不需要對其知名度進行馳名與否的認定。如果按照上述《征求意見稿》規定馳名商標保護要件的適用順序，將審查認定請求保護的商標馳名與否作為前提條件，而不論案件審理結果是否給予其馳名商標保護，顯然與《馳名商標司法解釋》第2條第1款第（一）項規定相沖突，違背了按需認定原則，勢必會走上脫離保護進行認定的境地。馳名商標認定與保護應當統一于“保護”，而不應將“認定”與“保護”割裂開來。如果脫離保護進行馳名商標認定，不利于防止當事人不正當地將馳名商標認定當作案件唯一目的等消極現象的發生。

三、保護要件適用順序之爭的實證分析

因《馳名商標司法解釋》規定的按需認定原則適用范圍僅限于民事糾紛案件，故未消弭在商標行政確權糾紛案件審理中關于馳名商標保護要件適用順序之爭。商標評審委員會和相關人民法院判決關于馳名保護要件適用順序產生分歧，以“吉百利”商標異議復審、行政訴訟案較為典型。在此案中，異議人在先注冊三件商標為第620863號“吉百利”、第1084196號“吉百利”、第1229280號“吉百利”（異議人商標），異議人商標在“巧克力、糖果”商品上客觀上具有較高知名度（馳名）。被異議商標“吉百利”指定使用商品為“氮肥、農業肥料”。②北京市高級人民法院（2011）高行終字第630號行政判決書。

（一）行政裁定

商標評審委員會裁定認為，雖然異議人商標具有較高知名度，但被異議商標指定使用商品與“吉百利公司商標賴以馳名的巧克力、糖果等商品在原材料、功能用途、銷售渠道、消費對象等方面均相差甚遠。被異議商標在上述商品上的注冊使用應不致誤導公眾與引證商標構成混淆，不會致使吉百利公司的利益受到損害。被異議商標并未違反《商標法》第13條第2款的規定。吉百利公司請求認定引證商標為馳名商標并擴大保護的主張因被異議商標不具備《商標法》第13條第2款規定的其他要件而不成立，商標評審委員會對引證商標是否馳名不再予以審查。”③同注釋② 。

（二）行政判決

一審和二審判決均認為，在先已注冊的商標是否馳名及其馳名程度，是判斷訴爭商標的注冊是否會因誤導公眾而損害該商標注冊人利益的重要考量因素。只有在對在先的注冊商標是否馳名進行審查并作出判斷，才能判斷商標法中馳名商標保護條款有無適用的可能與必要，進而才需要也才能夠對訴爭商標是否構成復制、摹仿或者翻譯，以及訴爭商標的注冊是否會誤導公眾并損害該馳名商標注冊人的利益作出判斷。④同注釋② 。一審判決認為，“本案中，商標評審委員會雖然認定（異議人）引證商標在巧克力、糖果商品上具有較高的知名度，但是并未圍繞吉百利公司的主張對三引證商標是否構成馳名進行評審，也未說明具體理由。所以，商標評審委員會認定被異議商標的注冊不會誤導公眾，不會與引證商標構成混淆，從而不會損害吉百利公司利益的結論事實不清。”⑤同注釋② 。二審判決認為，“（商評委）裁定將在先已注冊商標是否馳名，與訴爭商標是否系復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，以及訴爭商標的注冊是否會因誤導公眾而損害該馳名商標注冊人的利益，三者共同作為《商標法》第13條第2款適用的前提條件，系對上述法律規定及其適用前提的錯誤理解，依法應予糾正。”⑥同注釋② 。

（三）本文觀點

該案行政裁定和兩審判決的根本分歧在于，是否將在先商標馳名與否的審查和認定作為審理涉及馳名商標案件的前提條件。商評委裁定認為，馳名商標保護要件無先后之分，應綜合考慮案件審理結果。該案異議人商標雖然“在巧克力糖果商品上具有較高知名度”，但雙方商標使用商品“相差甚遠”，進而判定不會誤導公眾，致使引證商標所有人利益受到損害。因此，商評委對異議人商標是否馳名不再予以審查。商評委裁定從案件審理的最終結果出發，認為該案不能適用《商標法》第13條，故對異議人商標是否馳名不予審查和認定，體現了按（保護）需要認定的原則。

兩審判決均將在先注冊商標馳名與否的審查和認定作為審理該案的前提條件，即無論最終審理結果是否適用《商標法》第13條，都必須依據《商標法》第14條審查在先商標馳名商標與否及其馳名程度。但是，人民法院涉及馳名商標的商標行政確權案件和侵犯商標權訴訟案件，審理標準應當協調一致，均應堅持按需認定原則，即“根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定”⑦《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 （ 法釋［2009］第3號）第2條第1款第（一）項。。如果將“商標馳名與否的審查和認定”作為涉及馳名商標保護案件審理的前提條件，將使得前述“確有必要”的規定形同虛設，而且會出現兩種不合理的結果：一是依照認定商標馳名與否的通常標準，認定在先商標為馳名商標，但因欠缺“其他要件”而侵犯商標權不成立，或者訴爭商標應當準予注冊或者維持，即“認定但得不到保護”；二是認定在先商標未構成馳名商標，但客觀上具備“其他要件”，仍對判定侵犯商標權不成立，或者訴爭商標應當準予注冊或者維持，即“需要保護但得不到認定”。因此，如果商評委將馳名商標保護三要件“共同作為《商標法》第13條第2款適用的前提條件，系對上述法律規定及其適用前提的錯誤理解”⑧北京市高級人民法院（2011）高行終字第630號行政判決書。的話，二審判決將其中“認定商標馳名與否”作為前提要件，有違按需認定原則，亦未必正確。

四、堅持按需認定原則的兩個導向

就涉及馳名商標保護案件審理而言，按需認定原則要求對在先商標馳名與否的認定時，堅持兩個導向：

（一）保護導向

馳名商標不是商標價值評價，更不是榮譽稱號，不能為馳名商標預設一個“高門檻”。馳名商標也不是行業品牌評比，在個案中，可能出現行業排名第一的商標因不符合馳名商標保護的“其他要件”而得不到馳名商標認定，而行業排名第十的商標因符合馳名商標保護的“三個要件”而得到馳名商標認定的現象，這完全符合馳名商標法律保護制度的應有之義。馳名商標認定歸根到底是為了保護，是綜合考慮馳名商標保護所應考慮因素的結果，有保護之必要，即有認定之需要。特別是對訴爭商標使用人或者注冊人主觀惡意明顯，訴爭商標的注冊或者使用客觀上容易導致混淆，或者“足以使相關公眾認為其與馳名商標具有相當程度的聯系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的”⑨《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 （ 法釋［2009］第3號）第9條第2款。，可以適當降低馳名商標認定“門檻”，或者減輕在先商標所有人的舉證責任。

（二）結果導向

對當事人主張馳名商標保護的，行政機關和人民法院應綜合考慮涉案因素，判定是否符合《商標法》第13條規定的馳名商標保護要件，推導出是否給予馳名商標保護的結論。有保護之必要，方有認定之需要。如果適用《商標法》第13條給予保護，則對其商標馳名的客觀事實在法律上予以認定；如果不給予保護，則對其商標馳名與否不予認定。例如：在先商標“聯想”核定使用商品為“計算機”，曾經被認定馳名商標，客觀上仍馳名。訴爭商標為“聯想”，使用商品為“服裝”。如果認為訴爭商標容易造成消費者混淆或者誤導公眾，致使在先“聯想”商標所有人利益可能受到損害，則認定其為馳名商標并予以保護；反之，如果認為兩商標使用商品相差甚遠，不會誤導公眾，且“聯想”為普通有含義詞，訴爭商標未構成對其復制、摹仿或者翻譯，不會貶損或者淡化在先商標，則無需認定并不予保護。如果將商標馳名與否的認定作為前提條件，則無論最終保護與否，都需要審查和認定，違背了按需認定原則。為了避免當事人認為對其商標是否馳名未審查以及對馳名要件未評述發生歧義，法律文書可采用“為相關公眾所熟知”的表述確認商標知名度，以體現對馳名商標要件的審查和評述，并載明因欠缺其他要件，不能適用《商標法》第13條第2款或者第3款的結論，以此作為對商標馳名與否不作認定的理由。

結 語

馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念深入人心，作為一種保護知識產權的法律概念尚不為社會公眾所熟知。僅靠禁止將“馳名商標”字樣用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，尚不足以保證馳名商標制度回歸法律本意。要在正確把握認定的法律定位，使馳名商標回歸“在中國為相關公眾所熟知并應受到特殊保護的商標”這一法律概念上來。馳名商標“按需認定”原則為《商標法》第14條第1款所明確規定，其要義是認定的目的在于保護，有保護之必要方有認定之需要，有保護之必要即有認定之需要。如果凡涉及馳名商標保護的案件，就要求“應首先確定請求保護的商標是否達到馳名狀態”，并在法律文書中予以認定，而不考慮案件審理結果是否給予馳名商標保護，終將使法律規定的按需認定原則形同虛設，走上脫離保護作認定的不歸路。

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well-known trademark； prerequisite for protection； recognition only when necessary；sequence of application

汪澤，中華商標協會副秘書長，法學博士