結合復審談超范圍的認定與判斷

張真

摘 要：在實際審查業務中，超范圍的判斷相對難以把握。本文從實際案例出發，根據審查過程中審查員與申請人雙方的意見內容、雙方爭論的焦點，以及復審委員會對于同一問題的認定結果，深入分析不同類型超范圍的認定和判斷。通過比較分析，探討在實際審查工作中如何客觀準確地理解和實踐“直接地、毫無疑義地確定”。

關鍵詞：超范圍 直接 毫無意義 概括 組合

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）04（a）-0204-02

專利法第三十三條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。審查指南[1]進一步規定：原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的技術內容。通常，申請人在專利申請的審查過程中為了克服審查員指出的申請文件的缺陷從而使其能夠獲得授權，大都存在修改申請文件的情況，而審查員對修改文件的審查又必然涉及到對專利法第三十三條的理解和使用。

1 案例分析

原始權利要求如下。

（1）一種減少無線信號中的譜線的方法，包括：產生包括多個脈沖的碼字；響應該碼字，產生多個碼字調制的子波；用發送數據的比特調制該多個碼字調制的子波以形成多個數據調制子波；發射該多個數據調制的子波。

（2）如權利要求1所述的減少無線信號中的譜線的方法，其中產生多個碼字調制的子波的步驟進一步包括：產生多個未調制子波；以及將該多個未調制子波的每一個和多個脈沖之一混合。

修改后的權利要求如下。

一種減少無線信號中的譜線的方法，包括：產生包括多個脈沖的碼字；在第一子波源提供第一多個未調制子波；在第二子波源提供第二多個未調制子波；選擇來自所述第一子波源的第一多個未調制子波和來自所述第二子波源的第二多個未調制子波之一作為選擇的多個未調制子波；響應于所述碼字，將該選擇的多個未調制子波的每一個與所述多個脈沖之一混合以產生多個碼字調制的子波；用發送數據的比特調制該多個碼字調制的子波以形成多個數據調制子波；發射該多個數據調制的子波。

【審查員意見】：權利要求2的修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，理由如下：特征“選擇來自所述第一子波源的第一多個未調制子波和來自所述第二子波源的第二多個未調制子波之一作為選擇的多個未調制子波；響應于所述碼字，將該選擇的多個未調制子波的每一個與所述多個系列脈沖之一混合以產生多個碼字調制的子波”超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，原說明書中記載的是：選擇第一和第二子波源的正確順序來產生包含碼字調制子波的期望信號流?？梢?，通過選擇第一子波源和第二子波源得到的子波是碼字調制子波而不是未調制子波，通過選擇第一子波源和第二子波源得到的子波無需再與碼字混合。因此，修改后的技術方案既未明確地記載在原說明書和權利要求書中，也不能由原說明書和權利要求書所記載的內容直接地、毫無疑義地確定。

【申請人意見】：本領域技術人員能夠清楚地了解，開關550通過選擇操作接收第一和第二子波源510和520中的一個的輸出，并且從碼轉換器560輸出的碼流也被輸入到開關550以與來自通過開關550選擇的第一和第二子波源510和520中的一個的子波混合，從而產生碼字調制子波。由此可知，在沒有從碼轉換器560輸出的碼流的輸入的情況下，開關550的選擇操作并不能產生包括由碼字調制的子波的期望信號流。因此，本領域技術人員基于本申請說明書的記載并且參考附圖，能夠容易地獲得本申請權利要求2中記載的上述技術特征。

【復審合議組意見】：本申請說明書附圖2和圖3記載的內容并未明確從碼轉換器560輸出的碼流也被輸入到開關550以與來自通過開關550選擇的第一和第二子波源510和520中的一個子波混合，從而產生碼字調制子波，原說明書中子波發生器的第二實施例記載如下內容：第一子波源產生第一子波，第二子波源產生第二子波，碼轉換器將碼字轉換成正確的開關控制信號，選擇第一和第二子波源的正確順序來產生包含碼字調制子波的期望信號流，根據上述內容可知，原說明書中記載了首先由碼轉換器將碼字轉換成正確的開關控制信號，再選擇第一和第二子波源的正確順序以產生多個碼字調制子波，即開關是通過從碼轉換器輸出的開關控制信號來控制的，再對第一和第二子波源的順序進行選擇以產生多個碼字調制的子波。

【案情分析】：根據本申請說明書的記載，本申請的目的是提供一種能最小化在得到的信號譜中的譜線的無線收發機。其技術方案是：圖1的信號發生器能用在的UWB收發機中，信號發生器1010包括本地振蕩器310，碼發生器320以及子波發生器1130。子波發生器1130運行以產生形成碼字調制子波的一系列子波。子波發生器輸出的碼字調制的子波作為稍后會被發送數據調制的未調制信號流向上發送。碼字調制的子波流和發送數據流在信號混合器1030混合，以產生由碼字和發送數據流調制的數據調制信號流。其中，圖3是圖1的子波發生器的第一示范實施例的框圖。如圖3所示，子波發生器1130包括第一子波源1210，第二子波源1220，開關550以及碼轉換器560。在該實施例中，第一子波源1210和第二子波源1220各自產生在第一和第二方向之間交替的一系列子波。碼轉換器560產生正確的開關控制信號，選擇第一和第二子波源1210和1220的正確順序來產生包含碼字調制的子波的期望信號流。圖4是圖10的子波發生器的第二示范實施例的框圖，子波發生器1330包括子波源610和子波混合器1330。子波混合器1330混合來自碼發生器320輸出的碼流和來自子波源610的子波流。仔細分析上述內容可知，原說明書中記載了首先由碼轉換器將碼字轉換成正確的開關控制信號，再選擇第一和第二子波源的正確順序以產生多個碼字調制子波，即開關是通過從碼轉換器輸出的開關控制信號來控制的，再對第一和第二子波源的順序進行選擇以產生多個碼字調制的子波。也就是說，碼字僅僅是用來選擇第一子波或者第二子波的控制信號，而最終通過控制信號選擇出來的子波將作為碼字調制子波。說明書中并沒有明確記載申請人所說的“輸入到開關550的碼流與來自通過開關550選擇的第一和第二子波源510和520中的一個的子波混合”，即“碼字與子波混合”，并且上述內容也不能由原申請文件中直接地、毫無意義地確定。

由此可以看出，在判斷是否超范圍時，要站在本領域技術人員的角度，準確理解技術方案，以本案為例，重點在于我們通過對技術方案的理解要確定通過選擇第一子波源和第二子波源得到的子波究竟是碼字調制子波還是未調制子波。這是問題的根結所在，也是申請人和審查員爭論的焦點。本案修改后的權利要求中的技術特征看起來似乎都記載在原說明書中，但是仔細辨別之后可以看出，修改后的技術方案的部分特征記載在第一實施例中，部分特征記載在第二實施例中，即修改后的技術方案是兩個實施例的技術方案的組合體，而該組合技術方案并未記載在原申請文件中，也不能由原申請文件直接地、毫無疑義地確定，這顯然超出了原申請文件記載的范圍。因此，不能因為修改后的技術方案中的各個特征記載在原申請文件中就認定為不超范圍，而是要仔細研究修改后的整體技術方案是否記載在原申請文件中或者是否能夠從原申請文件中直接地、毫無疑義地確定。

此案也是在實際審查過程中經常遇到的問題，需要強調的是，并不是所有的組合不同實施例中的特征而修改的權利要求都會超范圍，即，不能看到修改后的內容與原申請文件記載的內容不同時，機械地得出修改超范圍的結論，這會嚴重損害申請人的利益，而是需要審查員在充分理解發明技術方案的基礎上，根據原申請文件技術方案的整體內容進行判斷，從所述領域的技術人員的角度出發，對發明所要解決的技術問題、達到的技術效果有一個整體的把握，以最大限度的保護申請人的合法權益。

2 結語

通過以上案例可以看能出，在判斷超范圍時應該嚴格按照兩個層次進行，即，與原說明書和權利要求書文字記載的內容是否相同，是否可以從原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。需要注意的是，在判斷修改后的內容與原說明書和權利要求書文字記載的內容是否相同時，不能過于機械和簡單的做出認定，即使修改后的技術方案中的各個特征在原申請文件中有記載，但是要進一步分析組合后的方案是否能夠從原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。此時，應當站在本領域技術人員的角度，充分理解原申請文件記載的技術方案，把握發明創造的核心內容，從技術層面進行整體分析，這樣才能得出準確和客觀的結論。

參考文獻

[1] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010版[M].知識產權出版社，2010（1）.