淺談實用新型審查意見通知書中“其他說明”的撰寫

崔欣　姚玉翠

摘 要：從審查意見通知書中“其他說明”的出現談起，簡單論證了“其他說明”在駁回中的效力，并從有利于一審駁回、有效縮短審查周期的角度出發，列舉了在撰寫審查意見通知書時建議增加“其他說明”部分的幾種典型情形。

關鍵詞：審查意見；“其他說明”；權利要求；審查結論

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：2095-6835（2014）13-0130-02

近年來，在撰寫實用新型審查意見通知書時，我們常常在指出申請文件存在某實質性缺陷的同時，對申請人可能采取的修改方式進行預判，并對某種不符合專利法或實施細則中有關規定的修改方式進行“其他說明”。這種“其他說明”雖然不是審查意見通知書的必要組成部分，但可以幫助申請人進行有效的修改，并對授權前景進行準確把握，進而簡化審查程序。可以說，在審查意見通知書中，“其他說明”的出現是高質量專利審查要求的產物，也使審查質量得到了明顯的提高。

1 “其他說明”的出現

無論是在專利法、實施細則，還是在審查指南中，都沒有關于審查意見通知書中“其他說明”的規定，但這并不意味著審查意見通知書中出現的“其他說明”不合法理。審查意見通知書作為法律文書，其根本目的在于架起審查員與申請人之間溝通的橋梁，將審查員對申請的審查意圖和傾向性意見清晰、全面、準確地傳達給申請人，以幫助申請人進行答復。在審查指南第一部分第二章3.3“明顯實質性缺陷的處理”中明確規定了審查意見通知書應當包括的內容，但這種開放式的撰寫方式僅僅是對審查意見通知書撰寫的最低要求，并不意味著審查意見通知書中不能增加其他內容。

2 “其他說明”的效力

“其他說明”作為審查意見通知書的補充組成部分，能夠使審查意見通知書傳遞的信息更加全面。一般而言，申請人會充分考慮審查員在“其他說明”部分的論述，來決定是否進行修改、怎樣進行修改，這使雙方之間的溝通更加高效，進而為申請盡快結案提供了極大的便利。但是，仍有部分申請人罔顧“其他說明”部分，執意按照審查員已經預先告知的不可能合格的修改方式進行了修改。在這種情況下，對審查意見通知書中“其他說明”部分指出的事實、理由和證據可否視為駁回申請前的一次聽證，一直沒有定論。

駁回決定是一種對申請人不利的審查結論，應當按照聽證原則，給申請人機會陳述意見和/或對申請文件進行修改，但對于某些不可能通過修改而克服實質性缺陷的申請，即使再給申請人聽證的機會，也不會使審查結論發生變化。在保證駁回實體相對公正的前提下，盡量簡化審查程序，以節約審查資源，提高行政效率。審查意見通知書是駁回前聽證的重要環節，其中對事實、理由和證據的充分評述是完成聽證的關鍵。“其他說明”部分作為審查意見通知書的補充，是對可能出現的修改情形進行的說理和評述，雖然是基于一種預估，但一旦申請人將這種可能出現的修改方式變為現實，預估則變為事實。對于沒有授權前景的申請，只要審查意見通知書中“其他說明”部分對可能出現的事實進行了準確估計，對其理由和證據進行了充分論證，那么審查員基于此作出的駁回決定應當是符合聽證原則的。

3 “其他說明”的撰寫建議

在審查實踐中，越來越多的審查意見通知書中出現了“其他說明”，或者沒有冠以“其他說明”的標題，但其實質內容是對申請文件可能出現的修改提出審查意見，避免了申請人對案件的答復造成新的實質性缺陷，幫助申請人更有效地進行修改。同時，“其他說明”更多地出現在了沒有授權前景的審查意見通知書中，其目的是為了更充分地說理，讓申請人了解申請不具有通過修改獲得授權的前景，可能出現的修改方式將引發新的實質性缺陷，從而幫助申請人合理選擇答復方式。

“其他說明”中預估的修改方式，如果在答復文件中變為事實，則可以基于此做作出駁回決定，但這并不意味著審查員要花費過多的精力來撰寫“其他說明”，而造成審查意見通知書冗長、主次不明。是否撰寫“其他說明”并無硬性規定，而是由審查員根據案情權衡利弊決定的。但是，對于沒有授權前景的以下幾種典型情形，建議審查員在審查意見通知書中增加“其他說明”部分，以有利于一審后駁回。

3.1 權利要求的修改不足以克服原缺陷

權利要求可能出現的修改方式僅在于權利要求的重新組合和/或補入說明書中的技術特征，而該技術特征的補入并不足以克服權利要求原有的明顯實質性缺陷。

案例1：原始權利要求書為：①一種便捷粉筆托，其特征在于A；②根據權利要求1所述的一種便捷粉筆托，其特征在于B；③根據權利要求1所述的一種便捷粉筆托，其特征在于C. 修改后的權利要求書為：①一種便捷粉筆托，其特征在于A和C，所述的C為過盈配合；②根據權利要求1所述的一種便捷粉筆托，其特征在于B.

案例分析：本案除了權利要求的技術方案外，說明書中還記載了其他的技術特征，這些技術特征已經被對比文件公開。審查員在第一次審查意見通知書中指出全部權利要求不具有新穎性，并特別說明申請人對申請文件的權利要求進行疊加組合或者將“過盈配合”補入權利要求中也不具有新穎性，本申請不具有授權前景。那么，面對申請人的如上修改，審查員可以直接對前兩個權利要求作出駁回決定。

3.2 權利要求的修改會致新的缺陷

權利要求的修改方式會導致出現新的明顯實質性缺陷。

案例2：原始權利要求書為：遠紅外降壓護具，其特征在于用棉質布制成底帶，用醫用紗布縫制成中藥袋，將中藥袋放在底帶中間……修改后的權利要求書為：遠紅外降壓護具，其特征在于用棉質布制成底帶，用醫用紗布縫制成中藥袋，將中藥袋放在底帶中間……將遠紅外陶瓷粉和高強磁粉等用黏結劑攪勻后涂抹……將由吳茱萸、菊花、丹參等配置好的純中藥裝入藥袋中……

案情分析：審查員在第一次審查意見通知書中指出權利要求缺少必要的技術特征，并具體分析了其底帶上涂抹的物質和中藥袋中裝入的中藥是產生遠紅外和降壓功效必不可少的技術特征，但在“其他說明”部分進一步指出，說明書中記載的“遠紅外陶瓷粉和高強磁粉等用黏結劑攪勻后涂抹”和“吳茱萸、菊花、丹參等配置好的純中藥”補入權利要求中雖然可以克服其不符合專利法實施細則第二十條第二款的缺陷，但同時將會導致權利要求中包含的組分不符合專利法第二條第三款的規定，因此本申請存在不可能通過修改而克服明顯實質性的缺陷，不具有授權前景。申請人在答復通知書時，依然將審查員明確告知過的組分特征補入了權利要求中，此時審查員可以基于該“其他說明”作出駁回決定。

4 結束語

對審查意見通知書中出現“其他說明”的必要性和合理性進行了分析，并簡單論證了“其他說明”作為審查意見通知書的組成部分，其中涉及的事實、理由和證據可以作為駁回申請的依據。

參考文獻

[1]國家知識產權局條法司.專利法 第三次修改導讀[M].北京：知識產權出版社，2009.

[2]國家知識產權局條法司.專利法實施細則 第三次修改導讀[M].北京：知識產權出版社，2010.

[3]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010.

作者簡介：崔欣（1981—），女，現任職國家知識產權局專利局實用新型審查部審查員。姚玉翠（1981—），女，現任職國家知識產權局專利局實用新型審查部審查員。

〔編輯：王霞〕

Abstract： “Other notes” about the emergence of a notice from the review comments， and simply demonstrated that the “Additional Notes” In dismissing the effectiveness of First Instance dismissed from favor， effectively shortening the review cycle starting angle， citing the review in writing notice of the proposed increase in the views of some typical situations when “additional instructions” section.

Key words： review comments； “additional notes”； claims； conclusions of the reviewendprint