劉 春 霖
(河北經貿大學 法學院,河北 石家莊 050061)
所謂專利托管是指將企事業單位對專利管理的需求與專利服務機構專業化的服務相結合,在嚴格保守企事業單位商業秘密的前提下,企事業單位委托服務機構管理其全部或部分專利相關事務,為企事業單位尤其是企業量身定制一攬子服務的工作模式。 “信托的功能可以分為兩個發展階段:早期作為財產的轉移手段,近代以來成為了資產管理的方式。”[1](P17)在知識經濟背景下,專利托管已經成為知識資本運作的典型形式。易言之,專利托管是一種商業模式創新,是“企業價值創造的基本邏輯,是企業創造價值的門道”。[2]
目前中國發明專利的65%、企業技術創新的75%以上和新產品開發的80%以上,都是由中小企業完成的,但同時80.2%的中小企業沒有知識產權部門,88.5%的企業沒有專利貿易。[3](P61~67)科技型中小企業中的多數“專利三無”現象普遍,即知識產權方面無部門、無人員、無投入;技術模仿的多,自主創新的少;知識產權意識較差,法律維權能力薄弱。事實上,各國都格外重視對中小企業發展的扶持,如德國政府將中小企業視為“市場經濟的心臟和增長與就業的發動機”,把扶持和支持中小企業發展作為“最優先的任務之一”[4];在法國,2012年2月21日投資戰略基金發起“法國投資2020計劃”,參與221個投資基金,在法國各地區加強對中小企業的直接援助活動[5];韓國鼓勵中小企業致力技術創新研發,促進“以購買為前提的新技術開發事業”,政府向中小企業提供部分研發費用支持,推動中小企業的技術創新。[6]在此背景下,我國政府主導嘗試中小企業知識產權托管工程。
在法律與政策依據方面,我國《信托法》第7條規定,設立信托,必須有確定的信托財產,并且該信托財產必須是委托人合法所有的財產,包括合法的財產權利。這表明,我國《信托法》并未否認知識產權作為信托財產的可能性,但是《信托法》規定的信托財產主要是有形財產,也并未明確將知識產權納入信托的財產范圍。將知識產權明確納入信托財產范疇的是中國人民銀行2001年1月發布的《信托投資公司管理辦法》,其中第20條規定了信托投資公司可以申請經營的業務,信托投資公司可以受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務,即委托人將自己的動產、不動產以及知識產權等財產、財產權,委托信托投資公司按照約定條件和目的進行管理、運用和處分。這是我國專利托管實踐最主要的法律依據。
2008年4月21日,北京市知識產權局和豐臺區人民政府聯合在京啟動全國首個知識產權托管工程,工程試點基地是豐臺區賽鷗科技孵化器內100多家中小型企業,并于2009年在豐臺、朝陽、西城、大興、石景山等五個區縣進一步開展知識產權托管工程試點。知識產權托管工程試點初見成效,僅中關村國家自主創新示范區中小企業加入知識產權托管的比例就達90%以上,這些企業的專利申請量年增長率達70%以上。通過專利托管工程,幫助入托企業新申請專利4 000余件,同比增長近7倍;在標準制定方面,幫助開發區入托企業完成國際標準2項、國家標準10項、行業標準16項的制定工作。2011年初,為進一步推進和規范知識產權托管工作,國家知識產權局和工信部聯合出臺《中小企業集聚區知識產權托管工作指南》(下文簡稱《托管工作指南》)。北京、上海、天津、重慶、武漢、長沙、蘇州、揚州等地結合地方特色,相繼開展了以專利托管為代表的各具特色的中小企業知識產權托管工作。
一方面,我國初始階段的中小企業專利托管,是為企業量身訂制的一攬子服務模式,是政府主導的“免費”惠企工程,實現了多方共贏。通過企業專利托管工程,政府有效地推動了中小企業專利工作,促進了中小企業的發展;中小企業得到免費的專利方面的咨詢、培訓服務,提高了專利運營和管理水平,促進了專利意識的增強和專利數量的增長;專利托管服務機構拓展了業務范圍,培育了潛在客戶;企業專利托管實施單位則進一步豐富了孵化器的服務功能,增強了對企業的吸引力。
另一方面,當前中小企業專利托管實踐,將引導眾多科技型企業逐步邁入市場化專利信托管理的軌道。初始階段的中小企業專利托管,主要是政府主導的,對服務對象是無償的,它不僅僅是政府知識產權戰略推進的內容,而且客觀上起到了扶持中小企業尤其是專利優勢企業發展、成長的作用,令中小企業步入靠創新求發展、靠專利獲取競爭優勢的良性循環軌道。之后步入正軌的專利托管,主要靠市場調節,是一種以專利為載體,以信托關系為紐帶,把專利權人、信托服務機構、社會投資者和專利用戶結合起來進行專利創造、運營、轉化、保護的新機制,與國家知識產權戰略目標一脈相承。“知識產權制度從建立之時就根植于知識商品化的基礎之上,其財產利益與社會價值的實現,并非表現為權利人對知識產品的支配,而是一個‘個人創造——他人傳播——社會利用’的過程。”“知識產權所有人往往要借助他人的傳播或使用來實現自己的利益,才能使得知識產權不僅具有法律意義,而且具有實際價值。”[7](P39)
目前靠政府組織推動的中小企業專利托管,主要的政策依據是國家知識產權局與工業和信息化部聯合下發的《托管工作指南》,且該規范性文件強調省、自治區、直轄市、計劃單列市知識產權局及中小企業主管部門制定本轄區知識產權托管工作的目標與方案,確定工作重點和經費預算,負責指導實施單位的專利托管工作;每個托管工作服務期為1年;服務期滿,由省、自治區、直轄市、計劃單列市知識產權局及中小企業主管部門指導實施單位對轄區內的托管服務進行考核驗收。現行企業專利托管政策,雖然在初始階段具有“啟動”、“導向”的作用,但其局限性顯而易見。
首先,這種托管是按照政府意志實施的。《托管工作指南》規定,政府制定專利托管的目標與方案,政府指導專利托管工作的實施,實施單位推選服務機構也要接受政府指導,政府檢查托管工程的實施效果,政府聽取托管工作的進展匯報等等。
其次,這種托管主要由政府埋單。《托管工作指南》規定,由于企業的規模和性質、專利事務的工作量、專利工作的整體水平等存在差異,服務機構的規模和水平也各不相同,托管分為完全式托管和部分式托管。完全式托管主要面向未設置知識產權機構、人員的小型企業,以政府引導和支持服務機構提供信息分析、專利申請流程服務等“無償服務”為主;部分式托管主要面向具備知識產權機構、人員的大中型企業,以政府推薦服務機構提供專利運營、權利維護、戰略規劃、人才培訓等“有償”的專業服務為主。省、自治區、直轄市、計劃單列市知識產權局及中小企業主管部門制定工作方案,確定工作重點和經費預算。可見,政府推出的這種企業專利托管模式主要由政府花錢。
再次,這種托管是一種短期優惠。《托管工作指南》規定,每個托管工作服務期為1年。眾所周知,企業專利運營是一個持續不斷的日常性工作,自企業創辦至企業終止,期間每時每刻都在進行專利運作,如技術開發、專利申請、專利交易、專利組合管理、技術信息監測、產品定位、人員培訓等,1年的托管工作服務期,只能制造無數半拉子工程,甚至某些企業還會形成對政府這種免費優惠托管的依賴。
綜上,推動企業專利托管,政府的政策導向不應過多強調免費、短期、全托,而應當遵循市場法則和企業發展規律,為市場調節型托管提供外圍服務。如推動知識產權交易平臺建設,提供專利信息溝通渠道,規范專利托管服務機構的行為,為企業專利托管提供及時高效的公示服務等。真正意義上的企業專利托管應當是市場行為,靠合同依法規制。“在一個成熟的科技轉化體制中,應當是市場發揮主導作用,由科技成果供方、需方以及中介機構按照市場規律運行。”[8](P614~631)因為“理論和實踐都證明,市場配置資源是最有效率的形式。市場決定資源配置,就是由經濟主體依據市場規則,在供求機制、競爭機制和價格機制等作用下,自主決定相關經濟活動,實現資源平等交換和自由流動的一種經濟機制。由于三大機制,價值規律將為自己‘強制地開辟道路’,從而促進技術進步和引導資源優化配置,這是市場決定資源配置的根本原因。”[9]
目前我國中小企業專利托管的相關法律規定,主要是《信托法》、《信托投資公司管理辦法》和《托管工作指南》。我國信托法律制度明確規定知識產權可以作為信托財產,但是缺乏具體反映知識產權特點的知識產權信托的操作規程。諸如哪些知識產權可以作為信托財產,作為托管財產的專利權應當滿足哪些條件,專利托管的具體方式、實施專利托管的程序要求以及相應的個性化管理規范,在法律制度中依然是空白。法律制度上的缺陷,必然成為我國中小企業專利托管事業發展的桎梏。
由于專利托管的專業性較強,投資風險較大,加之實踐中各種配套設施的不健全,專利托管在具體運行中也遇到了諸多困難,許多企業和服務機構持觀望態度。目前政府積極倡導、企業和托管服務機構隨聲附和的局面,與市場化條件下專利托管風險化解技術上的困境密切關聯。以專利這種無形財產權作為信托財產進行托管,較之傳統的有形財產作為托管對象,存在著信托財產界限模糊、專利信托登記無規范、專利期限限制以及專利信托價值難以評估作價等風險。例如,作為信托財產的專利權范圍的劃定具有極高的技術性,專利托管服務機構有時對此望而卻步,這是專利托管運行中難以回避的風險。我國《信托法》和《信托投資公司管理辦法》僅僅概括說明了知識產權可以作為信托財產。但是,知識產權托管的適格要件缺位。實踐中的專利并非都清一色的具有托管運營價值,諸如專利法上發明人、設計人的署名權等天生就不具有經營屬性,“發明人的人格權不能放棄、轉讓及抵押,只能發明人本人才能享有。”[10](P53)還有的專利存在權利瑕疵,如爭議程序中的專利權、已經許可他人使用的專利等難以成為托管財產。我國《信托法》第10條規定:“設立信托,對于信托財產,有關法律、行政法規規定應當辦理登記手續的,應當依法辦理信托登記。未依照前款規定辦理信托登記的,應當補辦登記手續;不補辦的,該信托不產生效力”。一般而言,進行信托需要進行登記,即信托公示,將專利這種無形財產權作為信托財產原則上也不應例外。但是,實踐中由哪個機構作為專利的信托登記機構則難以找到制度上的依據。專利信托登記的不完善使得信托公司管理困難重重,也容易造成委托人與受托人之間的糾紛,使得專利權人的利益無法保障。
根據《托管工作指南》劃分托管類型的依據,本文嘗試構建企業專利“完全式托管”和“部分式托管”的運行模式。
目前政府主導的完全式專利托管模式的運行結構,包括如下三個主要環節:
一是政府有關部門指導專利托管實施單位。省、自治區、直轄市、計劃單列市知識產權局及中小企業主管部門對實施單位進行指導,包括制定本轄區專利托管工作的目標與方案,指導本轄區專利托管工作的實施,指導實施單位推選服務機構,檢查本轄區專利托管工程的實施效果。
二是專利托管實施單位選擇專利托管服務機構。專利托管實施單位要在政府有關部門指導下選擇專利托管服務機構,為服務機構提供辦公場所和工作設施,組織安排服務機構為托管企業制定托管方案,組織監督服務機構為托管企業開展托管服務,協調服務機構與托管企業合作及產生的問題等。
三是專利托管服務機構與企業簽署托管服務合同。專利托管服務機構與中小企業簽署托管服務合同,提供專利托管服務,包括信息分析、專利申請文件撰寫、專利申請流程服務、制度建設、專利運營、權利維護、戰略規劃、人才培訓等。
完全式專利托管模式的運行結構,如圖1所示。

圖1 完全式專利托管模式運行結構示意圖
部分式專利托管模式代表著未來市場化專利托管的方向,其運行結構也包括三個核心環節:
一是“專利選擇”,即專利托管服務機構依據市場需求和中小型科技企業專利供應狀況,確定接受托管的專利的技術標準,并據此與有關中小型科技企業(專利權人)談判,進行專利集中托管;二是“專利集中”,即專利托管服務機構通過與中小型科技企業簽署專利托管合同,組合中小型科技企業手中的專利,組建專利庫,并依據專利選擇標準分成不同的專利組合;三是“專利授權”,即專利托管服務機構運用專利組合或者單項專利,向市場上的專利用戶以許可、轉讓、出資、質押等方式推廣授權專利組合中的托管標的,或者依照合同為企業提供專利有償服務,獲益后再按專利托管合同的約定向中小型科技企業進行分配。
部分式專利托管模式的運行結構,如圖2所示。

圖2 部分式專利托管模式運行結構示意圖
中小企業部分式專利托管模式符合市場經濟中企業運營法則,符合企業發展和競爭的規律,代表著今后企業專利管理和運用的方向,其運行機理主要表現在:
一是全社會專利開發、運營、應用專業化分工協作,旨在提高效率和效益。“知識產權既然有價值,能夠帶來收益,帶來財富,在經濟活動中體現出來,那么就應該把重點放在應用上。”[11](P3~7)“知識產權的許可,已成為當前知識產權所支配的經濟環境中競爭的戰略性手段。”[12](P19)在此背景下,總之,中小企業部分式專利托管模式的運行,實現了專利開發、運營、應用專業化分工協作,突破了專利一體化思維下企業試圖建設小而全、大而全的專利開發、應用、保護一條龍的局域社會的低效機制,可大大提高專利創造、運營和最終應用的效益和效率。
二是技術相關企業互通有無,資源共享,旨在創造一個專利利益分享、高效管理的共同體模式,降低技術更新風險。中小企業專利托管模式實質上是技術相關企業專利利益分享、高效管理的共同體模式,是創新集群一種新的運行機制,可以降低風險,提高整體效能,是創新驅動發展戰略的重要內容。
三是開放式創新環境下企業市場競爭的策略是靠專利聯盟取得技術優勢,同時防范對手的技術封鎖。中小企業專利托管模式,一定意義上也是應對國外企業專利戰略的具體措施。發達國家專利集中戰略已對發展中國家技術創新構成威脅;一些國家已在政策層面防范國外專利集中戰略。總之,中小企業部分式專利托管模式是探索開放式創新環境下企業競爭戰略的合理選擇。
中小企業專利托管面臨的法律風險,主要是托管標的物本身固有的法律風險,即被托管的專利權有無權利瑕疵。托管服務機構接受委托管理特定專利,必須確保該項專利在法律上沒有任何瑕疵,這至少需要考慮三個方面的因素:
一是被托管的專利的合法性問題,也就是要求委托人出具合法有效的該專利權的合法性證明,如專利證書、受讓專利的合同書以及其他有關證明文件等。二是被托管的專利的穩定性問題。已經獲得的專利權可能會進入《專利法》規定的“無效”程序,被托管的專利還可能會有第三人提出權利要求等,這都有可能導致由于被托管的專利權利狀態不穩定而使托管目的落空。三是被托管的專利的時間性問題。專利權有法定的有效期,過期的專利便失去了其托管價值,雖未過期但保護期將至的專利其托管價值也將大打折扣。
上述中小企業專利托管法律風險的預測,本身就是此類法律風險防范或化解的重要組成部分。“不怕做不到,唯恐想不到”,風險預測全面,就可能完全通過托管合同予以化解。具體化解風險的措施包括:首先,專利托管服務機構與中小企業等專利權主體談判和簽署托管合同前,受托人應充分、謹慎地審查受托專利可能發生上述三類法律風險的各種影響因素。其次,在談判和簽署托管合同時,專利托管服務機構要確保中小企業等專利權主體對托管的專利的合法性、商業化應用可能性等做出承諾,并約定違約救濟手段,把此類專利托管法律風險化解在托管實施以前。第三,鑒于專利權的公開特性,諸如專利權的申請、授權、變更、無效、撤銷、注銷等環節都要依法公示,專利托管服務機構建立常規性專利信息監測機制,及時收集、整理相關技術信息,做出相應專利預警,也是化解專利托管法律風險的重要手段。
1.中小企業專利托管的經濟風險
中小企業專利托管的經濟風險,是指被托管的專利權經濟價值及經濟收益不確定,可能導致專利托管目的難以實現。這主要包括兩個方面:一是被托管的專利的市場前景難預測;二是被托管的專利經濟價值難以估價或估價不準確。
首先,專利托管服務機構必須預測被托管的專利的商業化屬性。被托管的專利的商業化屬性直接決定該項專利能否實際應用、應用功效大小等,進而影響托管價值。這其中需要考慮的因素主要有:
一是被托管的專利在技術上是否實用。我國專利法要求申請專利的發明創造應當具備實用性,并將“實用性”界定為“能夠制造或使用,并且能夠產生積極效果”。但這一實用性要求,只是強調申請專利的發明創造體現為具體方案,具備實施的可能即可,并不要求能夠立即制造或使用甚至已經制造或使用過。易言之,已經取得專利權的智力成果很可能距真正在產業領域中的廣泛實施還有相當長一段距離,這既需要一定的時間、金錢,也可能需要配套的相關人員的技術培訓等。
二是被托管專利的市場前景如何。被托管的專利的市場前景情況,直接決定該專利的托管價值。獲得專利權的創造性智力成果的先進性與市場前景不能劃等號。某項發明創造在申請專利時很有潛力,但很可能在取得專利權時其市場潛力已大打折扣甚至不復存在;專利技術的先進性及其市場前景也只是與已經公開的技術比較而言的,更加先進而又尚未公開的技術往往是專利技術的“克星”。因此,對被托管的專利的市場前景狀況進行深入細致地考察論證十分必要。
三是被托管的專利的經濟壽命之長短。專利權的經濟壽命并不等同于其法律保護期。對于創造性智力成果權而言,有效期即將屆滿的專利其經濟壽命無疑為時不長,但有效期較長的專利其經濟壽命也未必就長。
四是被托管的專利在技術和法律上有無其他制約因素。被托管的專利在被托管之前是否已經許可他人使用,已經許可多少人使用,許可他人使用的時間、范圍等,都是決定該項專利托管價值大小的十分重要的因素。
其次,專利托管公司必須預測足以影響被托管專利的評估價值的因素。在對被托管的專利進行價值評估時,至少需要考慮的法律問題有二:
一是該專利的法律狀態,如被托管的專利權客體,原則上只能是獲得專利權的技術,而不能是專利申請中的技術;被托管的專利是否依法繳納了專利年費,有無因未按時繳納年費而被視為自動放棄的可能;專利是否正在有關侵權、無效等訴訟或行政裁決程序中;被評估的專利還有多長的有效期;被托管的專利是否屬于從屬專利。因為從屬專利一定程度上受制于人,所以理論風險就較一般專利大得多。
二是被托管的專利屬于何種專利。我國《專利法》規定了發明、實用新型、外觀設計三種專利,其取得程序、授權條件、保護期限各不相同,自然也會影響它們的評估價值。一般來講,發明專利的創造性、收益率和獲取成本高于實用新型和外觀設計專利,所以對前者的評估應當考慮與后者的比較。
2.中小企業專利托管經濟風險的化解
首先,對于被托管專利的商業化應用程度的風險化解,可考慮三個方面:一是由于專利托管對于專利權主體和托管公司來講,雙方利益共享,風險共擔,所以需要委托方即專利權主體對托管標的物的商業化程度進行必要而又充分的可行性論證,并對該專利的市場化、商業化提出指導性意見,以便于托管服務機構對該項專利的托管運作。二是由于專利的經濟價值不確定,所以托管服務機構在進行托管時要充分運用各種市場信息平臺,及時捕捉市場信息,抓住市場商機,在短期內將受托的專利實現商業化、資本化,避免因替代品的出現減損其價值。三是可以考慮引入保險機制,通過對有關專利的市場化、商業化應用向保險公司投保,從而令中小企業專利托管的經濟風險多一個化解端口。
其次,對于專利價值評估風險,主要是選擇好專利價值評估機構,熟悉相關規則。自2009年7月1日起施行的《資產評估準則——無形資產》規定,注冊資產評估師執行無形資產評估業務,應當根據評估目的、評估對象、價值類型、資料收集情況等相關條件,分析收益法、市場法和成本法三種資產評估基本方法的適用性,恰當選擇一種或者多種資產評估方法。一般來講,資產評估方法選擇包含了三個層面的選擇過程:評估技術思路的選擇;具體評估技術方法的選擇;經濟技術參數的選擇。評估方法的選擇要關注以下因素:一是評估方法的選擇要與評估目的、評估時的市場條件、被評估對象在評估過程中所處的狀態以及由此所決定的資產評估價值類型相適應。二是評估方法的選擇受評估對象的類型、狀態等因素的制約。三是評估方法的選擇受能否收集到運用各種評估方法所需的數據資料及主要經濟技術參數的制約。四是資產評估人員在選擇和運用評估方法時,如果條件允許,應該考慮三種基本評估方法在具體評估項目中的適用性。在評估方法的選擇過程中,應注意因地制宜和因事制宜,不可機械地按某種模式或某種順序進行選擇。不論選擇哪種評估方法進行評估,都應保證評估目的、評估時所依據的各種假設和條件,與評估所使用的各種參數數據及評估結果在性質和邏輯上的一致。
專利托管實際上是一種財產轉移與財產管理的制度設計,目的在于確保專利的保值與增值,實現專利的商品化、產業化。所以,中小企業專利托管更重要的是實現對專利權靜態保值與動態轉化的管理。當然,中小企業專利托管也面臨管理上的風險。這主要是指專利托管公司在接受專利托管和運作被托管的專利過程中,由于管理上的工作失誤,可能是增加了不必要的管理成本,也可能是導致被托管的專利未能及時轉讓、許可出去,還可能給專利受讓方、被許可方、接受出資方或者質權人帶來一定的經濟損失。其主要表現包括:一是對接受托管的專利沒有進行足夠的市場調研和必要的市場預測,導致專利運營沒有效益或者效益低于預期;二是對受托專利缺乏科學完備的篩選標準,結果導致受托專利本身存在瑕疵,或者在法律狀態上有問題,或者在市場前景上不理想;三是專利托管的程序不規范,比如專利托管合同可能有漏洞,履行中問題不斷,可能沒有辦理必要的登記等有關手續,爭議難以解決等;四是缺乏有效的事后管理措施,如沒有密切關注國務院知識產權行政部門發布的各類相關專利法律信息,導致專利權屬不穩定的法律風險,或者對受托專利的風險狀況和價值變動情況沒有進行跟蹤監控,未能根據市場情況進行應對等;五是沒有足夠的風險防范預案,對專利的特殊性認識不足,缺乏有針對性的風險防范措施,在受托專利出現問題時只是被動地圍堵,而不是事先化解和疏導。
專利托管管理風險,有些來源于托管標的物——專利權這種無形財產的復雜性,有些則來源于托管公司常規性經營管理瑕疵。對由于托管標的物自身復雜性所可能帶來的風險,主要是通過合同機制加以防范,包括勞動合同、專利托管合同,專利權轉讓合同、專利使用許可合同、專利權質押合同等;對于托管公司常規性經營管理瑕疵所可能發生的專利運作風險,則須通過提高員工管理素質,加強公司管理制度建設等手段進行防范。總之,有效防范專利托管管理風險的途徑在于事前和事后管控工作的銜接,事前制定好完善的管理制度,嚴格按照專利托管制度規范行事,做好審查篩選工作,防患于未然;事后通過加強監測和預警,構造一道專利托管風險的防火墻,將風險控制在可控范圍之內。如此,就能將管理風險降到盡可能低的程度。
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