由 SiRF 與 Global Locate專利訴訟引發的思考

· 文|國家知識產權局專利局光電技術發明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

由 SiRF 與 Global Locate專利訴訟引發的思考

· 文|國家知識產權局專利局光電技術發明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

自GPS為代表的導航定位技術面向公眾開放以來，相關產業已進入全面發展階段。我國目前的導航定位領域企業主要有兩個發展方向：第一是豐富和完善以GPS為核心的產品市場拓展，第二是加快北斗為核心的技術產品的研發和推廣。盡管這兩個發展方向各有側重，但在通信服務、汽車導航、個人導航設備，以及監控與信息服務等應用和服務領域卻有著諸多相通之處，也存在激烈的競爭。作為競爭手段之一的專利訴訟更是被各企業視為占領技術制高點和市場份額的有力武器。SiRF與Global Locate公司之間在美專利訴訟就是很典型的案例。

一、當事人簡介

（1）SiRF公司

美國SiRF科技公司成立于1995年，總部設于美國加州的圣荷西市，在美國納斯達克證券交易中心掛牌上市。

SiRF公司生產GPS芯片集以及相應的軟件產品，其產

量占全球GPS芯片出貨量的70％，是全球最大的GPS芯片供應商。SiRF公司所研發的技術已被廣泛應用在具有衛星導航功能的手機、汽車導航設備及消費類電子產品等領域。其產品主要包括SiRF star系列GPS芯片。

SiRF公司于2009年6月被CSR公司收購。

（2）CSR公司

CSR（Cambridge Silicon Radio）公司成立于1998年，總部位于英國劍橋，在倫敦證券交易所掛牌上市。

CSR公司主要產品線為單芯片的藍牙芯片和GPS芯片，是目前全球最大的藍牙芯片供應商，約占50％的市場份額，同時也提供WiFi和VoIP解決方案。CSR公司在藍牙市場上的主要競爭對手是Broadcom公司。CSR公司的主打產品包括aptX、BlueCore、CSR、IPS、COACH、SiRF star等系列芯片和模塊。

（3）Global Locate公司

Global Locate公司總部位于美國加州的圣何塞，是從事GPS和網絡輔助GPS（A-GPS）的半導體及軟件解決方案的提供商。

Global Locate公司擁有超過175項與GPS和A-GPS有關的外國專利

和外國專利申請。其產品包括世界上首臺采用單模商用GPS接收機Hammerhead，主要采用宿主機型（host-based）架構，并被用于手機中。這意味著GPS芯片和導航軟件能夠共享手機等內部的處理器和其他硬件資源。

該公司于2007年被Broadcom公司并購，其商標已于2012年被注銷。

（4）Broadcom公司

Broadcom（博通）公司成立于1991年，總部位于美國加州的爾灣，在美國納斯達克證券交易中心掛牌上市。

Broadcom公司是世界上最大的無生產線半導體公司之一，年收入超過25億美元，擁有2600多項美國專利、1200項外國專利和7450項專利申請。該公司提供包括語音、視頻、數據和多媒體領域的無線/有線傳輸在內的芯片、片上系統和軟件解決方案。其主要產品包括BCM系列的定位芯片和定位接收機。

（5）TomTom公司

TomTom（Tom2，通騰導航科技）公司成立于1991年，總部位于荷蘭阿姆斯特丹，在Euronext股票交易市場掛牌上市。

其主要產品包括TomTom GO、TomTom XXL、TomTom VIA、TomTom XL等系列的便攜式導航設備（PND）。累計至今，TomTom已在全球銷售出超過6000萬臺PND，其受歡迎的程度從合作客戶在歐洲每2個PND使用者中，有1人是使用TomTom產品就可見一斑；其在北美亦擁有高達25％的市場占有率。

二、SiRF與 Global Locate專利訴訟過程

這場訴訟可以被大體分為三個階段：SiRF起訴、Global Locate應訴、SiRF上訴。

（1）第一階段——訴訟緣起

SiRF公司發起專利訴訟的原因在于其主要客戶——TomTom將其下一代PND產品線“TomTom ONE”（TTOne）所需采用的GPS芯片定為從Global Locate公司采購，致使SiRF公司的股價在2006年12月14日急劇下跌。第二天，SiRF就其所擁有的專利在加州地區法院發起了對Global Locate公司及Global Locate公司分銷商SBCG公司的專利侵權訴訟（案卷號：4∶2006cv06964），要求經濟賠償和Global Locate公司停止侵權行為。

（2）第二階段——復雜而精彩的發展

隨后，主角換成了Global Locate公司。Global Locate公司顯得沉著老練。其采用了兩種手段應對SiRF的發難：不僅發起了兩起訴訟，而且還請求美國國際貿易委員會（ITC）發起337調查。

第一起訴訟（美國加州北部地方法院，民事案卷編號：4∶06-cv-06964-SBA）中，Global Locate公司指控SiRF公司的下列行為導致直接和間接侵權：研發、制造并銷售了某些GPS芯片。

第二起訴訟（ITC案號：337-TA-602）中，Global Locate公司指控E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio這四家公司的下列行為導致直接和間接侵權：將SiRF公司的涉訴芯片集成到終端用戶和消費類GPS設備中。

2007年4月30日，在Global Locate的請求下，ITC發起了一項調查，目的在于確定將某些侵犯Global Locate公司的專利權的GPS設備進口到美國、銷售進口、進口之后在美國范圍內實施銷售的行為是否違反美國關稅法案第337條的規定。

在ITC的審判過程中，首先由ITC的行政法官（“ALJ”）舉行了證據聽證會。

>>>圖1 SiRF與Global Locate公司之間專利訴訟重要事件的發展示意圖

訴訟案件發展至此，Global Locate公司這個尚未上市卻擁有GPS和A-GPS半導體和軟件的無晶圓供應商已經吸引了來自導航定位業界越來越多的關注。Broadcom公司找準時機，以1.43億美元收購了Global Locate公司的大部分股權，并承諾對Global Locate公司的原股東和合并后的運營提供8千萬美元的資金。收購中，Global Locate公司的原股東購買了3百萬美元的Broadcom公司股權。2007年7月12日，Broadcom公司宣布完成了對Global Locate公司的收購。Global Locate公司背后有了強有力的支援。這不僅使得SiRF在這場曠日持久的訴訟中需要面對的對手變得強大起來（實際上，SiRF在GPS芯片市場的龍頭老大地位在2011年被Broadcom超越），也直接加劇了SiRF公司贏得這場訴訟的不確定性。

法院方面經審理認為：SiRF公司相對于這6件專利均存在違反337條款的行為，且SiRF侵犯Global Locate公司的三項專利的專利權。

2009年1月15日，ITC公布了最終決定：①ITC確認了地方法院的決定；②ITC斷定SiRF侵犯了US6651000B2（以簡潔格式生成和發布衛星跟蹤信息的方法和裝置）和US6704651B2（移動接收機利用廣域參考網絡播發星歷定位的方法和裝置）的專利權；③ITC認定US6417801B1（對GPS信號的時間自由處理的方法和裝置）和US6937187B2（衛星接收機定位生成動態模型的方法和裝置）這兩個專利有效。ITC在公布最終決定的同日，還發出了有限制禁止令，禁止在國外生產的、存在侵權的GPS設備進入美國。

（3）第三階段——SiRF上訴

以SiRF公司為首，包括E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio公司在內的多家公司之后向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴，被上訴方為ITC，而Broadcom以及Global Locate公司作為中間介入者（案卷號：2009-1262）。該上訴案存在三個焦點：焦點1：Global Locate公司是否有要求維持US6606346B2（計算信號相關的方法和裝置）的專利權的資格；焦點2：對US6704651B2和US6651000B2的侵權判定是否正確；焦點3：US6417801B1和US6937187B2的權利要求是否為可授權主題。

2009年3月16日，SiRF的上訴要求被聯邦巡回上訴法院駁回。聯邦巡回上訴法院認定并購前原屬Global Locate公司的6件專利均有效且可執行，SiRF公司關于這6件專利存在侵權行為，應當賠償Broadcom公司的經濟損失。

至此，SiRF公司與Global Locate公司之間的專利訴訟以SiRF公司敗訴而告終。

三、導航定位領域企業在美專利訴訟的策略

縱觀本案，導航定位領域企業在美訴訟時，應當借鑒以下策略：

（1）好的開始是成功的一半

發起專利訴訟前，原告方應做好充足的準備。這里的準備不僅包括第一場訴訟，還包括對被告反訴時的應對。SiRF公司面對商業競爭失利而主動發起訴訟，這種主動出擊本應能夠得到良好的開局并引導整個訴訟走向勝利，但SiRF顯然對于被告Global Locate公司的專利沒有仔細地進行研究如何反制，導致SiRF公司在ITC訴訟過程中提供的理由和證據均顯得很膚淺且不具有說服力，并最終致使訴訟失利。在實踐中，訴訟前的準備工作一般包括：確定侵權行為人、查明侵權事實、收集相關證據；估算侵權利益損失、確定侵權賠償數額；整理證據材料、撰寫訴狀；最后選擇管轄法院、提起專利侵權訴訟。

值得一提的是，企業應留存研發記錄，以便為自己辯護。例如：對產品開發過程進行留檔，記錄自己的產品與競爭對手的產品的區別；如果是在仿制競爭對手的產品，那就需要調查對方產品是否已獲得專利保護。如果競爭對手的產品已獲得專利保護，則需證明自己的產品相對于競爭對手產品的創新之處，或者宣告對方專利無效。

（2）兩面開弓，事半功倍

如果可能，盡量向被告發起多個訴訟。這不僅僅是增加了訴訟的數量，更會起到令被告手忙腳亂的良好效果。本案中，Global Locate公司在對SiRF公司提起反訴的同時，還向ITC發起了對SiRF公司的指控。而這一切都是在Global Locate公司接到SiRF公司的訴訟以后的半個多月的時間——期間還跨過了圣誕節——完成的。由此反映出了Global Locate公司對于SiRF這一遲早要面對的競爭對手，乃至同行業其他競爭對手在平時的研究和訴訟技巧的積累，因此才能面對其他公司“突如其來”的發難而“打有準備之仗”。當然，這也適合對反訴訟問題的處理。這可以說是作為企業應對專利訴訟時的最理想姿態。

此外，企業在展開可能引起對手訴訟等發難的商業合同之前，就應當做好充分的知識產權研究調查，預防可能隨后出現的知識產權訴訟。例如，可以這樣假設：Global Locate公司在與TomTom公司簽訂商業合同之前時，就同時有針對性地開展了對TomTom公司的原合作伙伴SiRF公司的知識產權盡職調查，這種眼光和策略值得國內廣大企業和相關人員充分的借鑒。

（3）突破“逐級訴訟”觀念的束縛

美國州立法院、ITC、聯邦巡回上訴法院等多有允許重審的機制，訴訟方應盡可能在本級訴訟權利用盡的情況下，再向更高一級的法院提起訴訟請求。這個案例中，Global Locate就是突破了一般觀念中的逐級訴訟，直接向ITC提出訴訟，變被動為主動，最終贏得了主導權。

美國專利權人有資格根據美國1930年《關稅法案》的337條款，向ITC提交知識產權侵權訴訟。ITC最初是一個保護美國制造公司權利的論壇，但是隨著時間的推移，司法要求被放寬，在美國擁有知識產權的美國之外的公司也可以提起訴訟了。ITC行政法官的裁決要依據由6位成員組成的委員會以及白宮的審查意見而定。申請者可以向聯邦法院起訴所有ITC的裁決。不同于法院，ITC可以發出排斥令，能夠阻止企業的競爭對手將相似的產品帶入美國市場。這些命令由美國海關在邊境執行。這種排斥令能夠阻止產品的進口。ITC較普通法院具有的另一個顯著優勢便是速度。希望我國企業在訴訟維權時對這些與國內司法體制的不同之處給予特別關注。

（4）適當運用收購和被收購手段

Broadcom在SiRF和Global Locate這兩家公司訴訟進行期間完成了收購，取得了GPS基帶芯片專利并趁機進入了GPS市場。Global Locate公司借此被告侵權的危機，完成了一次成功的危機公關，加入到Broadcom公司的旗下。

事實上，收購、并購都是專利訴訟戰場上的常用戰略和戰術。第三方勢力的介入不僅可以用較正常情況低得多的成本收購和整合自己所需的技術和資源，還可能在被收購方贏得訴訟后藉此收獲一筆不菲的訴訟賠償。本案中，Broadcom公司就是得到了SiRF公司的大筆賠償金并且使SiRF公司從此元氣大傷。

此外，從另一個角度講，還可以用于產生輿論聲勢，借此提高自己被其他大公司收購或并購的價值。現代市場競爭激烈，從正常的技術競爭和產品宣傳的角度提升自己的聲譽固然是必須的，但通過訴訟來贏得自身被關注度也是很有效的自我宣傳手段。當然，這種做法應當是建立在自身有足夠技術積累和經濟實力的基礎之上的；否則在殘酷的競爭和前途不明朗的訴訟戰場上，這無異于是玩火自焚。

（5）巧妙選擇訴訟對象

對起訴對象的選擇也是專利侵權訴訟是否成功的一個重要方面。SiRF公司僅針對Global Locate公司發起訴訟，而Global Locate公司卻在反訴時不僅在加州地方法院應訴SiRF公司，同時還認識到使用或銷售SiRF公司芯片的公司同樣作為侵權者，因此也對這些下游產品制造商和產品銷售商提起了訴訟。但是，由于芯片涉及到的產品及其生產商、經銷商眾多，對所有侵權者同時提起訴訟所需要的成本高昂。因此，Global Locate公司僅針對幾個大型的下游廠商提起了訴訟。總的來說，對于存在眾多侵權者的案件來說，是全部同時起訴以免有些侵權者掩蓋證據還是只起訴幾個侵權者以達到“敲山震虎”的目的是要研究的問題。另外，起訴哪些侵權者會降低侵權認定難度、排除地方保護干擾均是為有效解決此問題而應當認真考慮的因素。初步禁令則是在最終判決作出之前的暫時性救濟，以實現成文法的規定。給予初步禁令并不意味著原告在審理過程中有權獲得永久禁令，但如果原告尋求的是一項永久禁令，而最終法院也判決給予永久禁令，則該初步禁令將并入永久禁令，或該永久禁令取代初步禁令。

四、結束語

專利技術的發展、需求的增加必然導致市場繁榮、在美投資和銷售的企業增多。專利與商業利益關系密切，在激烈的市場競爭中在美專利訴訟必然也會增加。這是一個不可改變的客觀事實和普遍規律。

盡管國內目前專利訴訟并不多，但可以預見到，隨著北斗衛星導航系統的建立和國內導航產業的發展，不久的將來，國內企業必然會面臨如國外企業一樣的專利糾紛——這不僅可能出現在打開美國市場的路上，還有可能發生在我們身邊。這種糾紛在給國內企業帶來風險的同時，也蘊含著巨大的商機。如果準備充分應對得當，同樣能夠扭轉局面，為自身的發展贏得籌碼。

從上述在美訴訟中我們不僅可以學習借鑒并得到警示，更需要在平時注重自身核心技術的專利布局，建立和完善專利預警分析機制，做到未雨綢繆。

（6）禁令在訴訟中的作用

在SiRF公司與Global Locate公司的訴訟案例中，Global Locate公司申請對SiRF公司施行有限制禁止令。ITC在隨后的判決中發出了有限制禁止令，禁止SiRF公司在國外生產的、存在侵權的GPS設備進入美國，該禁止令于2009年3月16日生效。

在程序上，美國法中將禁令分為永久禁令（Permanent Injunction）、初步禁令（Preliminary Injunction）和臨時扣押令（Temporary Restraining Order,TRO），后兩種也稱有限制禁止令。一項臨時扣押令是法院在審查原告是否有權獲得初步禁令的聽證程序中發出的禁止作出某種行為的命令，有效期一般持續到頒發初步禁令時到期。而