專利權默示許可制度研究

摘 要：近年來，在我國的專利司法審判實踐中，關于被控侵權人把專利默示許可作為其抗辯理由的案件越來越多；專利默示許可在司法實踐中也已經發展成了一種新型的抗辯制度。雖然，目前承認專利默示許可的案件不斷增多，但是法律卻一直都沒有給予其正式規定。我國作為成文法系國家，不承認判例的法律效力；所以，基于審判的法定性，在有關專利案件中適用專利默示許可仍然顯得名不正言不順。

關鍵詞：專利權限制；專利默示許可；立法基礎；建議

一、專利默示許可制度的內涵界定

（一）專利默示許可的含義

專利默示許可，又稱隱含許可（implied license），是與以書面合同等方式確立的明示許可相對應的一種專利許可形式，指在一定情形之下，專利權人以其非明確許可的默示行為，讓被控侵權人（專利使用人）產生了允許使用其專利的合理信賴，從而成立的專利許可形態。專利默示許可是對專利權的一種限制，屬于專利侵權案件中一種新的抗辯理由。

專利默示許可理論產生于世界上最早建立專利制度的英國，迄今已有近百年歷史，被普通法系和大陸法系的諸多國家采納。國外普遍采納了專利默示許可理論，如判例法為主的美國就專利默示許可而言，出現過許多典型判例。早在1927年，美國聯邦最高法院就在De Forest Radio Tel.Co.v.United States一案（簡稱De Forest案）判決書中對專利默示許可制度進行了闡明：“并非只有正式的授權許可才能達到許可使用的效果。對于專利權人使用的任何語言或采取的任何行為，只要它能夠讓他人正當地推定專利權人已經同意其從事制造、使用或銷售等實施專利的行為，則可以構成一種許可，并可以在專利侵權訴訟中以此作為抗辯。”根據美國關于默示許可的學說，專利權人的行為可能基于許多不同的理論被認定為產生了默示許可，這些理論包括默許（acquiescence）、行為（conduet）、衡平法上的禁止反言（equitable estoppel）或者法律上的禁止反言（legal estoppel）。以上各種理論雖然有不同的側重，但其根本目的都是為了保護使用人的信賴利益。如果被控侵權人（專利使用人）可以基于專利權人的任何語言或行為正當地推定專利權人已經同意其實施專利權人的專利，進行制造、使用、銷售行為，并且據此實施這種行為，則認為該被控侵權人（專利使用人）獲得了專利權人的許可，即一種被許可實施專利的信賴。基于此種信賴，被控侵權人（專利使用人）受到合同的保護而不必承擔被指控的侵權責任。

（二）專利默示許可的性質

對于專利默示許可的定性，可以通過對其特征的分析得出：1.從民事行為的角度來看，專利默示許可是一種非明示的意思表示，權利人雖沒有明確表示出自己的意思，但是從其行為或者其他方面可以推斷出其存在許可使用的意思。2.從合同的角度來看，其為體現專利默示許可本質價值的許可協議；雖不是在雙方當事人之間以明示的方式達成的，且其內容亦沒有明確具體的規定，但依照合同的構成要件和合同法的有關規定該協議亦屬于合同的范圍，是一種默示合同。3.專利默示許可的存在必須具備一定的條件，并非所有的情形下都能構成專利默示許可。判斷在某種情形下能否被認定為專利默示許可是有一定的標準的，而用于決定默示許可的基本標準，就是為人所熟悉的合同法中的理性人標準。與任何其他的默示合同一樣，默示許可產生于當事人的客觀行為，而一個理性的人可以將此作為一種暗示，認為已經達成了一個協議。即專利默示許可既屬于民事行為的范疇，亦可以被界定為一種特殊的默示合同。

二、專利默示許可的具體內容

（一）專利默示許可的類型

專利許可是指專利權人將其所擁有的專利技術許可他人實施的行為。按照許可范圍及實施權大小，專利許可分為獨占許可、排他許可、普通許可等形式。而專利默認許可屬于哪一種專利許可形式，學者們有不同的觀點，甚至判定的標準也未得到統一。如果從賴以建立專利默示許可的情形中無法確定專利默示許可的類型，此時將專利默示許可局限于普通許可的確是一種適當的選擇，因為專利默示許可畢竟是一種非明示的許可形式，不能給專利權人施加過于苛刻的不合理限制。但如果從賴以建立專利默示許可的情形中能夠推斷出確定的許可類型，專利默示許可自然也可能存在獨占許可等許可類型（而不限于非獨占許可），甚至存在轉許可（再許可）的可能性。

（二）專利默示許可的范圍

專利默示許可的范圍也要受到其據以產生的條件的制約或限制。有的默示許可的使用對象可以延及專利權人的整個專利技術，利用方式可能包括制造、使用、許諾銷售、銷售等行為。比如，在基于技術標準、基于先前使用、基于原有協議等情形而產生的專利默示許可中，被控侵權人可以針對專利權人的專利技術進行比較廣泛的利用。當然，具體的使用范圍仍然要受默示許可產生條件的限制。而在基于產品銷售、產品修理、違約行為等情形而產生的專利默示許可中，被許可人的使用范圍將受到極大的限制，其只能實施與特定產品（專利產品本身，或用于制造專利產品或使用專利方法的產品等）相關的行為。

（三）專利默示許可的期限

專利默示許可的期限同樣取決于其產生的特定情形。比如，基于實施標準中的專利而產生的默示許可，標準實施者在該專利的整個有效期間內都可以使用該專利。在基于原許可協議對許可人事后取得專利產生默示許可的情形下，要保證被許可人通過原許可協議獲得的利益不會因為許可人事后獲得的專利而減損，而不是賦予被許可人原許可協議以外的利益。因此，在此種情形下，默示許可的期限完全取決于原許可協議的期限，一旦原許可協議期滿，被許可人基于原許可協議獲得的默示許可也將自然失效。另外，如果信賴專利默示許可的事實基礎發生了實質改變，并且專利權人反對許可不會損害被許可人的信賴利益的情況下，專利權人有權以通知終止許可等方式改變或縮短默示許可的期限。

（四）專利默示許可的對價

美國聯邦最高法院在De Forest案的判決中說：“至于所構成的許可（指專利默示許可）是否免費，應當取決于當時的具體情況。”雖然默示許可可以免除被控侵權人的侵權責任，但不能說是絕對地排除金錢給付的責任，它只是將侵權案件轉化成合同案件。因此，如果法院認定存在默示許可，可能還需要進一步判斷被控侵權人是否要支付專利許可費。

三、專利默示許可制度的立法基礎

（一）專利默示許可立法的法律基礎

1.專利默示許可立法的民法基礎。

從前面對專利默示許可的定位可知，專利默示許可屬于民事行為的一種，所以也應當適用于民事行為的有關規定。《中華人民共和國民法通則》（以下簡稱《民法通則》）第56條規定：“民事法律行為可以采取書面形式、口頭形式或者其他形式。”從該條款可以看出，我國法律承認民事法律行為的默示表現形式。此外，最高人民法院《關于貫徹執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見（試行）》第6條又對民事行為的默示形式做了進一步規定：“一方當事人向對方當事人提出民事權利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認定為默示。不作為的默示只有在法律有規定或者當事人雙方有約定的情況下，才可以視為意思表示。”該條規定在對默示的界定上雖然存在著一定的缺陷，但對民事行為的默示形式予以明確認可的事實則是毋庸置疑的。那么，專利許可作為民事行為的一種，在不違背其他法律規定的情況下，不論是通過明示還是默示的方式所實施的同樣也應該是合法有效的。因此，在一定的情形下，通過立法，對專利默示許可予以正式的承認既符合《民法通則》的相關規定，也是對該規定的貫徹和實施。

2.專利默示許可立法的合同法基礎。

專利默示許可屬于民事行為的同時，其雙方當事人之間以默示的形式達成協議的行為亦屬于默示合同的范疇。《合同法》第10條第1款規定：“當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。”該條款不但沒有將合同訂立的形式僅僅局限于書面形式和口頭形式，還以“其他形式”的方式表明了我國承認默示合同的合法性、有效性。那么，專利許可的雙方當事人以默示的方式所達成的許可協議既然屬于默示合同的范圍，從合同法上來說，也應該是合法有效的。因此，通過修訂專利法，對專利默示許可予以立法即遵循合同法的有關規定，又符合該法的立法精神。

3.專利默示許可立法的專利法基礎。

修改前的《專利法》第十二條規定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面的實施許可合同……”而修改后的《專利法》第十二條則去掉了“書面”兩字。規定：“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面的實施許可合同……”。此次《專利法》的修改，國家知識產權局條法司認為，此舉即是結合專利制度的特點，為在實踐中認定專利默示許可奠定法律基礎，從而確保專利制度的正常運作，防止濫用專利權的行為。專利許可合同書面形式要件的“刻意”刪除不正是為專利默示許可的立法提供了可能性嗎？此外，2008年7月8日，《最高人民法院關于朝陽興諾公司按照建設部頒發的行業標準<復合載體夯擴樁設計規程>設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函》（[2008]民三他字第4號）第一次明文確認了專利默示許可的存在及其合法性。所以，專利法的修訂及最高院發布復函的做法都是在為專利默示許可立法做鋪墊。

4.專利默示許可立法的外國法基礎。

雖然說專利默示許可在我國出現的較晚；但其在國外被司法審判實踐所運用已有一定的歷史。美國、英國、日本、德國等國家都存在著許多關于專利默示許可的案件。如：英國在19世紀下半葉就出現了有關默示許可的判例。在1871年的Betts v.Wilmott案的判決中，法院闡明：“在買受人購買了其預期能夠支配的物品的情形下，就必須存在與這種預期相反的清楚而明確的約定，以證明出賣人的下述主張具有正當理由：其并未給予購買者出售該物品，或者以任何購買者愿意的方式使用的許可。”中國作為成文法國家，要使其獲得法定性，則只能通過對其立法。

5.專利默示許可立法的法律原則基礎。

誠實信用原則是民法的基本原則之一，對誠實信用原則加以規定的法律條款亦有“帝王條款”之稱。由于誠實信用原則的抽象性和復雜性，使得學者們難以對其內容作出全面具體的概括。史尚寬先生在對各種觀點進行評說的基礎上，指出誠實信用具有以下幾層含義：（l）含有“信”的因素，即法律關系的一方應顧及他方利益，衡量對方對自己一方有何期待，并使其正當期待不致落空。（2）含有“誠”的因素，包括成己、成人和成其事物。（3）含有遵從交易習慣之意，但不包括不利于當事人正當期待之保護的交易習慣。對專利默示許可給予立法同樣是貫徹法律原則、體現法律價值之所在。

（二）專利默示許可立法的社會基礎

我國目前尚處于社會主義初級階段；市場結構單一，經濟實力薄弱，企業技術標準落后等問題依然困擾著中國經濟的發展。也正是基于中國現在的經濟狀況，《專利法》專門把“推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展”的立法目的加以明確的規定。而現實中國家關于技術推廣的做法正是貫徹該立法目的的社會實踐之一。但如果依中國目前的法律法規來分析，權利人將其專利納入國家技術推廣的技術項目，并不包含默示許可他人使用的意愿。如果這樣，那么，國家所實施的該推廣行為也就失去了其原本的意義；所謂的推動發明創造的應用的立法目的也只能是紙上談兵，無法將其付諸實踐。所以，從技術進步和經濟社會發展的立法目的來看，在一定的情形下如技術推廣對專利默示許可予以正式承人是法律的必然走向。

四、對建立我國默示許可的相關立法建議

我國《專利法》第60條規定：“未經專利權人許可實施其專利，即侵犯其專利權”。同時，第12條規定：“任何單位或個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面實施許可合同，向專利權人支付專利使用費”。《專利法》中并沒有對于專利默示許明確的規定，但這不代表從根本上排除了默示許可適用的可能性。默示許可在本質上是一種法律推定，存在的意義在于保護信賴利益，維護交易秩序。而且，當前的法律實務中運用專利默示許可制度解決專利糾紛案件的情形越來越多。所以，進一步增強和完善專利默認許可的法律規制勢在必行。

我們建議在目前《專利法》現有框架的基礎上，在第69條不視為侵犯專利行為情形中增加相關默示許可的規則，將其不視為侵犯專利權行為的規定。④1.規定專利權人或其被許可人銷售只能用于制造專利產品的零部件時，如果沒有明確提出限制性條件，就應當認為購買者獲得了利用這些零部件制造專利產品的默示許可，不視為專利侵權。2.規定專利權人或其被許可人銷售只能用于實施其方法專利的專用設備時，如果沒有明確提出限制性條件，就應當認為購買者獲得了實施該方法專利的默示許可，不視為專利侵權。3.某一專利權人許可他人實施其專利技術后又取得或受讓了覆蓋該專利技術特征的一項或多項其它專利，在此情況下，基于合同當事人對于后來可能獲得的權利的預見性，在原專利許可合同無特別約定的前提下，可以規定原專利的被許可人可以依據原許可行為獲得實施該事后所取得的專利的許可。4.規定專利權人或其被許可人在國外制造并售出的專利產品或依照專利方法直接獲得的產品進口到國內的，在首次銷售時如果沒有明確提出限制性條件，應該認為購買者獲得了實施該專利的默示許可，不視為專利侵權。5.規定未經許可制造專利產品的人能夠證明其制造的專利產品是基于專利權的被許可人的委托，則應當免除或部分免除其侵權責任。

五、結語

專利權限制是指有的行為本應屬于侵犯專利權的范圍，但由于法律把這部分行為作為侵權行為的“例外”，從而使其不再屬于侵犯專利權的范疇。我們應該在順應社會發展需求的基礎上，結合當前現狀做出相關法律的調整或者規定，使專利默認許可案件的解決“有法可依”。

注釋：

[1][4]房鵬：“論建立我國專利訴訟的默示許可制度”.《山東審判》2010年第6期。

[2]See De Forest Radio Tel.Co.v.UnitedStates，273 U.S.236（1927）.

[3]See Raehel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science&Technology，Vol.53，No.14（2003），p.56.

參考文獻：

[1]房鵬：“論建立我國專利訴訟的默示許可制度”.《山東審判》2010年第6期。

[2]袁真富：“基于侵權抗辯之專利默示許可探究”.《法學》2010年第12期。

[3]閆宏：《專利默示許可規則探析》，清華大學2007年法律碩士專業學位論文。

[4]董美根：“論專利默認許可——以對專利產品合理期待使用為目標”，專利法研究2010。

[5]袁真富：“專利默認許可制度研究”，專利法研究2010。

作者簡介：陳紅靜，女，1988年3月生，河南安陽，中南財經政法大學法學院2012級民商法學研究生，研究方向：民商法。