對避免重復授權中“同樣的發明創造”的一點思考

孟輝　原敏強

摘 要：禁止重復授權是專利制度的基本原則，同樣的發明創造只能授予一項專利權，正確判斷是否屬于“相同的發明創造”是避免重復授權的關鍵所在。而判斷是否屬于“同樣的發明創造”就是判斷權利要求的保護范圍是否相同。該文通過對“同樣的發明創造”的相關規定的梳理，給出權利要求文字內容不完全相同的情況下判斷是否屬于“相同的發明創造”的幾種情況，指出判斷重點在于分析描述的不同是否導致產品的形狀和（或）構造等發生變化，同時針對審查中遇到的問題提出了建議。

關鍵詞：重復授權 同樣的發明創造 保護范圍 慣用技術手段

中圖分類號：D923 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）09（c）-0227-01

在專利制度中，禁止重復授權是一項重要基本原則，即同樣的發明創造只能授予一項專利權。專利審查的實際操作過程中，正確判斷是否屬于“相同的發明創造”是避免重復授權的關鍵。審查中對“相同的發明創造”的認定原則應當是站在本領域技術人員的高度，分析權利要求的保護范圍是否相同。筆者根據審查實際，分析了屬于“同樣的發明創造”的幾種情形，并提出了改進建議。

1 同樣的發明創造的相關規定

專利權的基本含義是權利人禁止他人未經其許可實施其發明創造的權利。因此，對于同樣的發明創造，即使有兩個以上的申請人分別提出了專利申請，并且都符合授予專利權的條件，也不能都授予專利權，否則在多項專利權之間就會發生沖突。這就是“禁止重復授權原則”。顯然，禁止重復授權是專利制度的基本原則。在專利法第九條中就明確規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權”。為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較。判斷時，如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求完全相同，應當認為它們是同樣的發明創造。

2 實踐中對同樣的發明創造的判斷

判斷是否屬于“同樣的發明創造”就是判斷權利要求的保護范圍是否相同。在審查實踐中，容易認定是：權利要求內容完全相同的情況。但是更多的情況是權利要求文字表述不完全相同，這時如何判斷是否屬于“同樣的發明創造”一直是審查中的難點，需要明確的一點是判斷“同樣的發明創造的”的主體應該是本領域的技術人員，也就是要站在本領域技術人員的角度，分析權利要求的保護范圍是否相同。

（1）兩項產品權利要求相比，區別僅在于采用不同的用途來限定其主題。

[案例1]

申請1的權利要求：一種用于雙門冰箱的磁性冰箱貼。

申請2的權利要求：一種用于三門冰箱的磁性冰箱貼。

分析：申請1、2權利要求的區別在于產品的用途不同，根據審查指南的規定，通常情況下，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中的所有特征均應當予以考慮，而每一個特征的實際限定作用應當最終體現在該權利要求所要求保護的主題上。對于主題名稱中含有用途限定的產品權利要求，其中的用途限定在確定該產品權利要求的保護范圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響。對于用途權利要求應當考慮權利要求的用途特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成。如果該用途由產品本身固有的特性決定，而且用途特征沒有隱含產品在結構和/或組成上發生改變，則該用途特征限定的產品權利要求相對于對比文件的產品不具有新穎性。①

就本案例中的兩項權利要求而言，區別僅在于產品的用途不同，但是用途的不同并沒有使冰箱貼的形狀或構造發生變化，因此，該用途限定沒有隱含權利要求請求保護的產品在結構和/或組成上發生變化，二者實際保護了相同的技術方案，屬于同樣的發明創造。

（2）兩項權利要求相比，存在描述方式不同的技術特征。

[案例2]

申請1的權利要求：一種電機轉子鐵心，所述鐵心由釹鐵硼永磁體制成。

申請2的權利要求：一種電機轉子鐵心，所述鐵心由釹鐵硼永磁合金制成，所述釹鐵硼永磁合金具有四方晶體結構并且主相是Nd2Fe14B金屬間化合物。

分析：上述兩個申請僅從文字內容來看，完全不同，申請1的權利要求中記載的技術特征為“釹鐵硼永磁體”，而申請2的權利要求中記載的技術特征為“具有四方晶體結構并且主相是Nd2Fe14B金屬間化合物的釹鐵硼永磁合金”，但是分析是否屬于“同樣的發明創造”必須站在本領域技術人員的角度，在本領域所謂“釹鐵硼磁體”即指主相是Nd2Fe14B金屬間化合物，并且具有四方晶體結構。也就是說申請1、2描述方式不同的技術特征實際上完全相同的，因此，申請1、2的權利要求的技術方案實質上是相同的，屬于同樣的發明創造。

（3）兩項權利要求相比，其中一項權利要求增加了技術特征。

[案例3]

申請1的權利要求：一種多功能手術刀，包括刀柄和刀體，其特征在于：刀體上設有無菌致密棉，刀柄上設有表示長度的刻度。

申請2的權利要求：一種多功能手術刀，包括刀柄和刀體，其特征在于：刀體上設有無菌致密棉，刀柄上設有表示長度的刻度，方便在手術中對刀口長度的測量。

分析：申請2的權利要求與申請1的權利要求相比，增加了效果特征“方便在手術中對刀口長度的測量”，但顯然可見其聲稱的效果僅僅是依賴于與申請1的權利要求記載的相同結構實現的，具有這種效果特征并不意味著該裝置有所改變，即這種效果特征沒有對權利要求的技術方案產生限定作用，這兩項權利要求屬于同樣的發明創造。

（4）兩項權利要求相比，區別僅在于慣用手段的直接替換。

[案例4]

申請1的權利要求：一種裝置，由A、B、C組成，A與B用螺栓固定連接。

申請2的權利要求：一種裝置，由A、B、C組成，A與B用螺釘固定連接。

分析：該類申請僅是對權利要求中的某個特征進行了慣用手段的簡單替換，在目前的審查中這種情況不屬于同樣的發明創造，即在“同樣的發明創造”的判斷中不考慮慣用手段直接替換的情況。

在審查實踐中，就遇到部分申請人在同日將權利要求中的個別技術特征用慣用技術手段直接替換后大量申請專利，根據目前的審查標準，這樣的申請并不屬于“同樣的發明創造”。但是若將此類申請授權，會導致大量保護范圍實質相同的專利存在，這只是增加了專利的數量，卻不利于專利質量的提升，與鼓勵發明創造的專利法的立法宗旨相違背。因此，筆者建議可以將新穎性審查中“慣用手段的直接替換”的標準引入“同樣的發明創造”的判斷中。

3 建議與結語

在判斷是否屬于“同樣的發明創造”時，應當站在本領域技術人員的角度分析兩項權利要求請求保護的范圍是否相同。尤其是對于權利要求文字內容不完全相同的情況的產品權利要求，應當分析描述的不同是否導致產品的形狀和/或構造等發生變化，若未導致產品的形狀和/或構造發生變化的，可以仍定為“同樣的發明創造”；而且筆者建議將“慣用手段的直接替換”引入“同樣的發明創造”的判斷中，這樣才能進一步提高專利授權質量，更加符合專利法的立法宗旨。

參考文獻

[1] 國家知識產權局條法司.《專利法》第三次修改導讀[M].知識產權出版社，2010.

[2] 中華人民共和國國家知識產權局.審查操作規程實審審查分冊[M].知識產權出版社，2011.

[3] 中華人民共和國國家知識產權局.審查指南[M].知識產權出版社，2010.

[4] 孫平.重復授權審查標準的思考[J].電子知識產權，2010（4）：58-63.

注釋

①引自《專利審查指南》。