專利風(fēng)險(xiǎn)行為管理研究

虞國(guó)新，周曉中

（江蘇天容集團(tuán)股份有限公司，江蘇 南京 210000）

1 案例分析

專利風(fēng)險(xiǎn)行為，是指在企業(yè)所進(jìn)行的任何與專利有關(guān)的行為中，因管理疏忽或處置不當(dāng)而帶來(lái)的負(fù)面后果或損失的可能性。最近，一個(gè)專利權(quán)糾紛案例，給人們提供了很好的警示。

國(guó)內(nèi)一家農(nóng)藥企業(yè)，從事農(nóng)藥研究開發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已有45 年歷史，現(xiàn)已進(jìn)入中國(guó)農(nóng)藥10 強(qiáng)企業(yè)行列。該公司在科研開發(fā)方面具有較強(qiáng)實(shí)力，是江蘇省科學(xué)技術(shù)廳驗(yàn)收掛牌的工程技術(shù)研究中心。在人才方面，有江蘇省333 人才工程培養(yǎng)對(duì)象2 名；獲江蘇省333 人才工程突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)1 人；南京市有突出貢獻(xiàn)的中青年專家1 人；獲“中國(guó)化工青年科技突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”2人；獲“全國(guó)化工優(yōu)秀科技工作者”2 人。公司的研究成果多次獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)，其主導(dǎo)產(chǎn)品無(wú)論是產(chǎn)能規(guī)模還是技術(shù)水平，均位列世界前茅，得到了國(guó)內(nèi)外業(yè)界同仁的廣泛認(rèn)可。

10 年前，公司為了充實(shí)科研開發(fā)隊(duì)伍，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從外部引進(jìn)了一批從事化工工藝研究開發(fā)的科研人員，分配到各項(xiàng)目的研發(fā)之中。

磺酰脲類除草劑是該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有很好的聲譽(yù)，為了降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，簡(jiǎn)化工藝操作，公司又開展了合成新工藝研究，通過(guò)科技人員的不懈努力，終于研究開發(fā)出2 個(gè)關(guān)鍵中間體的合成新工藝。該新工藝可使產(chǎn)品的生產(chǎn)成本降低10%，三廢排放下降20%，并且革除了原先毒性高、危險(xiǎn)性大的原料，避免了生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患，也減少了操作崗位的毒害，有效的保護(hù)了操作工人的健康。

2009 年4 月1 日，公司決定將這一新工藝申請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利，因此召集項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員、專利代理事務(wù)所的專利代理人，研究專利申請(qǐng)的方案及程序。專利申請(qǐng)方案中確定了哪些技術(shù)關(guān)鍵應(yīng)該公開，哪些技術(shù)訣竅應(yīng)該保密，避免專利文獻(xiàn)一公開，就將公司多年苦心鉆研的技術(shù)關(guān)鍵拱手送給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；為了做到集思廣益，確定專利申請(qǐng)的程序?yàn)椋河身?xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草專利申請(qǐng)文件，起草完后，先由項(xiàng)目研究小組各研究人員會(huì)審，提出修改意見，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改后，再交由專利代理人按發(fā)明專利申請(qǐng)的規(guī)范格式及要求進(jìn)行修改。然后向國(guó)家專利局提交發(fā)明專利申請(qǐng)文件。為了保密起見，公司規(guī)定，除了項(xiàng)目組人員及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員，其它人員一律不得接觸該項(xiàng)專利的申請(qǐng)工作。2009 年4 月15 日，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組全體成員會(huì)審并修改后的專利申請(qǐng)文件提交給了專利代理人，請(qǐng)專利代理人再修改后及時(shí)提交國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。2009 年5 月15 日專利代理事務(wù)所向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了專利申請(qǐng)文件，并取得了發(fā)明專利受理通知書。

以上專利申請(qǐng)方案及申請(qǐng)流程不能說(shuō)不嚴(yán)密，應(yīng)該說(shuō)是無(wú)懈可擊。

2009 年7-9 月份，該公司在化工生產(chǎn)停產(chǎn)檢修期間，按研究開發(fā)出的新工藝，投入1000 多萬(wàn)元購(gòu)置設(shè)備及設(shè)施，對(duì)原生產(chǎn)裝置按照新工藝的要求進(jìn)行改造，將這一研究成果投入了產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)業(yè)化結(jié)果表明，新工藝在產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗、生產(chǎn)成本、三廢排放等方面，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，使目標(biāo)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)，有效的鞏固了公司這一產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的地位。

2012 年2 月18 日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)了授予這兩項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)的通知，并頒發(fā)了專利證書。根據(jù)公司制定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，項(xiàng)目組成員得到了公司的獎(jiǎng)勵(lì)。

就在公司取得該項(xiàng)專利權(quán)后的5 個(gè)月，即2012 年7 月12日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)來(lái)了專利無(wú)效宣告請(qǐng)求受理通知書，并附上了無(wú)效宣告請(qǐng)求人的信息及無(wú)效宣告請(qǐng)求的理由。

（1）無(wú)效請(qǐng)求人，是一家從事染料生產(chǎn)的企業(yè)，該染料生產(chǎn)企業(yè)在幾年前與該農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有過(guò)經(jīng)濟(jì)上的糾紛。

（2）無(wú)效請(qǐng)求理由，無(wú)效請(qǐng)求人提供了1 份權(quán)利人為該染料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)明專利授權(quán)說(shuō)明書，經(jīng)過(guò)比對(duì)，這份發(fā)明專利名稱與被無(wú)效發(fā)明專利名稱只有兩個(gè)字的差別，即將“XXXX的合成方法”改為了“XXXX 的制備方法”。

2 份專利是不是侵權(quán)，是不是有新穎性，單從專利名稱上看并不科學(xué)，關(guān)鍵是看權(quán)利要求書及說(shuō)明書的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。經(jīng)過(guò)對(duì)2 份專利授權(quán)說(shuō)明書的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)發(fā)現(xiàn)，染料企業(yè)取得的專利授權(quán)說(shuō)明書的內(nèi)容與農(nóng)藥企業(yè)取得的專利授權(quán)說(shuō)明書的內(nèi)容大同小異，幾乎可以說(shuō)是同出一轍。只是在反應(yīng)溫度，反應(yīng)時(shí)間，投料比等工藝條件的范圍上作了一點(diǎn)改動(dòng)，有的把范圍縮小一點(diǎn)，有的是把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，但2 者的范圍均有很大的交集。

染料企業(yè)要求宣告農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)明專利無(wú)效最根本的理由是，染料企業(yè)的該專利申請(qǐng)日2009 年4 月28 日，而農(nóng)藥企業(yè)的該專利申請(qǐng)日是2009 年5 月15 日（實(shí)際上，農(nóng)藥企業(yè)的專利申請(qǐng)文件早在2009 年4 月15 日就已完成初稿，交給了專利代理事務(wù)所，由于專利事務(wù)代理人手頭代理申請(qǐng)的專利多，而耽誤了一些時(shí)間）。另外是授權(quán)日，染料企業(yè)的該專利授權(quán)日2012 年2 月11 日，而農(nóng)藥企業(yè)的該專利申請(qǐng)日是2012 年2 月18 日，相差僅僅7 天。但是根據(jù)中國(guó)專利法，在中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)的專利，專利權(quán)是按在先申請(qǐng)?jiān)瓌t，即先申請(qǐng)者，擁有專利權(quán)，所以染料企業(yè)依據(jù)這一原則向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了宣告農(nóng)藥企業(yè)該專利無(wú)效的請(qǐng)求。

農(nóng)藥企業(yè)接到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局寄來(lái)的“專利無(wú)效宣告請(qǐng)求受理通知書”后，遂與專利代理事務(wù)所聯(lián)系，并按國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委的要求在1 個(gè)月內(nèi)提交了對(duì)該無(wú)效宣告請(qǐng)求書面意見陳述書。后來(lái)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局又再次來(lái)函，通知農(nóng)藥企業(yè)將對(duì)該專利無(wú)效宣告請(qǐng)求事項(xiàng)，召集2 家企業(yè)的代表到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委進(jìn)行口審，并確定了口審的時(shí)間和地點(diǎn)。

為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，農(nóng)藥企業(yè)、染料企業(yè)代表按時(shí)到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行了答辯，農(nóng)藥企業(yè)在口審中提供了該專利工藝開發(fā)的實(shí)驗(yàn)記錄，并指出，該專利涉及的產(chǎn)品是農(nóng)藥產(chǎn)品，又是該農(nóng)藥企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，為了研究開發(fā)這個(gè)產(chǎn)品的新工藝，農(nóng)藥企業(yè)多年來(lái)對(duì)該產(chǎn)品的工藝進(jìn)行了深入、系統(tǒng)的探索，才得到這一項(xiàng)專利技術(shù)；而染料企業(yè)與農(nóng)藥毫不相干，怎么可能開發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品的工藝技術(shù)呢？只是這2 家企業(yè)原先有過(guò)經(jīng)濟(jì)糾紛，因此，染料企業(yè)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)農(nóng)藥專利，而且2 家企業(yè)該專利的申請(qǐng)時(shí)間、權(quán)利要求書和說(shuō)明書的內(nèi)容又十分相似，可能是另有隱情。然而，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委認(rèn)為，按照中國(guó)專利法，專利權(quán)的授予與申請(qǐng)人從事的行業(yè)、領(lǐng)域無(wú)關(guān)，專利權(quán)只授予先申請(qǐng)者；至于2 家企業(yè)之間的歷史糾葛，專利局沒有義務(wù)也沒有必要調(diào)查，不影響本專利的無(wú)效復(fù)審。因此國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委最終作出了農(nóng)藥企業(yè)該專利無(wú)效的決定。決定最后指出，不服判決的，可以在15 日內(nèi)向北京市中級(jí)人民法院上訴。

農(nóng)藥企業(yè)為了取得該項(xiàng)專利權(quán)，又投入人力、財(cái)力向北京市中級(jí)人民法院上訴，上訴結(jié)果仍是維持原判。就這樣，本來(lái)農(nóng)藥企業(yè)的一項(xiàng)原創(chuàng)性科技發(fā)明，變成了別人的專利，更嚴(yán)重的是，該項(xiàng)專利所涉及的產(chǎn)品是該農(nóng)藥企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，農(nóng)藥企業(yè)的該項(xiàng)專利無(wú)效后，該農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)只能使用原先的老生產(chǎn)工藝，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)了很大影響。

2 啟示

該專利權(quán)利糾紛案例，給企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作提出了幾點(diǎn)警示：

2.1 企業(yè)引進(jìn)人才須謹(jǐn)防“商業(yè)間諜”

當(dāng)今時(shí)代，商業(yè)環(huán)境的最大特點(diǎn)，是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各種商業(yè)秘密、技術(shù)秘密為商家必爭(zhēng)的焦點(diǎn)，“商業(yè)間諜”也就應(yīng)運(yùn)而生，且愈演愈烈。這些商業(yè)間諜一般通過(guò)以下的計(jì)謀竊取企業(yè)的商業(yè)秘密：第一，“收買”計(jì)。即掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高層管理者和技術(shù)人員、中層干部、熟練操作工或者技工的姓名、住址、聯(lián)系電話，有的放矢地進(jìn)行賄賂、收買、剌探、獲取所需要的技術(shù)、商業(yè)秘密。第二，“剌探”計(jì)。派人打入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手內(nèi)部，利用從事的工作及職權(quán)范圍，剌探一定的技術(shù)、商業(yè)秘密。第三，“臥底”計(jì)。委派有一定技術(shù)水平或商業(yè)營(yíng)銷能力的員工，到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處應(yīng)聘，臥底在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵崗位，竊取技術(shù)、商業(yè)秘密。第四，“苦肉”計(jì)。有意將公司的主要技術(shù)骨干或營(yíng)銷骨干，以違反本公司的某項(xiàng)規(guī)定、制度為由，進(jìn)行嚴(yán)肅處理，給予撤職、開除等處分，并大造輿論，有意讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知道這個(gè)信息，然后該“撤職、開除”人員到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里應(yīng)聘，根據(jù)其原先的工作特長(zhǎng)安排崗位，從而利用工作之便獲取技術(shù)、商業(yè)秘密。因此當(dāng)今社會(huì)，商業(yè)間諜無(wú)孔不入，如1999 年開始，華北制藥集團(tuán)旗下的維爾康藥業(yè)的“臥底”分布在江山制藥的4 個(gè)生產(chǎn)車間，分別對(duì)應(yīng)VC 生產(chǎn)過(guò)程中的發(fā)酵、提取、轉(zhuǎn)化等4 道工序。直到2001 年年中，江山制藥才初步察覺到技術(shù)失密事件的存在。正是竊密才使得維爾康制藥VC 的生產(chǎn)工藝和技術(shù)、質(zhì)量水平在短時(shí)間內(nèi)迅速趕上了江山制藥。

本文中所述的專利權(quán)糾紛，單從專利實(shí)質(zhì)內(nèi)容是農(nóng)藥產(chǎn)品的工藝專利，而2 個(gè)申請(qǐng)人一個(gè)是農(nóng)藥行業(yè)的知名企業(yè)，并且生產(chǎn)涉及該專利的這個(gè)產(chǎn)品已有多年，另一個(gè)則是從事染料生產(chǎn)的企業(yè)，與農(nóng)藥行業(yè)毫不相干，從未生產(chǎn)過(guò)農(nóng)藥產(chǎn)品，也從未申請(qǐng)過(guò)農(nóng)藥方面的工藝專利，從經(jīng)驗(yàn)上推測(cè)，染料企業(yè)不可能從事農(nóng)藥產(chǎn)品的工藝開發(fā)；再?gòu)? 件專利的申請(qǐng)時(shí)間相差無(wú)幾，專利權(quán)利要求書、說(shuō)明書內(nèi)容十分相似可以看出，其中肯定有商業(yè)間諜的“影子”，只是現(xiàn)在科技發(fā)達(dá)，電子郵箱、QQ 傳送途徑十分便捷，即使會(huì)留有痕跡，也可以用U 盤拷貝復(fù)制，十分難查，因此，這件專利權(quán)糾紛最后只能是“事出有因，查無(wú)實(shí)據(jù)”，農(nóng)藥企業(yè)只能吃啞巴虧。因此，企業(yè)在引進(jìn)人才過(guò)程中，一定要慎之又慎，謹(jǐn)防引進(jìn)“商業(yè)間諜”。

2.2 企業(yè)專利申請(qǐng)工作要縮短準(zhǔn)備時(shí)間

企業(yè)在決定將某項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新成果申請(qǐng)專利時(shí)，應(yīng)盡快形成書面申請(qǐng)材料，縮短材料準(zhǔn)備時(shí)間，降低泄密的風(fēng)險(xiǎn)。本文中說(shuō)到該農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新成果準(zhǔn)備申請(qǐng)專利時(shí)，從決定之日到正式提交申請(qǐng)材料，歷時(shí)一個(gè)半月，這就給該項(xiàng)專利的泄密創(chuàng)造了條件，拱手將自己多年潛心研究的成果，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在先申請(qǐng)了專利，最后是竹籃打水一場(chǎng)空，反而自己發(fā)明的專利還不能在生產(chǎn)中進(jìn)行應(yīng)用，教訓(xùn)深刻。

2.3 企業(yè)專利申請(qǐng)工作要減少參與人數(shù)

企業(yè)在決定將某項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新成果申請(qǐng)專利時(shí)，應(yīng)盡量減少參與的人數(shù)，降低泄密的風(fēng)險(xiǎn)。本文中說(shuō)到該農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新成果準(zhǔn)備申請(qǐng)專利時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草好專利申請(qǐng)文件后，將電子版發(fā)給課題組的全體成員審查、修改，然后再提交給專利代理人辦理專利申請(qǐng)手續(xù)，其本意是為了集思廣益，這從專利申請(qǐng)的角度并無(wú)不妥，但是當(dāng)前商業(yè)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)激烈，參與的人多，泄密的風(fēng)險(xiǎn)就大，這給“商業(yè)間諜”提供了可乘之機(jī)。

2.4 企業(yè)要加強(qiáng)專利風(fēng)險(xiǎn)行為管理

專利風(fēng)險(xiǎn)管理工作的基本目標(biāo)是通過(guò)一系列的制度和行為規(guī)范、應(yīng)對(duì)措施等，降低或消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，以及在風(fēng)險(xiǎn)不可避免時(shí)盡量減小給企業(yè)帶來(lái)的損失。

專利風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行控制，可以從分析與該行為有關(guān)的企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)和外部環(huán)境入手，找出影響風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)損失的各類因素和相關(guān)主體，在此基礎(chǔ)上停止該行為、調(diào)整行為方式或提供其他輔助措施等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制。

從管理層面來(lái)講，其風(fēng)險(xiǎn)主要包括因管理措施缺失或制度不完善、企業(yè)決策失誤、制度執(zhí)行不到位、權(quán)責(zé)不明確等可能給企業(yè)帶來(lái)的損失，例如，專利申請(qǐng)文檔的管理不善、研發(fā)中的專利權(quán)屬規(guī)定等。

即使專利申請(qǐng)取得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專利受理通知書，也不能認(rèn)為萬(wàn)事大吉、高枕無(wú)憂了，要經(jīng)常通過(guò)專利網(wǎng)站檢索與該專利內(nèi)容相關(guān)的新專利申請(qǐng)，如發(fā)現(xiàn)有新專利申請(qǐng)，要及時(shí)查看新專利的申請(qǐng)內(nèi)容和保護(hù)范圍，及早準(zhǔn)備對(duì)策。本文中提到的農(nóng)藥企業(yè)在專利管理中，就是犯了這樣一個(gè)錯(cuò)誤，直到接到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專利無(wú)效宣告請(qǐng)求受理通知書，才知道自己的專利技術(shù)已被別人先獲得了專利權(quán)，再想挽回?fù)p失，為時(shí)已晚，最終失去了專利權(quán)。

以上關(guān)于專利權(quán)糾紛的案例，很有警示意義，也給企業(yè)的專利管理人員敲響了警鐘。