論美國商標法中的“持續商業印象原則”

阮開欣 / 華東政法大學知識產權研究中心

一、“持續商業印象原則”之概念

“持續商業印象原則”（doctrine of continuing commercial impression）是美國商標法中所的特有的概念，它是指：雖然對在先商標進行一定程度的改變，但如果這種改變之后的商標使用仍然使公眾存在與在先商標相同而持續的商業印象，那么對于改變之后的新商標的使用可以被視為對在先商標的使用，反之亦然。需要指出的是，要符合這種能使公眾存在相同商業印象的改變應當是商標在形式上或組合安排上的稍許變化，而不是實質性的變化。美國的聯邦法院和商標評審委員會都曾指出：“行為人可以在任何時間改變商標的展示，因為他對該商標所擁有的權利存在于該商標本身，而不是其特定的形式或安排。沒有改變商標獨有特質的變化可以表明商標權的連續性。因此，只要商標的獨有特質沒有變化，該商標實質上還是相同的，對于在先商標

注 釋通過使用而獲得權利仍然持續于形式上變化后的在后商標?！?. 參見Ilco Corp. v. Ideal Sec. Hardware Corp., 527 F.2d 1221, 188 U.S.P.Q. 485 (C.C.P.A. 1976); Humble Oil & Refining Co. v. Sekisui Chemical Co., 165 U.S.P.Q. 597 (T.T.A.B. 1970).

二、“持續商業印象原則”的具體類型

“持續商業印象原則”主要體現在兩個具體規則之中，其一是商標權的“轉嫁在先規則”（tacking），其二是商標權的“放棄規則”（abandonment）。下文分別對于這兩個具體規則進行闡述。

（一）商標權的“轉嫁在先規則”

在商標權的取得方面，“持續商業印象原則”體現在商標權的“轉嫁在先規則”，即：如果兩個商標在同種商品或服務上的使用給相關公眾帶來相同而持續的商業印象，那么商標權人可以將對在先商標的使用轉嫁到在后商標之上，從而根據“在先原則”（priority）主張在后商標的優先。如果轉嫁人的在先商標早于他人商標的注冊或使用，而其在后商標晚于他人商標的注冊或使用，那么轉嫁人就可以依據“轉嫁在先規則”主張其在后商標優先于他人商標。

需要指出的是，美國商標法下的“在先原則”與我國商標法下的“在先原則”是有所不同的。美國關于商標權的取得采取完全的“使用主義”（first-to-use），商標權的存在價值完全基于行為人對商標的使用，而不是商標的注冊2. 參見 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§ 16:18 (4th ed. 2012).。因此，根據美國商標法下的“在先原則”，商標使用在先的行為人可以主張自己優先獲得商標權。值得注意的是，這里的“商標使用”行為概念范圍較廣，既包括對于商標的實際使用，也包括推定使用，即對商標進行申請注冊的行為（美國對于商標注冊要求申請人有商標使用的意圖）。而我國商標法跟隨大多數大陸法系國家，對于“在先原則”的問題偏向采取“注冊主義”（first-to-register），即以注冊在先為原則，以使用在先為例外。

不過，美國的“使用主義”與我國的“注冊主義”之間并沒有實際存在太大差距。一方面，我國《商標法》第三十二條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標?！币虼耍谙仁褂貌⒕哂幸欢ㄓ绊懙奈醋陨虡丝梢詢炏扔谠诤髳阂庾缘纳虡恕Ｈ绻诤笊虡藢儆趷阂庾?，在先使用的權利人可以根據《商標法》第四十五條規定申請商標撤銷3.《商標法》第四十五條規定：“已經注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。”。另一方面，根據美國商標法，對于沒有固有顯著性的商標，必須通過獲得“第二含義”（secondary meaning）后才能符合商標使用的要求4. 參見J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§16:34 (4th ed. 2012).，而獲得“第二含義”的商標通常具有一定影響，這通常是符合中國《商標法》第三十二條中的“影響”要件的?？梢钥闯?，主要存在的差別則是在先使用的有固有顯著性的商標沒有達到一定影響或在后注冊人善意的情況。

（二）商標權的“放棄規則”

“持續商業印象原則”不僅體現在商標權的取得

注 釋方面，而且對于商標權的消滅也有所影響。根據美國商標法的“放棄規則”，認定商標權人對其商標的放棄發生在以下兩種情況：其一，商標被停止使用，并且沒有被恢復使用的意圖，這種意圖可以通過客觀事實進行推測，連續三年不使用商標就是存在該意圖的初步證據。其二，權利人的作為或不作為的原因導致其商標在相關的商品或服務上變成通用名稱，從而喪失其作為商標的意義5. 參見 15 U.S.C. § 1127.。中國商標法也存在與“放棄規則”類似的規定，《商標法》第四十八條中規定：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標?！辈贿^，由于我國商標法的“注冊主義”，對于該條“放棄規則”規定的適用對象只強調了“注冊商標”。

“持續商業印象原則”可以在“放棄規則”的第一種情況中得到應用。如果商標權人改變自己的商標，而只使用在后的商標，在先的商標就有可能被認定為沒有權利人的使用意圖，從而根據“放棄規則”喪失權利。但是，只要在商標上的改變符合“持續商業印象原則”的條件，那么對于在后商標的使用就視為對在先商標的使用，商標權人就可以免于“放棄規則”的適用，而保留在先商標的權利。

三、美國對于“持續商業印象原則”的司法實踐

美國商標法專家McCarthy教授根據美國的司法實踐，總結了一些曾經符合“持續商業印象原則”的商標變化的實例6. 參見J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§17:27 (4th ed. 2012).：對于單詞順序的重新組合（在先商標為“CREDIT BUREAU OF GREATER MIAMI”， 在 后 商 標 為“MIAMI CREDIT BUREAU”）7. 參見Miami Credit Bureau, Inc. v. Credit Bureau, Inc., 276 F.2d 565, 568, 125 U.S.P.Q. 87 (5th Cir. 1960).；文字商標中增加新的單詞（在先商標 為“AMERICAN”， 在 后 商 標 為“POWERSAMERICAN”；在先商標為“HERITAGE”，在后商標為“HERITAGE-HENDRON”；在先商標為“SERVICE MASTER”， 在 后 商 標 為“SERVICE MASTER CLEAN”）8. 參見 McCabe-Powers Auto Body Co. v. American Truck Equipment Co., 150 F. Supp. 194, 113 U.S.P.Q. 217 (D. Or. 1957); Drexel Enterprises,Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); D & J Master Clean, Inc. v. Servicemaster Co., 181 F. Supp. 2d 821 (S.D. Ohio 2002).；商標中非必要文字部分的去除（在先商標為“PROX BONNIE BLUE”，在后商標 為“BONNIE BLUE”； 在 先 商 標 為“PURITAN SPORTSWEAR”， 在 后 商 標 為“PURITAN”；在先商標為“THE IMAGE”，在后商標為“IMAGE”；在 先 商 標 為“THIRST-AID—FIRST AID FOR YOUR THIRST”， 在 后 商 標 為“THIRST-AID”）9. 參見Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp., 206 F. Supp. 511, 514, 134 U.S.P.Q. 122 (S.D. N.Y. 1962); Puritan Sportswear Corp. v.Shure, 307 F. Supp. 377, 389, 165 U.S.P.Q. 71 (W.D. Pa. 1969); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269, 1980 WL 30135 (T.T.A.B.1980); Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1008 (7th Cir. 1992).； 在 某 個單詞中增加一個字母，但對于其發音沒有產生影響（在先商標為“S-LON”，在后商標為“ESLON”）10. 參見Humble Oil & Refining Company v. Sekisui Chemical Company Ltd. of Japan, 165 U.S.P.Q. 597, 1970 WL 9925 (T.T.A.B. 1970).；商標中背景設計的去除11. 參見Xerox Corporation v. Litton Educational Publishing, Inc., 169 U.S.P.Q. 750, 1971 WL 16487 (T.T.A.B. 1971)；增加連字符號增加所有格的撇號（在先商標為“BEECHNUT”，在后商標為“BEECHNUT”；在先商標為“UNBURN”，在后商標為“UN-BURN”；在先商標為“HESS”，在后商標為“HESS’S”）12. 參見 Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 299 F. 834 (D.N.J. 1924); The Norwich Pharmacal Company v. Chas. Pfizer & Co., Inc., 165 U.S.P.Q. 644, 1970 WL 9930 (T.T.A.B. 1970); Hess’s of Allentown, Inc. v. National Bellas Hess, Inc., 169 U.S.P.Q. 673, 1971 WL 16482 (T.T.A.B.1971).；文字商標中字母體式的變化13. 參見 Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 527, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269, 1980 WL 30135 (T.T.A.B. 1980).；文字商標中字體的變化14. 參見Sunstar, Inc. v. Alberto-Culver Co., 586 F.3d 487, 496, 92 U.S.P.Q.2d 1461 (7th Cir. 2009), cert. denied, 130 S. Ct. 3287, 176 L. Ed. 2d 1186 (2010).；數字和字母混合代碼的部分區域發生變化（在先商標為“1-888-4MYCHILD”，在后商標為“1-800-4MYCHILD”）15. 參見 Children’s Legal Services PLLC v. Kresch, 87 U.S.P.Q.2d 1765, 2008 WL 1901245 (E.D. Mich. 2008).；對圖形商標的進行現代化（在先商標是現實的獅子，在后商標是風格化的獅子）16. 參見Dreyfus Fund, Inc. v. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 213 U.S.P.Q. 872 (S.D. N.Y. 1981).。不過，需要指出的是，這些實例雖然在其被審理的時候符合“持續商業印象原則”，但基本都是年代比較久遠的案子了，而美國目前對于該原則的適用已不再寬松，有的例子放在現在來判定可能會得出不同的結果。

如果兩個商標在同種商品或服務上的使用給相關公眾帶來相同而持續的商業印象，那么商標權人可以將對在先商標的使用轉嫁到在后商標之上。

在八十年代后期，美國的商標評審委員會和聯邦巡回法院開始對于“持續商業印象原則”采取比原來嚴格許多的標準。比如在1989年的American Paging, Inc. v. American Mobilphone, Inc.案17. 參 見 American Paging, Inc. v. American Mobilphone, Inc., 13 U.S.P.Q.2d 2036 (T.T.A.B. 1989), aff’d, unpublished op, 923 F.2d 869, 17 U.S.P.Q.2d 1726 (Fed. Cir. 1990).中，在先使用的商標是星條設計與文字“AMERICAN MOBILPHONE”的組合商標，在后商標是相同的星條設計與文字“AMERICAN MOBILPHONE PAGING”的組合商標，兩個商標的唯一區別僅是后者增加了“PAGING”這一個單詞，然而商標評審委員會認為這種改變沒有達到“持續商業印象原則”的程度，得出該在后商標沒有獲得在先權利，這一案件在上訴至聯邦巡回上訴法院后也得到了相同的結果。

目前，美國法院通常引用1991年的Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp.案18. 參見Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp., 926 F.2d 1156, 17 U.S.P.Q.2d 1866 (Fed. Cir. 1991).中 對“ 持 續商業印象原則”的嚴格標準。該案原告主張其在先商業標 語“CLOTHES THAT WORK FOR THE WORK YOU DO”轉嫁到在后商業標語“CLOTHES THAT WORK”之上，而聯邦巡回上訴法院否定了“轉嫁在

注 釋先規則”的適用，其理由也就在于兩商標之間存在不同的商業印象。在該案中，法院指出，“轉嫁在先規則”所要求的相似性程度遠遠高于判斷商標侵權的混淆可能性標準，在先商標與在后商標之間符合“法律上的等同物”（legal equivalents）或者“不可區分性”（indistinguishable）是“罕見的情況”（rare instances）。該案的嚴格標準也受到了其他巡回法院的認可，聯邦第九巡回上訴法院適用了該案，強調“轉嫁在先規則”的標準“極其嚴格”（exceedingly strict），并在很多案件中否定了該規則的適用，如 在 先 商 標 為“THE MOVIE BUFF’s MOVIE STORE”， 在 后 商 標 為“MOVIEBUFF.COM”19. 參見Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).；又如在先商標為圓形“O”的標識，在后商標為橢圓型“O”的標識20. 參見One Industries, LLC v. Jim O’Neal Distributing, Inc., 578 F.3d 1154, 1161, 92 U.S.P.Q.2d 1065, 74 Fed. R. Serv. 3d 778 (9th Cir. 2009),cert. denied, 130 S. Ct. 1739, 176 L. Ed. 2d 213 (2010).。

有學者根據美國司法實踐得出“持續商業印象原則”在一些細節上的判斷規則：第一，當在后商標所增加的文字沒有起到指明商品或服務來源的作用時，法院有時候會認為其具有持續商業印象，如在先商標為“AMERICAN SECURITY”，在后商標為“AMERICAN SECURITY BANK”21. 參見American Security Bank v. American Security and Trust Company, 190 U.S.P.Q. 271, 1976 WL 20928 (T.T.A.B. 1976).， 其 所 增 加 的“BANK”只是通用名稱，沒有起到指明商品來源的功能，因此法院認定其符合“持續商業印象原則”；第二，當在后商標具有較廣的商業印象，而在先商標具有較小的商業印象，法院則不會其認為存在持續商業印象，如在先商標為“FIRST NATIONAL BANK”，在后商標為“FIRSTBANK”22. 參見First Sav.Bank, F.S.B. v. First Bank Sys., Inc., 902 F. Supp. 1366, 1375 (D. Kan. 1995).，在后商標減少了“NATIONAL”這一元素，使商標的范圍擴大，因此法院認定其不符合“持續商業印象原則”；第三，法院在判斷是否有持續商業印象時不能拆分商標去考慮，而應是整體考慮，如在先商標為“LONE STAR CAF”，在后商標為“LONE STAR STEAKHOUSE”23. 參見Lone Star Steakhouse & Saloon v. Longhorn Steaks, 106 F.3d 355, modified by 122F.3d 1379 (11th Cir. 1997).，雖然其共有顯著特征時“LONE STAR”，但從整體上考慮，法院否定了其符合“持續商業印象原則”；第四，對于僅僅在含義上相同，而在視覺和聽覺上不同的商標是不能具有持續商業印象的，如在先商標為“HILL COUNTRY FARE”，在后 商 標 為“TASTE OF THE HILL COUNTRY”24. 參見H.E. Butt Grocery Co. v. Innovative Foods, L.L.C., Cancel. No. 92031423, 2003WL 22988721 (T.T.A.B. Dec. 17, 2003).，雖然兩者都具有“鄉村”的意思，但美國商標評審委員會否定其符合“持續商業印象原則”25. 參見 Gideon Mark & Jacob Jacoby, Continuing Commercial Impression: Applications and Measurement, 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 433, 446-49 (2006).。

消費者偏好或新的廣告營銷方式都決定了商標不能一成不變地使用，在對商標進行改變時不減損其商標權，“持續商業印象原則”提供了適當的彈性。

四、“持續商業印象原則”對我國商標法的啟示

由于商業宣傳的需要，對商標進行適當的變化是必不可少的，而對于商標一成不變的使用是不能符合不斷變化的市場需求和社會發展的，美國商標法中“持續商業印象原則”的意義就在于其為這一現象提供了適當的彈性。美國法院對于“持續商業印象原則”的必要性指出：“如果沒有該原則，商標權人每次對其商標進行輕微的改變后，其商標權就會受到減損。這就會阻礙商標權人改變其商標，從而來對應不斷變化的消費者偏好、審美觀發展或者新的廣告和營銷方式?！?6. 參見 Brookfield Commc’ns, Inc. v. W. Coast Entm’t Corp., 174 F.3d 1036, 1048 (9th Cir.1999); accord Levi Strauss & Co., 196 F. Supp. 2d at 984.而且，如果任何微小的變動都需要注冊商標，不僅會不合理地加重企業的負擔，不利于企業根據市場需要靈活地開展營銷，還會導致大量同質化的商標

注 釋充斥注冊簿，使本已十分緊張的商標審查行政資源更加不堪重負【1】。因此，“持續商業印象原則”值得受到我國商標法的借鑒。

需要注意的是，由于美國商標法的“使用主義”與我國的“注冊主義”存在較大的不同，商標注冊對于商標權的意義也是完全不同的，這因而影響到“持續商業印象原則”對我國的適用。一個最明顯的例子是，在美國，對于注冊商標的改變，如果沒有達到實質性改變商業印象的程度，注冊商標的權利人只需向商標局進行備案，他可以直接自行改變其注冊商標。只有當在后商標與在先商標存在實質性不同的情況下，商標權人才需重新申請新的商標27. 參見J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§19:133. (4th ed. 2012).。然而，我國商標法卻與美國完全不同，不允許任何對注冊商標的改變。《商標法》第二十四條規定：“注冊商標需要改變其標志的，應當重新提出注冊申請?！薄渡虡朔ā返谒氖艞l規定：“商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。”

因此，我國對于美國商標法中“持續商業印象原則”的移植，應當考慮我國商標法偏向“注冊主義”的因素。首先，“持續商業印象原則”在“放棄規則”可以完全適用至我國。在這一點上，“注冊主義”的因素并不影響該原則對我國的適用，無論是注冊商標還是未注冊商標，只要在符合該原則的程度下對商標進行改變，僅對在后商標的使用不會導致在先商標的權利消滅。不過，對于在后商標的使用可能不應作為注冊商標進行使用，即不能在商標上標有（R）符號，否則涉嫌違反《商標法》第四十九的規定。第二，對于“轉嫁在先規則”，可以從兩個方面來看，一個方面，在所涉及的僅是未注冊商標，不涉及注冊商標的情況下，“持續商業印象原則”是可以完全適用到我國商標法的。雖然我國《商標法》的調整對象主要是注冊商標，但《反不正當競爭法》第五條第二項28.《反不正當競爭法》第五條規定：“經營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：......（二）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品......”對未注冊商標提供了主要的保護。另一方面，在涉及到注冊商標的情況下，“轉嫁在先規則”的適用是存在限制的。根據我國商標法的規定，在先使用達到一定影響力的未注冊商標和在后惡意注冊的商標之間可以適用“轉嫁在先規則”。另外，《商標法》第三十一條規定：“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告?！蹦敲?，對于同一天申請注冊，但之前使用都未達到一定影響程度的商標也可以適用“轉嫁在先規則”。還需指出的是，在“持續商業印象原則”適用的標準上也應借鑒美國“極其嚴格”的標準，才能防止賦予商標權人過多的私人權利而影響公共利益。

【1】孔祥俊. 商標與不正當競爭法——原理和判例【M】. 北京：法律出版社, 2009(7):237.