人類基因的可專利性之爭：Myriad案評析

茍大凱

(四川警察學院法學系，四川 瀘州 646000)

1 問題的提出

Myriad公司對人類基因組中的BRC1基因和BRCA2基因進行了準確定位和測序。鑒于該成果在乳腺癌和卵巢癌的檢測等方面具有廣闊的應用前景，該公司就此申請并取得了數項專利。為了擺脫相關專利的束縛，美國分子病理學協會等就Myriad公司所擁有的與BRCA1和BRCA2基因有關的9種合成物的可專利性訴諸法律。其主要法律依據是美國專利法第101條，即凡是發明或者發現任何新穎而實用的方法、機器、制品、合成物或者其任何新穎而實用的改進者，可依據本法所規定的條件及要求獲得專利。如若Myriad公司勝訴，它將依法享有兩項排他性權利:其一，通過打破化學鍵的方式從人體內分離出BRCA1和BRCA2基因，或者分離出任何一段由15個及15個以上的核苷酸基所組成的BRCA1和BRCA2基因片段;其二，以合成方式制造BRCA的互補DNA(cDNA)。反之，Myriad公司將喪失該兩項排他性權利。

針對分離DNA和cDNA是否具有美國專利法第101條意義上的可專利性，Myriad案歷經美國紐約南區地方法院、美國聯邦上訴巡回法院和美國最高法院三級法院的審理，耗時4年，最終以最高法院的一紙判決而落幕。最高法院終審判決認為，分離DNA屬于自然之物，不具有可專利性;cDNA屬于人造之物，具有可專利性。雖然目前歐盟、澳大利亞等國家、地區的立法或判例仍然支持分離的DNA具有可專利性，但是，鑒于“現今全球知識產權的價值鏈主要是由美國法院的判決支撐起來的”［1］，研究在美國法院審理的知識產權案件無疑十分必要。

2 法律解釋與推理

2.1 紐約南區地方法院判決

紐約南區地方法院圍繞分離DNA和cDNA是否具有可專利性這一焦點分兩步展開論證。第一步，法院基于對相關判例的考察后指出:美國專利法第101條意義上的合成物必須滿足顯著不同于自然之物這一要件。若僅僅對自然之物加以提純、分離，而未采取進一步的其他行動，則不能夠將該自然之物轉化為人造之物，該物也就不具有第101條意義上的可專利性。第二步，法院將此判例規則適用于Myriad案的審理并得出結論:分離DNA和cDNA因其不具備顯著不同于自然之物的特征而不具有第101條意義上的可專利性。

Myriad公司認為，分離的DNA分子在化學結構和功能方面具備顯著不同于天然DNA的特征，因而具有可專利性。而法院則指出，DNA既是化學物質，也是遺傳信息攜帶者;在將其等同于其他化學物質的基礎上審查其是否具有可專利性是錯誤的。為此，判決書重點批駁了Myriad公司的兩個觀點。其一，針對Myriad公司以腎上腺素為例指出一切化合物必然攜帶某些信息的抗辯，法院指出，腎上腺素或者體內其他物質所攜帶的是附帶生物功能的、關于該分子自身結構的信息，而DNA所編碼的卻是指令在體內合成其他分子的信息，反映的是DNA的主要生物功能，這兩種功能不可相提并論。其二，Myriad公司主張在將合成之物與自然之物進行比較時，應該只考慮二者之間的差異性而不考慮相似性。法院指出，正確的比較方法應該是對差異性和相似性進行全面評估。法院從結構和功能兩方面將人體內天然DNA與分離DNA和cDNA進行了比較。就結構而言，分離的DNA同與其對應的體內DNA僅僅存在純度上的差異，即便是對cDNA分子而言，也不能因其缺少了內含子而得出與體內DNA之間存在顯著不同特征的結論。究其原因，不但cDNA所含的編碼信息與體內DNA相同，其特定的編碼序列安排也是通過RNA剪接所自然形成的結果;實際上，BRCA1 cDNA序列還可以在人類基因組中以自然發生的假基因的形式存在。就功能而言，Myriad公司指出，分離DNA在分子診斷測試 (用作探針、引物、模板)、生物技術處理 (用于制造BRCA1和BRCA2純蛋白)、醫療 (用于基因治療)等領域所具有的功能是天然DNA所不具備的，二者之間存在顯著不同。而法院則認為，分離DNA能夠具有上述用途都是基于由自然所定義的核苷酸序列始終保持不變這一事實，而核苷酸序列無論是對于細胞內部生物功能的發揮還是對于把分離DNA用作實驗室中的研究工具都是至關重要的。因此，Myriad公司所羅列的分離DNA的諸多功能也就不能證明其與天然DNA之間存在“種類、性質”上的差異，而這種差異的存在與否是界分人造之物與自然之物的分水嶺。

2.2 聯邦上訴巡回法院判決

聯邦上訴巡回法院的Lourie和Moore兩位法官基于不同的理由形成多數意見，認為分離DNA和cDNA均具有第101條意義上的可專利性;Bryson法官發表了反對意見。Lourie法官基于對相關判例的考察確立了判斷某一合成之物是否構成第101條意義上的合成物的標準:考察涉案合成之物的特性與自然存在之物的特性之間的變化。由此，合成物劃分為兩種，一種是與自然之物具有相似特征者，一種是與自然之物之間存在顯著不同特征者，唯后者才具有第101條意義上的可專利性。盡管自然之物的提純物并非一定滿足101條意義上的可專利性要件，但是，分離DNA不僅僅是天然DNA的提純，而且是通過打破化學鍵的操作所形成的獨立的DNA分子，它顯著區別于體內天然的DNA;甚至某些分離的DNA可以直接合成，無需通過提純獲得。可見，分離DNA是在“名稱、特性及用途”方面與自然之物均有所不同的新物質，具有顯著不同特征。至于cDNA分子，鑒于其不含有內含子，更是人工干預自然所形成的產物，因而具有可專利性。總之，在Lourie法官看來，DNA化學結構的變化對可專利性認定具有決定性意義。Moore法官則認為，化學結構的變化對于判斷分離DNA是否具有可專利性并不具有決定性意義。例如，較長片段的分離DNA無法發揮探針、引物的作用，不宜視為具有可專利性。但是，在綜合考慮了分離DNA在生物用途或功能方面的差異以及美國專利商標局在分離DNA和cDNA專利授予方面的一貫做法之后，Moore法官最終與Lourie法官形成了多數派觀點。

Bryson法官從功能角度反駁指出，盡管對DNA提純、分離的過程會導致一定物理或化學變化，但是，分離的BRCA基因與體內天然存在的BRCA基因都是編碼相同的蛋白質，而Myriad公司所提出的專利請求也正是基于兩者所共同具有的這一功能。所以，分離DNA和cDNA并非具有顯著不同于人體內自然DNA的特征，也就不具有第101條意義上的可專利性。

2.3 聯邦最高法院判決

最高法院Myriad案判決書就分離DNA和cDNA的可專利性所做的法律分析由三個部分組成。第一部分明確該案適用標準及審理目標，后兩部分對分離DNA和cDNA的可專利性分別做出否定和肯定的認定。就該案適用標準而言，法院指出，雖然專利法第101條允許授予“任何人發明或發現的任何新穎、有用的合成物”專利，但是判例法卻對該規定施加了限制，即作為科學技術領域的基礎工具的自然法則、自然現象和抽象理念不受專利法的保護?；诖?，法院認為，專利保護既可能成為促進發明和發現的激勵機制，也可能阻止實際上能夠激發創新的信息的傳播，所以，提供專利保護時應在二者之間尋求微妙的平衡。本案正是要依據這一標準對涉案物質是一種自然現象還是屬于專利法第101條所指的“新穎、有用的合成物”做出判斷。接著，最高法院就分離DNA不具有可專利性展開論證。首先，判決書基于案例從正反兩個角度論證了Myriad公司的涉案行為不是發明行為，而是發現行為。法院指出，Myriad公司所做出的主要貢獻是對 BRCA1和BRCA2兩個基因的精確定位及測序。該公司雖然發現了重要而有用的基因，但是將其與周圍的遺傳物質加以分離并不構成發明行為，因為在此過程中未見創造任何東西:既未創造或改變BRCA1和BRCA2基因攜帶的編碼信息，也未創造或改變其DNA結構。其次，最高法院批駁了那種認為Myriad公司通過打破化學鍵的方式分離出DNA而創造了非自然存在的分子的觀點。法院指出，Myriad公司的專利請求既沒有簡單地依據化學構成加以表述，也沒有以分離特定的DNA片段所造成的化學變化作為依據，而是白紙黑字地側重于BRCA1和BRCA2的基因編碼信息。該公司專利申請關涉的是基因序列所包含的信息而不是特定分子的特殊化學構成。最后，最高法院指出，在判斷Myriad公司相關專利請求的有效性問題上，不適用司法遵從原則。理由是，國會并未嗣后立法確認專利商標局授予分離的DNA專利的做法，政府也曾以法庭之友身份反對授予該類DNA專利。

就cDNA可專利性而言，最高法院指出，在授予cDNA專利問題上并不存在授予分離DNA這種自然之物專利那樣的障礙。通過信息RNA制造cDNA所得到的是一個只含有外顯子的分子，此過程不可能在自然界發生，而cDNA與天然DNA的區別正是在于前者被去掉了非編碼區域。針對cDNA的核苷酸序列不是由實驗室技術人員所為而是由自然形成這一試圖否定cDNA的可專利性的說法，最高法院指出，情況或許如此，但是，在制作cDNA時實驗室技術人員無疑創造了新的東西。cDNA所保留的外顯子與天然DNA的外顯子相同，但cDNA畢竟區別于其從中衍生的自然DNA。不過，最高法院也認可某些例外情形:在制造cDNA時，極短的自然DNA片段可能不含有可供去除的內含子，此時得到的極短的cDNA片段就可能會與天然DNA無法區分。

3 評價及啟示

3.1 聯邦最高法院在基因專利領域繼續堅持了區分“發明”與“發現”的判例傳統

美國已形成嚴格區分“發明”與“發現”的判例傳統，且得到學界支持。美國憲法以名詞復數形式使用了“發現” (Discoveries)一詞，美國專利法第100條和第101條分別以名詞單數和動詞單數形式使用了“發現”(Discovery和Discovers)的字眼。所以，僅從文本上看，美國在專利保護方面的立法是不排除授予某一“發現”專利的。但是，一方面，如前文所言，早在Myriad案之前，就有判例將“自然法則”、“自然現象”等這些屬于“發現”范疇的事物排除在專利法第101條適用范圍之外;另一方面，甚至某些個案還試圖對國會立法中所使用的“發明”、“發現”術語的含義加以解釋。例如，在“Re Kemper案”中，聯邦上訴巡回法院判決指出:“發現”區別于“發明”;通常意義上，人們發現既存的東西，發明非既存的東西。但是，基于對美國憲法和法律有關實用技術可專利性的相關規定的仔細研讀，法院認為，立法上的“發現”一詞并非在此通常意義上使用，而總是作為“發明”的同義詞使用。在“Morton v．New York Eye Infirmary案”中，法院指出，僅從通常意義上講，一項“發現”并不具有可專利性。探索者只有超越了純粹“發現”的范疇，掌控了新的原理、力量或者規律，將其與某一特定媒介或者機械工具相聯系并作用于物質世界，才能依據專利法取得對該“發現”的專有權。有學者也指出，一項“發明”，在美國憲法及早期的專利法語境下是指其發明者有意為之并成功實施的新創造;一項“發現”，在相同語境下使用時的含義是指其發現者偶然創造之物而非僅僅是指發現之物［2］。具體到基因技術專利，美國專利商標局2001年《專利審查指南》規定，若專利申請所披露的只是某一新發現的基因的核苷酸分子結構，而不含該分離的基因的用途，則不得獲準專利。

Myriad案中，Myriad公司試圖從其基因專利產品的研發投入、投資風險、實用價值等方面為其相關專利權提供正當性依據。但是，在一審法院和終審法院看來，涉案產品只要屬于“發現”范疇，哪怕是具有突破性、創新性乃至卓越性的“發現”，無論研發投入有多大、投資風險有多高、實用價值有多強，涉案產品都不能夠自動獲得專利法第101條意義上的可專利性。值得注意的是，我國有學者主張中國在生物技術專利保護制度設計中，鑒于基因工程涉及巨大的經濟利益，專利技術完全是一種商業競爭的工具，應該淡化“發明”與“發現”的區別［3］。而Myriad案顯示，美國在基因專利保護的司法實踐中不但沒有淡化對“發明”與“發現”的傳統區分，反而使這種區分更具針對性。筆者認為，在生物技術領域，我國專利法應該一如既往地堅持嚴格區分“發明”與“發現”的做法。第一，我國在生物技術領域的投資主體主要是國家，而專利權的享有卻僅限于某些實體，這就勢必造成“經費由全民投入，專利權由部分人享有”的結果。第二，我國當下巨大的貧富差距極有可能制約窮人對生物技術應用成果的獲取能力，而盡可能假“發現”之名將某些生物技術剔除出可專利性范圍，勢必增加窮人享受生物技術新成果的機會。在人類基因這一涉及天良的領域，法律人尤其應該始終保持敬畏性的謹慎。Myriad案中最高法院Scalia大法官在判決書最后一頁上有關其本人分子生物學知識及其本人信仰與判決結果關系的說明或許可以作為筆者觀點的佐證。第三，包括WTO《TRIPS協議》在內的許多知識產權條約所確立的規則都有利于生物技術發達成員方，而不利于生物技術落后成員方。“當某一天我國成為世界的下一個技術中心，不得不極力保護自己的先進生物技術的時候，或許才是我們采取更積極的專利制度的適宜時機”［4］。

3.2 美國司法機關依法享有的自由裁量權為其應對現代科技的挑戰提供了可能性

美國司法判例所確立的區分自然之物與人造之物的標準是，二者之間是否存在顯著不同特征，而從美國法院在Myriad案中援引的相關案例看，涉案產品的功能或作用則是進行這種區分時應該考慮的重要因素。但是，Myriad案涉及的分離DNA和cDNA與人體內自然狀態下存在的DNA的比較區分卻呈現出更加復雜的情況。究其原因，基因物質與其他化學物質不同，除了具備自身的物理、化學性質之外，同時還是遺傳信息攜帶者。某一DNA分子無論是自然存在還是由人工合成，其所攜帶的信息都是相同的;某一基因序列無論是存在于人體還是細菌，其遺傳信息也是相同的［5］。若僅從化學結構看，分離DNA和cDNA都是獨立的人造分子，顯著不同于人體內天然存在的DNA，理應具有可專利性;若單從遺傳信息攜帶者這一生物功能的角度看，分離DNA和cDNA與體內DNA并無差別。實際上，Myriad案一審法院重在生物功能比較，二審法院重在化學結構的比較，導致判決結果迥異。使情況變得更為復雜的是，分離DNA和cDNA還具有人體內自然存在的DNA所不具備的除遺傳信息攜帶功能之外的諸如探針、引物等其他功能。

Myriad案最高法院顯然并未將“化學結構—生物功能”二分法貫徹到底。最高法院認為，Myriad公司專利請求關涉的是基因序列所包含的信息內容，而不是特定分子的特殊化學構成，導致了分離DNA無法獲得專利。由此可以推知，假設Myriad公司專利請求指向的是化學結構特征，其涉案產品則可能被認定為具有可專利性，這顯然是持化學結構說。在審查cDNA的可專利性時，最高法院一方面承認了cDNA的核苷酸序列不是由實驗室技術人員所為而是由自然形成這一事實，另一方面又強調在制作cDNA時實驗室技術人員創造了新的東西，即以去掉內含子、保留外顯子的方式使得cDNA不同于其從中衍生的天然DNA。由此，我們似乎可以認為，最高法院在做比較時，分子結構與信息內容都在考慮之列，關鍵在于側重點的選取。如何側重取決于法官的自由裁量。不過，筆者認為，較之分離DNA和cDNA，經由改變天然核苷酸序列而獲得的具有更高人工干預度的DNA的可專利性應該是不容置疑的。原因有二:一是此類DNA不屬于Myriad案審理范圍;二是美國專利商標局明確指示其專利審查員，今后此類DNA的專利仍然有效。

3.3 Myriad案成為美國生物技術發明專利保護史上又一具有里程碑式轉折意義的判例

從世界范圍看，美國最高法院在本案中對待生物技術發明的態度有“逆潮流而動”之嫌，卻是符合美國國內專利政策發展趨勢的。1982年美國專利商標局頒發第一張基因專利證書以來，有數以千計的涵蓋特定基因或者基因片段的DNA序列獲得專利［6］。美國專利商標局在其2001年《專利審查指南》中寫道，1952年美國專利法立法史表明，“太陽底下一切人造之物皆具有可專利性”，而分離DNA具有可專利性正是反映了美國國會的立法意圖。

到了Myriad案，至少在生物技術發明領域，美國開始釋放出收緊專利授予的信號。該案一審法院堅決地站在了美國專利商標局的對立面，而終審法院也否認了分離DNA的可專利性，并對cDNA的可專利性做了某些限制。美國政府在Myriad案中兩次以法庭之友身份表達了分離DNA不具可專利性的觀點。參議院則通過提案明確承認了立法對可專利性主題所做的限制。就在Myriad案最高法院做出終審判決的當天，美國專利商標局在給其專利審查員的臨時備忘錄中便指出，該判決致使該局有關與核苷酸相關技術的專利審查政策產生重大變化，僅僅因采用分離技術而得到的自然產生的核苷酸或其片段從此不再具有可專利性。總之，后Myriad案時代，分離DNA不再具有可專利性。另外，后Myriad案時代并非所有cDNA都能獲得專利保護。例如，與自然DNA無法區分的極短的cDNA片段、某些病毒合成的cDNA，以及不滿足諸如專利法第102條、第103條、第112條要求的cDNA，就不能夠獲得專利保護。再如，被改變的核苷酸基數目的多寡也可能影響到該類DNA的可專利性。

［1］王巖．知識產權資產——從法律到經濟的樞紐概念［J］．知識產權，2013，(7)．

［2］Linda J Demaine，Aaron Xavier Fellmeth．Reinventing the Double Helix:A Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology Patent［J］．Stan．L．Rev．，2002，(55):303．

［3］張炳生．論現代生物技術的可專利性主題［J］．法學，2008，(7)．

［4］趙雷．美國2011年專利法第一案Myriad案評析——人類基因可專利性的再思考［J］．知識產權，2012，(6)．

［5］Gregory Dolin．Exclusivity without Patents:The New Frontier of FDA Regulation for Genetic Materials［J］．IOWA law review，2013，(98):1402-1403．

［6］Dan L Burk，Mark A Lemley．Policy Levers in Patent Law［J］．VA．L．REV．，2003，(89):1575，1625-1626．